Violazione marchio; nullità, decadenza marchio

Infatti, si tratta di un marchio complesso. [...] • La denominazione contratta “tuma d’fè” acquisisce, pertanto, valore originale e distintivo e, anche se in certe valli è usata spesso in alternativa a “tuma feja” per identificare il formaggio di pecora, tuttavia non costituisce specificamente un termine dialettale, ma una variante originale dello stesso, la cui tutela esclusiva e registrazione come marchio non impediscono agli altri produttori di poter identificare il formaggio in questione con il termine dialettale comune (oltre che, in ogni caso, con il termine italiano generale). [...] • A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo... 3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso”; -art. 121 CPI: “1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. [...] • La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”. [...] • Da tali elementi probatori è desumibile l’assenza di uso effettivo dei marchi in esame. [...] • Pertanto, va dichiarata la decadenza per non uso dei citati marchi.[...]

Oggetto: brevetto per invenzione.

La trasmissione di tali diffide a clienti della società attrice integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c. c. , tenuto conto che la titolare del brevetto, provvedendo alla spontanea rinuncia del suo titolo brevettuale, ha di fatto confermato l’intrinseca debolezza della sua privativa. Le contestazioni svolte in maniera diretta e pressante nei confronti della cliente – minacciata anche di iniziative cautelari – si sono mosse con evidenza al di fuori di una presunta buona fede che V s. p. a. avrebbe potuto vantare quanto alla validità della sua privativa, posto che SIEP s. r. l. aveva già risposto alla diffida ad essa rivolta contestando la presenza di anteriorità distruttive del titolo stesso. Trattasi di liquidazione del danno non patrimoniale che necessariamente deve essere eseguito in via equitativa, sulla base di quanto emergente dagli atti di causa circa la rilevanza della contestazione e della necessità per la società attrice di svolgere le sue difese per conservare il rapporto con detta cliente.

giudizio di merito, contraffazione, uso del segno, marchi, divieto, inibitoria, marchio registrato, giudizio ordinario, provvedimenti cautelari, pubblicità

Occorre infatti ricordare che, nella interpretazione della norma fornita dalla Corte di Giustizia è chiarito che l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” riportata nella norma citata concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola” (sentenza eDate Advertising e a. del 25 ottobre 2011 in causa C-509/09 e C-161/2010). Il provvedimento cautelare tedesco dunque può ritenersi, anche alla luce del richiamato principio di territorialità, avere di fatto operatività limitata al territorio tedesco e, conseguentemente, inidoneità alla circolazione al di fuori di detto territorio. Non configurandosi litispendenza, ne risulta assorbita anche l’eccezione di incompetenza fondata sull’art. 29.3. del Reg. , che presuppone appunto l’operatività dell’istituto della litispendenza. 3 Art. 2 Reg 1215/2012: “Ai fini del presente regolamento s’intende per: «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione; 8.

diritto all’equo premio

In conformità al disposto dell’art. 64 secondo comma CPI, all’inventore spetta un equo premio “se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego”, “qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale”. In presenza di tali circostanze, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio. L’art. 64.2 CPI prevede, per tale ipotesi, nella quale è sussumibile la fattispecie concreta, il diritto all’equo premio del lavoratore alternativamente, sia con riguardo al caso di concreta utilizzazione dell’invenzione che con riguardo a quello del rilascio del brevetto. Tale circostanza, della concreta utilizzazione dell’attività inventiva, è un indizio dell’importanza dell’invenzione e, unitamente ad altre circostanze, quali le mansioni svolte dal lavoratore, la retribuzione percepita dall'inventore, nonché il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro, influiscono semmai sulla quantificazione dell’equo premio; quantificazione che, però, non rientra nei limiti del sindacato di questa autorità giudiziaria, circoscritto solo, conformemente alla domanda attorea, all’accertamento del diritto all’equo premio. La soluzione scelta dal legislatore, di riservare l’accertamento del diritto all’autorità giudiziaria, demandando la quantificazione del compenso al collegio di esperti, denominato arbitratore, è connotata da ibridismo.

risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza, contraffazione, marchio registrato, titolare del marchio, marchio simile, carattere distintivo, registrazione del marchio, mancato guadagno, inibitoria

Ciò in considerazione del fatto che non è stata fornita alcuna prova in ordine all’esistenza di una determinata tipologia di borsa, con specifiche e comuni caratteristiche, dato che la parola “postina” è idonea a descrivere solo il mestiere del postino svolto da una donna, ma minimamente è riferito ad un determinato e, tanto meno, univoco prodotto. [...] • Ha, quindi, escluso la ricorrenza di alcun danno ex artt. 1223 e 2600 c.c., dal momento che manca un qualsivoglia documento di carattere contabile idoneo a dimostrare il danno lamentato dall’appellante. [...] • Occorre premettere che la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’ art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico reclamato sia certo nella sua esistenza storica ( v. Cass. civ. n. 3794/08 ). La S.C. ha osservato che “la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. , richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità, pur non essendo eventualmente suscettibile di prova del quantum” ( v. Cass. civ. n. 17677/09 ). Trasfondendo tali condivisibili arresti nel caso in esame, è di tutta evidenza come la difesa dell’appellante non abbia minimamente provveduto ad una necessaria attività di allegazione e, tanto meno, di prova. Non è in atti alcun documento contabile dimostrativo del danno emergente e del mancato guadagno sofferti dal titolare del diritto; né è in atti alcuna allegazione in punto di ragionevole royalty che il contraffattore avrebbe pagato se avesse ottenuto regolare licenza per commercializzare il prodotto; né soccorrono, infine, eventuali stime circa il profitto conseguito dal contraffattore o emergono altri fatti materiali idonei a dimostrare flessioni di fatturato ragionevolmente riconducibili all’attività di disturbo da parte dell’appellata. Per tali motivi, non è da riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, che non può essere ritenuto in re ipsa, in difetto, quanto meno, dell’allegazione circa l’impossibilità relativa di fornire adeguata prova dello stesso. [...] • Alla luce delle sopra esposte considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, la Corte accerta che la condotta posta in essere dall’odierna appellata costituisce violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale facenti capo al GZ. [...] • L’esito del gravame comporta l’assorbimento dell’ulteriore questione relativa alla volgarizzazione del marchio. 22.[...]

ricerca, corrispondenza, Internet, titolare del marchio, risarcimento dei danni, concorrenza sleale, contraffazione, marchio registrato, motore di ricerca, corrispondenza inversa, rinnovazione

Ogni utente può registrare nel proprio account una o più parole chiave prevedendo che, ogni qual volta queste vengano digitate nel motore di ricerca, compaiano, oltre ai normali risultati della ricerca ed agli annunci pubblicitari selezionati in base ad un algoritmo, anche i siti di proprieta del cliente (che solitamente sono posizionati all’inizio della pagina web). Il servizio AdWords permette agli inserzionisti di porre in essere anche l'operazione contraria a quella appena descritta. Questa operazione viene definita “corrispondenza inversa”. Qualora l'annuncio, pur non adombrando I'esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale ad esso allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste violazione della funzione del marchio”.3. Il servizio AdWords permette, infatti, di associare le parole chiave agli annunci pubblicitari tramite vari tipi di corrispondenze, uno dei quali é la corrispondenza generica. Questa corrispondenza viene spiegata in questi termini nella guida AdWord “La corrispondenza generica é il tipo predefinito assegnato a tutte le tue parole chiave. Pud mostrare gli annunci anche per ricerche che includono errori di ortografia, sinonimi, ricerche correlate e altre varianti pertinenti. Se la parola chiave è"cappelli da donna", chi cerca"acquista cappelli femminili potrebbe vedere il tuo annuncio”. Non si puo pertanto affermare, con sufficiente certezza, che il rimando ai siti del M fosse dovuto al fatto che egli avesse registrato come parola chiave il termine “Remail” al fine di sfruttare illecitamente il marchio REMAIL per attirare i clienti sui propri siti. Anche laddove il M avesse registrato parole chiave diverse da “Remail”, ma pertinenti ad essa, si sarebbe potuta determinare una associazione per corrispondenza generica generata dagli algoritmi di Google.

Oggetto:Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi

Il principio di tolleranza previsto all’art. 9 – e corrispondente al principio di convalidazione dell’art. 28 cpi- prevede un’ipotesi in cui il titolare di un marchio posteriore registrato, a determinate condizioni, può continuare a utilizzarlo nonostante un marchio uguale o simile sia stato registrato anteriormente. La Corte di Giustizia individua i requisiti di applicazione della convalidazione, che devono essere uguali in tutti gli Stati membri: la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è registrato e la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e che viene usato dopo la sua registrazione. Inoltre, la pacifica coesistenza per lungo periodo fa sorgere un legittimo affidamento del titolare del marchio posteriore a poter continuare l’uso del proprio marchio, tanto più in virtù del fatto che egli ha conquistato una propria non interferente porzione di mercato. I consumatori, d’altro canto, con il passare del tempo, acquisiscono la consapevolezza delle differenze tra i prodotti e i marchi, e compiono scelte consapevoli.

avente ad oggetto: diritto all’equo premio ex art. 64 C.p.i.

Le circostanze suddette sono altresì idonee a provare che i diritti sorti in capo all’odierna appellante, società italiana del gruppo, siano stati ceduti alla società statunitense che ha poi chiesto e ottenuto il brevetto. L’obbligo dell’odierna appellante di corrispondere l’equo premio in quanto datrice di lavoro dell’inventore, nonostante l’invenzione risulti brevettata da un avente causa, può essere affermato anche in relazione all’art. 23 cit. (che, a differenza dell’art. 64 c. p. i. , non contiene l’espresso riferimento agli “aventi causa”), poiché risulta coerente con la “ratio” della norma, che vuole riconoscere un concreto profitto al lavoratore ponendolo a carico del soggetto a cui favore è stabilita la deroga al principio che il titolare dei diritti sull’invenzione è l’inventore. L’art. 23 co. 1 r. d. cit. , che prevede le invenzioni di servizio alle quali l’appellante vorrebbe ricondurre l’invenzione per cui è causa, riguarda le invenzioni industriali fatte nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui “l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita”, invenzioni per le quali, a differenza delle invenzioni di azienda di cui al secondo comma della norma, non spetta alcun premio, proprio perché è prevista “ex ante” una retribuzione che remunera l’attività inventiva. Spetta al giudice del merito - con accertamento"ex ante" e non"ex post", senza che assuma rilievo la maggiore o minore probabilità che dall'attività lavorativa possa scaturire l'invenzione - valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retribuzione quale corrispettivo dell'obbligo del dipendente di svolgere una attività inventiva” (Cass. 6367/11). Applicando il principio alla presente fattispecie risulta condivisibile la valutazione del Tribunale che ha escluso trattarsi di invenzione di servizio.

marchio anteriore, inosservanza, risarcimento del danno, concorrenza sleale, pubblicità, marchio registrato, titolare del marchio, contraffazione, inibitoria

Ciò detto resta tuttavia da esaminare la ulteriore questione della sussistenza di un illecito concorrenziale per imitazione servile in capo alla convenuta. Va pertanto senz’altro ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla medesima rivista sulla quale è apparso il messaggio pubblicitario di cui sopra come richiesto.

Azione di contraffazione di modello comunitario registrato, concorrenza sleale; risarcimento del danno; pubblicazione.

Tale orientamento è del resto in linea con quello consolidatosi sin dalla fine degli anni „80 nella materia industriale e ribadito, anche di recente, nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) deve essere riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri). [...] • Nel caso in esame pertanto, tenuto conto della prospettazione della domanda, la stretta connessione oggettiva che lega le posizioni delle tre convenute –la cui azione si colloca nelle diverse fasi della condotta illecita: ovvero produzione, commercializzazione e vendita al dettaglio– consente senza dubbio l‟evocazione in giudizio in questa sede anche di L: e ciò non alla luce dell‟ art. 33 c.p.c., bensì del primo comma dell‟ art. 103 c.p.c. (v. anche in generale Cass. 12444/13 ). [...] • Va premesso che il requisito del carattere individuale è rinvenibile -secondo la migliore dottrina- nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull‟impressione generale suscitata dal modello. L‟indirizzo qui seguito, seppure non univoco, ritiene tale presupposto assai meno pregnante rispetto a quello prescritto dalla normativa previgente, che richiedeva una vera e propria potenzialità nel far evolvere il gusto e nel configurare una nuova estetica (speciale ornamento). Con la conseguenza che, sotto il nuovo regime, “l’ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale" (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 3036/2010 ). E queste forme -attributive proprio di quel livello di individualità tali, secondo alcuni, non solo da attirare l‟attenzione del consumatore, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l‟acquisto (cfr. in ordine a tale ultimo orientamento, Tribunale Bologna, 23.9.2009 , G. Est. Bariscia)- sono proprio quelle che segnano il confine della privativa tutelabile, giacché è proprio a quel quid di distinzione che viene conferita tutela. Nel caso in esame, le due anteriorità non sono tuttavia distruttive. [...] • La contraffazione del modello Passando alla contraffazione, il confronto tra il design dell‟attrice e il prodotto commercializzato dalle convenute evidenzia un‟assoluta coincidenza del carattere individuale, ossia l‟impressione generale prodotta nell‟utilizzatore informato, senza alcuna reale discontinuità. [...] • Tali differenze risultano tuttavia quasi impercettibili, quindi inidonee a suscitare una diversa impressione generale. L deduce inoltre come ad un consumatore informato non possano sfuggire i diversi materiali utilizzati nonché la sensibile differenza di prezzo. Premesso che l‟ottica è quella dell‟apprezzamento dell‟utilizzatore informato, i materiali utilizzati non rientrano tra le scelte oggetto del monopolio e, quanto al prezzo, tale circostanza non elide il rischio confusorio, tenuto conto della c.d. post sale confusion. [...] • Il comando giudiziale Accertata la validità dei modelli attorei e la contraffazione degli stessi da parte delle convenute, vanno inibito alle convenute la fabbricazione, l‟importazione, la commercializzazione, l‟esportazione, la pubblicizzazione e la promozione delle calzature interferenti.[...]

contraffazione, concorrenza sleale, marchio registrato, inibitoria, danno morale, inosservanza, pubblicazione della sentenza, Marchi, risarcimento del danno, registrazione del marchio, preuso, diritto di vietare ai terzi, identità o somiglianza, rischio di confusione, rischio di associazione

Infine, viene rilevata la genericità e l’indeterminatezza, oltre che l’infondatezza della domanda risarcitoria. Ai sensi dell’art.20 lettera b) c. p. i. , il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Nel caso di specie, il giudizio sulla confondibilità tra i due segni non può prescindere dalla considerazione che il tipo di consumatore destinatario della pubblicizzazione del marchio è il medesimo, essendo entrambi rivolti al settore sposi e matrimonio nella medesima provincia di Como. Riguardo a tale produzione, nessuna contestazione ha sollevato la convenuta, così come nulla ha eccepito in relazione alla produzione documentale della controparte (docc.28- 30) che dimostra che la polizia locale di XXX ha elevato una contravvenzione per affissione abusiva di cartelloni pubblicitari, inviando, per errore, a T s. r. l. la relativa sanzione a causa della confusione del marchio “COMO SPOSI” con il marchio “VIVA GLI SPOSI”. Per tutte le considerazioni che precedono, la lamentata contraffazione del marchio dell’attrice deve pertanto ritenersi provata. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c. c. , la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione (cfr. Cass. 18748/10).

Oggetto: Brevetto di invenzione

Il maltitolo è un dolcificante, che è tradizionalmente utilizzato in forma di sciroppo, dal momento che ne è difficile la cristallizzazione: le forme cristalline o semi- cristalline, infatti, possono presentare vari problemi come la formazione di grumi, una cattiva scorrevolezza o una scarsa solubilità. Tale rivendicazione è caratterizzata da una specifica finalità di ottenimento dell’effetto tecnico soggiacente all’uso proposto, includendo come denotazione tecnica anche il raggiungimento di un determinato risultato (si vedano decisioni G2/88, G6/88, Guidelines C-VI 9.7, vedi AII. 18-1, 18-3, 19 della convenuta). Ed è proprio questa caratteristica a escludere che la rivendicazione del brevetto de quo sia equivalente alla rivendicazione di procedimento n.9 del medesimo brevetto, ritenuta, però, carente di novità dinanzi alla Divisione di Opposizione EPO (argomento proposto da C a sostegno dell’appello incidentale). Tale tipologia di brevetti ha, quindi, come requisito, una specifica oggettiva intenzionalità. Nel caso di specie ciò che contraddistingue l’uso del maltotriitolo rivendicato da R è la capacità di orientare la forma di cristallizzazione del maltitolo. Questo utilizzo dell’impurezza maltotriitolo consiste in un suo controllo attivo a una certa percentuale durante il procedimento di produzione del maltitolo. Il testo brevettuale deve essere interpretato alla luce dell’art. 52 CPI, che prevede, al secondo comma, che “i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni” e, al terzo comma, che “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”. Dal testo normativo, si evince, come la descrizione sia un elemento fondamentale nell’interpretazione del brevetto per portare in maniera chiara e completa un’invenzione a conoscenza di terzi (Comma 2). Tuttavia, questa descrizione non si pone solo a vantaggio del titolare del brevetto, ma è essa stessa un limite al diritto di privativa. Quindi, il brevetto deve essere interpretato restrittivamente, alla luce di quanto risulta espresso dal titolare all’interno del testo, senza possibilità di ampliarne il significato.

identità o somiglianza, rischio di confusione, uso precedente del segno, notorietà, carattere distintivo, marchio registrato, rischio di associazione, registrazione del marchio, rinuncia al marchio, preuso, Marchi, pubblicità, domanda in mala fede

La norma dispone che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda…siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotto i o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico…”, tenendo conto che “l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità…”. Il marchio HOEPLITEST registrato dal convenuto è simile al marchio HOEPLI usato dall’attrice, e a causa della somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti e servizi può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Il marchio di fatto usato dall’attrice ha un forte carattere distintivo, non essendo la parola HOEPLI - denominazione sociale derivante dal cognome del fondatore- attinente al prodotto e ai servizi che contraddistingue, ovvero libri e servizi dell’editoria; e l’aggiunta della parola TEST non vale a differenziare il marchio registrato dal convenuto dal marchio di fatto dell’attrice in misura idonea ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, rilevato che si tratta di termine che può essere considerato come meramente descrittivo di una collana editoriale dedicata alla preparazione dei test di ammissione universitari e che il nucleo caratterizzante del marchio è rappresentato dalla parola HOEPLI. La somiglianza tra i segni e l’identità dei prodotti possono determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni. Essendo la nullità stata allegata e ravvisata con riferimento al precedente marchio di fatto HOEPLI, è irrilevante che la registrazione del marchio HOEPLI da parte dell’attrice sia avvenuta solo nel 2015.

diritto di marchio

Invero il marchio di fatto assume rilevanza nei rapporti commerciali e tra imprenditori solo dal momento in cui esso risulta effettivamente utilizzato per contraddistinguere un determinato prodotto o servizio e solo da tale momento esso può assumere un valore apprezzabile quale segno distintivo che può consentire l’attribuzione al soggetto che ne fa uso del potere di interdire i terzi dall’uso del medesimo segno ove esso abbia raggiunti idonei livelli di conoscenza e diffusione sul mercato. Nel caso di specie la fase meramente ideativa di esso – con particolare riferimento alla caratterizzazione grafica del segno, posto che i documenti prodotti al più si riferiscono alla ricerca di una stile grafico particolare ma nulla dicono quanto al soggetto che aveva ideato la parte denominativa del segno – non può avere dunque alcun rilievo al fine di riconoscere o meno in capo alla convenuta la titolarità di detto segno di fatto, sulla base del quale essa ha proceduto alla formale registrazione del medesimo sia in sede nazionale che in sede comunitaria. L’accoglimento delle domande di trasferimento del marchio nazionale e di nullità del marchio dell’Unione Europea risulta del tutto assorbente quanto alle ulteriori domande di decadenza svolte dalle parti attrici. Né sussistono altresì i presupposti per procedere alla quantificazione di un risarcimento del danno in relazione alle violazioni innanzi accertate, posto che nessun concreto elemento di valutazione appare rinvenibile negli atti del procedimento.

mala fede, Marchi, contraffazione, concorrenza sleale, uso del segno, inosservanza, risarcimento del danno, rischio di confusione, notorietà, uso effettivo, pubblicità, registrazione del marchio, preuso, preutente, diritto alla registrazione, marchio registrato

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla denominazione sociale ASER. Alla norma può quindi darsi il significato di accordare (una anticipata) tutela a chi, pur avendo già destinato il segno a fungere come proprio marchio, non vi abbia ancora provveduto e, viceversa, di negarla a chi, avendo conoscenza di tale destinazione, frapponga ostacoli, in mala fede, appunto a tale “programma” depositando a proprio nome l’”altrui” segno. Tanto premesso, va quindi osservato nel caso di specie in primo luogo che, in conformità della stessa prospettazione della parte attrice e per come effettivamente accertato nei punti che precedono la società è titolare di un diritto (seppure concorrente) sul segno “ASER”, per l’attività di servizi funebri e limitatamente al territorio delle province di Ravenna e Faenza. Sicché la situazione soggettiva della società A non può qualificarsi in termini di legittima aspettativa alla registrazione del marchio ASER per servizi relativi al settore delle onoranze funebri (il segno peraltro sarebbe stato utilizzato ininterrottamente dal 2006). E tale aspettativa non si configura per la società attrice neanche con riferimento all’utilizzo del segno non limitato alle province di Ravenna e Faenza, non essendovi traccia di tale prospettazione nell’atto introduttivo. dunque non ricorrono i presupposti della tutela richiesta. Con riferimento alla seconda ipotesi (appropriazione di pregi) può senz’altro ritenersi la carenza della allegazione, non essendo stati specificamente allegati i pregi la cui appropriazione da parte delle società convenute consentirebbe di integrare illecito. Qualora il pregio fosse invece costituito proprio dal segno, le conclusioni non potrebbero divergere da quanto osservato al punto che precede.16.

decorso del termine, registrazione del marchio, marchio posteriore, buona fede, titolare del marchio, decadenza, contraffazione, marchi, rischio di confusione, concorrenza sleale, uso del segno, marchio registrato, pubblicazione della sentenza, pubblicità, progettazione, notorietà, inibitoria, convalidazione, mala fede, marchio anteriore, preuso

Per giurisprudenza comunitaria e nazionale, il dies a quo decorre, infatti, dalla data di registrazione del marchio e non può incominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare abbia provveduto e ottenuto in seguito la registrazione, essendo quattro le condizioni necessarie per la integrazione della fattispecie: - la registrazione del marchio posteriore nello stato membro interessato; il deposito in buona fede del marchio posteriore; l’uso del marchio posteriore da parte del titolare nello stato membro in cui è stato registrato; la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore della registrazione e dell’uso dopo la sua registrazione. In altre parole, pur restando fermo che la produzione degli effetti ricollegati alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento nei confronti del destinatario, la notifica si considera perfezionata per il notificante in un momento diverso e anteriore, ponendolo al riparo da ogni decadenza che possa nel frattempo maturare. Sarebbe palesamente irragionevole e lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di attività non riferibili al notificante, ma a soggetti diversi - ufficiale giudiziario e agente postale- del tutto estranee alla sua disponibilità. Ciò verificato in fatto, va osservato in diritto che, per il riconoscimento del marchio di fatto, non può ritenersi prova sufficiente l’uso occasionale o sporadico di un segno. La presenza di una “serie” di marchi costituisce, è vero, un fattore rilevante, ma non certamente l’unico di cui tenere conto ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. La mera qualificazione dei marchi invocati come ricollegati a una “serie” o a una “famiglia” non è sufficiente a fondare tale rischio. L’esistenza di tale rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esisteva un rischio che il pubblico di riferimento potesse credere che il marchio G, di cui è stata chiesta la registrazione per primo, facesse parte della serie di marchi invocata dalle convenute.

domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale, violazione dei diritti distintivi quali l’insegna; violazione di Know How e di segreti industriali, domanda di risarcimento del danno ed inibitoria.

quanto all’insegna, la convenuta ha provato di averla mutata successivamente alla cessione (doc. 10 di parte convenuta). Il locale sotto la nuova gestione è contraddistinto dall’insegna “Solo Brace e Griglieria”. L’oscuramento della prima insegna -per quanto compiuto con modalità “artigianale”, ossia per verniciatura- non consente più di al pubblico di identificare la precedente insegna; e se ad un esame molto attento dell’ingresso del locale si potevano intravedere l’”ombra” del primo logo (doc. 8 di parte attrice), era del tutto evidente al consumatore che l’intento del proprietario era di cancellare la precedente insegna, così da recidere ogni collegamento con “Paolino” ed impedire ogni inganno al pubblico;c Insomma, il locale della convenuta non mutua da quelli di titolarità dell’attrice o gestiti dalla stessa in franchising elementi distintivi tutelabili e la cui illecita riproduzione possa trarre in inganno il consumatore, sviando la clientela. Tutte le doglianze dell’attrice sono dunque infondate, con conseguente rigetto delle relative pretese.

Oggetto: Marchio

L’art. 120 c. p. i. , infatti, in quanto norma di carattere speciale, deve applicarsi con preferenza rispetto ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile in materia di determinazione della competenza territoriale. La registrazione di tale marchio, infatti “appare evidentemente rivelatrice dell’intento dello stesso depositante non già di limitarsi a un uso meramente descrittivo o informativo del suo nome [...] ma, per la stessa intrinseca natura di marchio denominativo, proprio e esclusivamente per contraddistinguere i prodotti”. Il marchio oggetto di causa è patronimico, concretizzandosi essenzialmente nel cognome dello stilista. Ad avviso della Corte, sussiste la violazione dei diritti di esclusiva, ai sensi dell’art. 20, co 1, in quanto il marchio MATTIOLO è sostanzialmente identico a GAI MATTIOLO e determina, dunque, un pericolo di confusione e l’indebolimento del carattere distintivo dei marchi legittimamente registrati. Illegittimo è anche l’utilizzo del nome a dominio, sulla base dell’art. 22 c. p. i. che sancisce l’illegittimità dell’utilizzazione a fini imprenditoriali e commerciali del marchio quale nome a dominio, senza l’autorizzazione del licenziante. di esclusiva, ai sensi dell’art. 20, co 1, in quanto il marchio MATTIOLO è sostanzialmente identico a GAI MATTIOLO e determina, dunque, un pericolo di confusione e l’indebolimento del carattere distintivo dei marchi legittimamente registrati. Illegittimo è anche l’utilizzo del nome a dominio, sulla base dell’art. 22 c. p. i. che sancisce l’illegittimità dell’utilizzazione a fini imprenditoriali e commerciali del marchio quale nome a dominio, senza l’autorizzazione del licenziante. Evidente, infatti, è il rischio di associazione e confusione tra i marchi. La condotta dello stilista non è contraffattoria, in quanto non è accompagnata da malafede né da volontà di danneggiare.

Marchio

Il semplice uso, in sé e per sé considerato, non è idoneo a produrre l’effetto acquisitivo del diritto su un marchio di fatto, essendo a tal fine necessario che l’uso si traduca nella cosiddetta notorietà “qualificata" del segno nel mercato, ovvero nella percezione del segno da parte dei consumatori come distintivo dei beni da esso contraddistinti. Nella fattispecie la prova di tale percezione – che era onere delle C fornire – non si può desumere dalle modalità concrete di impiego dei segni interessati. [...] • Da tali significativi e concordanti elementi pare ragionevole ritenere che i consumatori del settore delle autovetture abbiano considerato come identificativo del nuovo modello il segno 5 P, avendolo percepito come autonomo e distinto dal segno ContiSportContact™, identificativo della già nota linea di pneumatici sportivi estivi. [...] • Deve quindi ritenersi corretta la statuizione del Tribunale: il marchio P5 va infatti considerato un segno “difensivo", in quanto rafforza la protezione, anche rispetto alla contraffazione per associazione, sia dei marchi P6 e P7, dei quali ha la stessa struttura alfanumerica, sia del marchio P5000, con il quale ha in comune la lettera e il primo numero. [...] • La produzione di documenti con i quali le appellate hanno provato che il marchio generale P scritto con la P maiuscola allungata è ampiamente usato, da lungo tempo e anche per prodotti di settori merceologici diversi dagli pneumatici, non è pertanto rilevante ai fini dell’accertamento della contraffazione. In relazione alla loro struttura, costituita semplicemente dalla lettera P seguita da un numero arabo di volta in volta diverso, i marchi P+numero sono, di per sé, dotati di modesto carattere distintivo, considerato che nel settore automobilistico sono comunemente utilizzate le combinazioni alfanumeriche per identificare alcune caratteristiche dei prodotti. L’acquisto di una forte capacità distintiva attraverso l’uso doveva essere provato in relazione a ciascuno di essi. [...] • Al fine della sussistenza di tale rischio di confusione, occorre tuttavia che, da un lato, sia provato l’uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una “famiglia" o una “serie" e, dall’altro lato, che il consumatore individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. [...] • Anche i marchi PZERO, il cui uso è documentato dai cataloghi P, non appare idoneo a far ritenere che detto segno sia ricompreso nella serie P+numeri, perché il numero ZERO scritto in lettere, che è l’elemento dominante del segno, appare eterogeneo rispetto ai numeri arabi. [...] • Manca però la prova della frequenza e rilevanza dell’uso dei marchi P in Italia e nel territorio comunitario negli ultimi anni. [...] • Non ricorrono pertanto i presupposti per ritenere né la rinomanza, né una particolare forza distintiva di alcuno dei marchi P+numero all’epoca in cui la domanda di contraffazione è stata proposta. [...] • In particolare, gli pneumatici sono accessori di essenziale importanza per garantire una guida sicura del veicolo e per conferire allo stesso un particolare valore estetico. [...] • Un consumatore attento non può non cogliere le differenze visive e strutturali determinata dall’inversione della lettera e del numero presenti nel segno 5P rispetto alla lettera e ai numeri presenti nei suddetti marchi di P. Anche le differenze fonetiche sono rilevanti, dato che i due segni che più si assomigliano, in quanto contengono entrambi il numero 5, si pronunciano rispettivamente come “p-i-c-i-n-q-u-e" e “c-i-n-q-u-e-p-i". [...] • Per tutte le considerazioni fin qui svolte, assorbenti rispetto a ogni altra domanda, eccezione o questione avanzata e trattata dalle parti, tutte le domande di contraffazione e di concorrenza sleale e quelle consequenziali di inibitoria e risarcimento danni proposte dalle P devono essere rigettate, in accoglimento dell’appello principale proposto dalle C e dell’appello incidentale proposto dal AC.[...]

ordinanza cautelare, concorrenza sleale, marchi, risarcimento dei danni, notorietà, preuso, contraffazione, giudizio di merito, rischio di confusione, carattere distintivo, imitazione servile, inibitoria, provvedimenti cautelari, misure cautelari, compenso

In ragione dell’uso continuativo, diffuso e protratto nel tempo, non circoscritto al solo territorio di XXX e provincia, bensì articolato, attraverso agenzie collegate in franchising, su tutto il territorio della XXX, vi è altresì fondato motivo di ritenere che tali segni abbiano acquisito la natura di marchi di fatto, nonché una significativa capacità distintiva con riferimento al settore merceologico sopra indicato ed anche una certa notorietà in ambito ultralocale, estesa, cioè, quantomeno all’intero territorio regionale. [...] • Le iniziative così assunte dalla ditta convenuta, tuttavia, non appaiono idonee ad elidere i profili di illegittimità allegati da controparte, atteso che la parola “Maggiore”, costituente, come sopra esposto, marchio di fatto e segno distintivo dell’impresa attrice, ha continuato ad essere impiegata dalla concorrente all’interno del proprio nome a dominio, nell’indirizzo internet di “you tube” e negli indirizzi di posta elettronica direttamente riferibili alla stessa ditta e/o alla sua titolare. Tale persistente impiego da parte della convenuta del segno “Maggiore”, da solo o abbinato alla parola “Infortunistica”, e di simboli (bilancia), come detto in preuso da parte dell’attrice, per contraddistinguere i medesimi servizi dalla prima prestati nello stesso settore merceologico (infortunistica), e in un ambito territoriale sostanzialmente coincidente o, comunque, estremamente contiguo, senza alcun dubbio provoca tra i fruitori un serio rischio di confusione circa l’effettiva origine imprenditoriale di dette attività, tenuto anche conto della perfetta identità del nome utilizzato. Nella complessità strutturale del marchio di fatto in preuso da parte dell’attrice, appare pure evidente che la parola “Maggiore” rappresenti l’elemento dotato di maggiore carattere distintivo (c. d cuore), sicchè la circostanza che la convenuta ne faccia uso, nelle forme e con le modalità sopra indicate, associandolo al termine “Duo”, non neutralizza in toto il riscontrato rischio di confusione, segnatamente da contatto, in quanto i segni a confronto si sovrappongono sostanzialmente, con specifico riguardo al termine “Maggiore” dotato, per le ragioni in precedenza illustrate, di più elevata capacità distintiva. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, per ciò, ritenersi positivamente accertata la dedotta responsabilità della convenuta per contraffazione di marchio (di fatto) di cui al combinato disposto degli artt. 20, 1 e 2 CPI, la quale, in ragione della oggettiva coincidenza e sovrapponibilità dei fatti e conseguenze allegati in citazione, assorbe l’ulteriore profilo di responsabilità da concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. [...] • Del resto, i mezzi istruttori sul punto articolati dall’attrice, per la genericità e per il contenuto essenzialmente valutativo delle circostanze oggetto di capitolato testimoniale, non appaiono assolutamente idonei a dimostrare l’esistenza e l’entità del lamentato pregiudizio patrimoniale.[...]