Sentenza 4943/2017 della Corte Di Appello Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa
R.G.N. 3278/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ha pronunciato la seguente
nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il DD/MM/2013 mediante
l’ufficio notificazioni di Milano e decisa nella camera di consiglio del DD/MM/2017
RF SA, elettivamente domiciliata in XXX
presso lo studio dell’avv. AT (XXX), che la rappresenta e
difende come da delega in atti, unitamente all’avv. RC (XXX)
Appellante
C SRL (C.F. XXX), elettivamente domiciliata in XXX
presso lo studio dell’avv. MM, che la rappresenta e difende come da
delega in atti, unitamente all’avv. FM (XXX) e all’avv.
GG (XXX)
Appellata
Per RF SA: La attrice/appellante e appellata in via incidentale RF S.A,, rifiutando espressamente il contraddittorio in merito ad eventuali nuove domande o
eccezioni della convenuta/appellata e appellante in via incidentale C S.r.l., precisa le
proprie domande, eccezioni e conclusioni come segue:
Voglia la Eccellentissima Corte d’Appello di Milano, respinta ogni contraria o diversa domanda,
istanza, eccezione e deduzione, assunto - comunque - ogni provvedimento ritenuto opportuno,
previa acquisizione al fascicolo d’ufficio dei fascicoli di prime cure e della descrizione eseguita ante
causam R.G. XXX, revocato il provvedimento di secretazione in data DD/MM/2009 e previa
discussione orale della causa dinanzi al Collegio che espressamente si richiede ai sensi dell’art. 352,
2° comma c.p.c.:
a)
in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5292/2013 nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della frazione italiana di EP
0905138 e le ulteriori domande riconvenzionali;
b)
e dunque, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5292/2013 del 22 novembre
2012, pubblicata 11 17 aprile 2013 e notificata 1l 31 luglio 2013, così giudicare:
in via principale, nel merito
1.
della componente italiana del brevetto europeo n. EP 0905138, nonché di atti di concorrenza sleale
ex art. 2598 c.c. ;
2.
summenzionati, in ogni loro forma e manifestazione;
3.
della sentenza, di tutto il maltitolo denominato “M®”, o comunque denominato, di cui è
causa, disponendo la distruzione del medesimo a cura e spese della convenuta/appellata;
4.
relativo al maltitolo denominato “M®”, o comunque denominato, di cui è causa;
5.
e patiendi, anche di carattere non patrimoniale, e in ogni caso alla retroversione degli utili ai sensi
dell’ art. 125, 3° comma c.p. i., nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del danno da
liquidarsi nella misura da quantificarsi in prosieguo di causa o in quella che comunque sarà ritenuta
di giustizia anche in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne deriveranno, con sentenza
sull’an e pagamento di una provvisionale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila Euro) e
ordinanza per il proseguimento della causa per accertare l'ammontare dei danni subiti dalla
RF S.A.;
6.
od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a € 1.000,00
(Euro mille) e a € 10.000,00 (Euro diecimila);
7.
di notificazione della sentenza, la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’emananda
sentenza, sui quotidiani “IL CORRIERE DELLA SERA?” e “Il Sole 24ore” e sulla rivista di settore
“INGREDIENTI ALIMENTARI”, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori ai
sedici moduli, a cura dell’attrice/appellante e a spese della convenuta/appellata, con rivalsa delle
spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della
convenuta;
in via istruttoria
8. Ordinare alla C S.r.l. ed ai terzi che verranno indicati in corso di causa anche a seguito
delle difese della convenuta/appellata, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p. i, l'esibizione in
giudizio mediante deposito in cancelleria dei dati e della documentazione concernente sia il
procedimento di fabbricazione in ogni sua fase del maltitolo M®, o comunque
denominato, di cui è causa, sia dei mezzi adibiti rispettivamente alla loro attuazione e produzione,
che si assumono in contraffazione della componente italiana del brevetto europeo n. EP 0905138.
9. Ordinare alla C S.r.l. ed ai terzi che verranno indicati in corso di causa anche a seguito
delle difese della convenuta/appellata, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p. i., l'esibizione in
giudizio mediante deposito in cancelleria di tutte le scritture contabili obbligatorie e di tutte le
fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita,
locazione, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e
commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione,
vendita, locazione, comodato ed offerta in vendita del maltitolo M®, o comunque
denominato, di cui è causa, e del relativo procedimento di produzione;
10. Disporre CTU contabile ai fini della determinazione del danno sofferto dalla RF S.A.;
11.1 Ordinare, ai sensi dell’ art. 121-bis c.p. i., al legale rappresentante pro tempore della
convenuta/appellata, di fornire informazioni sull’origine e sulla rete di distribuzione dei prodotti di
cui è causa;
11.2 In particolare, disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della
convenuta/appellata sui seguenti capitoli, con facoltà per il Giudice di rivolgere al soggetto di cui
sopra, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze
sulle quali si svolge l'interrogatorio:
A. “fornisca l’interrogato i nomi e gli indirizzi degli eventuali altri produttori, nonché i nomi e gli
indirizzi degli eventuali altri fornitori, precedenti detentori e degli eventuali altri distributori dei
prodotti di cui all’atto di citazione”;
B. “fornisca l’interrogato 1 nomi e gli indirizzi dei grossisti e dei dettaglianti dei prodotti di cui
all’atto di citazione”;
C. “fornisca l’interrogato le informazioni sulle quantità prodotte, sulle quantità in fabbricazione,
sulle quantità consegnate, sulle quantità ricevute o su quelle ordinate, nonché il relativo prezzo”;
D. riferisca l’interrogato, con riferimento al maltitolo denominato ‘“M” o comunque
denominato, di cui è causa, le seguenti informazioni:
- data della prima immissione in commercio;
- quantità prodotte a partire dalla prima immissione in commercio fino ad oggi;
- quantità vendute a partire dalla prima immissione in commercio fino ad oggi;
- quantità consegnate a partire dalla prima immissione in commercio fino ad 0ggi;
- prezzo unitario del prodotto, indicando, occorrendo, le variazioni di prezzo occorse nel
tempo”.
L’attrice/appellante chiede altresì che l’interrogatorio di cui sopra venga ammesso, ai sensi dell’art.
121-bis co. 1 lett. c), sugli stessi capitoli di prova, anche nei confronti di coloro che verranno
indicati dal legale rappresentante pro tempore della convenuta/appellata quali persone implicate
nella produzione, fabbricazione, distribuzione o detenzione del maltitolo “M®” di cui è
causa o comunque denominato, ivi incluso il dottor DM, direttore generale della
C divisione amidi derivati, l'ingegnere BL, direttore dello stabilimento C
avente sede in C e del dottor SG, controller divisione amidi derivati e specialità
della C - divisione C.
12. Occorrendo, effettuare le analisi sui campioni prelevati dall’ Ufficiale Giudiziario in occasione
della descrizione giudiziaria del DD/MM/2009 e conservati dal CTU, Dr. PG, previa
verifica dello stato di conservazione dei campioni medesimi;
13. Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data DD/MM/2008 ero presente all’apertura del sacco recante la menzione
“M” presso i locali della RF S.A., avente sede legale in XXX da parte del signor PB, come da verbale d’accertamento che mi si
rammostra sub doc. 7 attoreo?”;
2) “Vero che il sacco di cui al sovra formulato capitolo di prova 1) recava in particolare le diciture:
“C” - “M TM CH 16385” - “Maltitol powder/Maltitol powder/Maltitpulver”,
come da verbale d’accertamento che mi si rammostra sub doc. 7 attoreo ?”;
3) “Vero che la polvere bianca prelevata dal sacco di cui ai sovra formulati capitoli di prova 1) e 2)
veniva analizzata al microscopio dal signor JYP, come da verbale d’accertamento
che mi si rammostra sub doc. 7 attoreo?”;
4) “Vero che durante le analisi al microscopio di cui al sovra formulato capitolo di prova 3) sono
state realizzate fotografie della polvere bianca prelevata dal sacco di cui ai sovra formulati capitoli
di prova 1) e 2), come da verbale d’accertamento che mi si rammostra sub doc. 7 attoreo?”;
5) “Vero che le fotografie di cui al sovra formulato capitolo di prova 4) sono state stampate ed
allegate al verbale d'accertamento che mi si rammostra sub doc. 7 attoreo?”;
6) “Vero che le fotografie che mi si rammostrano sub doc. 7 attoreo sono le fotografie scattate,
stampate ed allegate al verbale dell’accertamento di cui al sovra formulato capitolo 1)?”
7) “Vero che le fotografie che mi si rammostrano sub doc. 7 attoreo ritraggono cristalli di forma
bipiramidale?
Si indicano come testi sui capitoli sopra articolati:
- la signora TMBC presso RF S.A, in XXX;
- il signor JYP presso XXX.
14.
fase di descrizione ante causam e quelli della Consulenza Tecnica, ivi compresi gli onorari e le
spese del CTU e del CTP.
Si chiede la fissazione dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 352, 2° comma
C.p.C..
Per: C S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati MM, GG e FM,
- appellata e appellante in via incidentale -
nel giudizio promosso da:
RF S.A., rappresentata e difesa dagli avvocati AT e RC,
- appellante e appellata in via incidentale -
per la riforma
della sentenza inter partes del Tribunale di Milano N. 5292/2013 del 22 novembre 2012, pubblicata
il 17 aprile 2013 e notificata in data 31 luglio 2013.
L’appellata e appellante in via incidentale C S.r.1. chiede che la causa sia discussa oralmente ai
sensi dell’ art. 352, comma 2, c.p.c. e precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
Voglia questa Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza
I- In via principale:
-
sentenza n. 5292/2013 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha rigettato la domanda di
accertamento dell’interferenza del prodotto M® di C S.r.1. con il brevetto europeo n. EP
0905 138.
II - In via di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 5292/2013 del Tribunale di
Milano:
-
nullità;
-
al sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 96 c.p.c. , condannandola al pagamento a favore di C
S.r.l. di un importo che verrà stabilito secondo le risultanze processuali o comunque secondo equità,
e comunque in un importo non inferiore a € 300.000;
-
della Sera, su Il Sole240Ore e su una rivista a scelta di C S.r.l., in caratteri doppi del normale e
in dimensioni non inferiori ai sedici moduli, a cura di C S.r.l. e spese di RF S.A.,
con rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture in caso di omesso pagamento da
parte di RF S.A.
III - In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
IV - Nogni caso:
-
giudizio e della fase cautelare ante causam.
Milano, 11 dicembre 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 41532/2009, promossa da
RF O S.A. contro C o srl. ha così deciso:
1)
confronti di C s.r.1. con atto di citaziene del
22.5.2009;
2}
brevetto EP 905,138 di cui RF S.A. è titolare
svolta dalla convenuta C S.r.l. nonché le ulteriori
domande riconvenzionali;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza
all’UIBM a cura della Cancelleria;
14)
del giudizio, ivi comprese que lle di CTTU nella misura
liquidata in corso di causa.
2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.
produzione e vendita di materie prime per 1/'industria
alimentare, farmaceutica e chimica ed ha in particolare
evidenziato nel settore dei prodotti derivati dai carboidrati
la propria posizione leader nella produzione di polioli {o
zuccheri alcolici), dolcificanti privi di zucchero e
bassissimo tenore calorico, tra i quali i più comuni sono il
maltitolo, il sorbitolo e l’isomalto.
Per ciò che attiene alla presente causa ha dedotto la
titolarità del brevetto EP 905,138, che attiene a “verista liti
di maltitolo di forme particolari, composizioni cristalline
che li compongono e procecdimenti per la ioro preparazione” ed
è composte da un’ unica rivendicazione Cosi testualmente
formulata: “\ICimpiego di maltocRaeperb NpéWÒl 98f20A>3:iel 1
controllare lia forma dei cristalli «li maltitolo”.
commercializzazione di cristalli cli maltitolo —_ denominati
M — aventi forma bipiramicdale del tutto identici a quelli compresi nella privativa di parte attrice,
procedimento ivi descritto -— che insegna che il controllo de!
tenore di maltotriitolo consente cdi ottenere un @maltitolt
avente cristalli di tale forma — rislilterebbe violata, cosi
come sarebbe risultato anche all'esito della descrizione
eseguita ante causam ed autorizzata da questo Tribunale.
brevettuale
25S8 n. 3 cc. C. in relazione all’abusitvo sfruttamento dei
risultati della ricerca altrui,
alla prosecuzione di tali illeciti
di tutti i conseguenti danni.
giudizio eccependo la nullità della frazione nazionale del brevetto di parte attrice
Limitazione da parte dell‘'EPO rispetto al testo originario
lelle rivendicazioni di cui alla domanda ed annullato in Gran
Bretagna nella sua frazione britannica -— perchè
rivendicazione non sarebbe brevettabile in quanto integrante
mera scoperta ( art. 45, n. 2, lett. a C.P. I1I.,)
carenza di novita, in quanto si tratterebbe di una sostanza già nota,
Contestata altresi L'@effettituva interferenza dle 1 prodotte
La privativa di parte atttrice anche in relazione
alle generiche iriddi cazioni «die suvami bi Li dad li esiti cle 1
procedimento «Ai descrizione, concludeva per i. L ride tto «de lle
domande svolte dall'attrice (= Formulatva dra wise
rd eoriveeri = Lona Le domanda «bi nullita cle L bre vette HP 905, 138
oltre a richiedere ariche 1’eaar coriclarrira a cle L 1 az stessa attrice at
se nisi «cdeLlL” art. de c.p. ce.
pr Ta cons vu lenga te dnd cea ci” 11 FC fi cio esecdi La a corsa «di CZEALI S £
ha cone Lira o per La validita «ile LL brevetto ira conte statziorney,
che — [= ar aamment a — andamp; costituita da urna sea rivendicazione
che prevede testua Imernt e “17 imp ie@ecyro eli mne IrtoticiitoLo Pe
modi iricedaarae > «25131 TIE Lare tea Ica iriner «de i CCI sr calli cdi
malitiaitaoalecd*.
Da LLla de a ceri zieorne cle 1 brevetto si eviricre che alla base
«die L1/ invenzione wi = La scope rta che La crista L1iszsazione
de lla sci rcosppoo corncdentrato di maltitolo pub essere orientata
ve IS forme geocnetriche determinate in relazione a1 contenuta
«Li ra ltotriitolo, urico de i rico LT. di sot topradeéeot ti de ritvat.i. dal La
reazione chimica che a partire dalla materia prima (amido)
porta aci ottenere Lea 2 ad rooppoo conc»erntiratdo cli ma dtiteo lo
destinato adi essere poi odqdget to cdi processo cdi
cristalli zzazione.,
In particolare, rispetto ad uno sdfiegert. mm 4198720443 debia
è presente all”87% la presenza di un tasso di maltotriitolo
inferiore albll’‘1% porterà alla formazione di cristalli
bipiramidali, se COMmpreso tra L e 498 a cristalli sia
bipiramidali che prismatici e se maggiore de 1 AS alla
Hi
'
formazione di cristalli prismatic
L’' interesse ad ottenere 1'una o l'altra di dette forme — od
entrambe — è rilevante nel processo industriale di produzione
del maltitolo, dolcificante ampiamente utilizzato in prodotti
alimentari in ferma di sciroppo, attesa la dii fficoltà di
ottenere prodotti cristallini esenti da inconvenienti quali
la formazione di grumi, la cattiva scorrevolezza, la scarsa
solubilità, i1 basso o variabile tasso di purezza.
Le due forme cristalline individuate nel brevetto
{bipiramidali e prismatiche) sarebbero invece stabili
all’umidità e con scarsa tendenza alla formazione di grumi,
cosi rendendosi messe particolarmente idonee per «determinati
usi industriali (cioccolato, chewind CUI, preparazioni
farmaceutiche ecc. )} .
Il CTTU ha identificato l’unica rivendicazione del brevetto EP
905,138 «quale rivendicazione d’ uso, in cui cicsè — seconde la
prassi e giurisprudenza de ll’EPO —_ tra Le caratteristiche
tecniche ir essa incluse va annoverato anche l'effettivo
ottenimento del risultato specificamente imdicato quale
effetto tecnico intenzionalmente persedgliito dall‘invenzione»e.,
In tale prospettiva La rivendicazhQftaàpeti 1Nn .p4b441 968/20 t8 delaihe
rissilta caratterizzata, se coricido di 1 CTTU, da uri uti Lizzo attivo
del lla cor centrazion»e dii maldtaotrididtola con La rirxalLldita di
orientare La cecristtallizzazione de ll ma Lt itoleo im E orma di
sciroppo VE 1° 53 vIri FEeorma de terminata dei cristalli, ceo i
perse dquericilo = i La sape ci fica Finalità cdi modi ficare l=]
controllare La £FEorma dei cristalli.
Cos i imterpretato, iL brevetto diri esame raori adi esavri rebbe
nell La mera ceornsdide razione cli. una scoperta —_ cioe la
diescrizione cdell’effetto naturale proprio del maltotriaitolilo
ma ne lLll”'applicazione prat ica di tale scope tria per I. a
seo luazidicore cid. lata «iletterminato problema teedcnidicea, «re Le A «dii re
Ll“wvatilizzazion»e del’ _vmaltotriitolo per acquisire uri cant reo 1 Lo
sulla farma de i cristealLli A di mea Lt dito Lo, cos I «ia 53 11|>= 1° 1 1° > i
problemi cii imdeterminattezza morftcolmacgi car cli tali cerist a dl Li
connessi alle metodologie proprie della tecnica arterdaore.
Quanto aL presupposto «3 di novita cdi EE 9205, 138, i L ("TU ha
richiamato La matura «ii rivendicazione 1” 1a Eropr di a cile 1
alle arto e aci oarclLta «die ciot tte dalla comie rivi ti a risiwalica rileveamte
veri ficare se 1fosgse cqiàa noto 1” impiecggo del maltotriitolo allo
spe cdi Fide rire «di orientare La Ecsrma dde di cridatea lidi cdi
ma dltitolao, prescindere «iuuracquie dal La spe dci fica forma «ie i
cristalli stessi, anco rche dqgdia meotea, che nori i.ri sr Llerwvno mocio
ode tto din sé de Ll1’invenzione stessa.
In tale prospettiva ‘il ctu ha rieperto..A1A938/db0INdel la
anteriorità costituite da US 5, BBO, 601 (che si limita adi
evidenziare Come concentrazioni tra il 5 eci il 30% degli
oligosaccaridi facilitino la formazione di nuclei cristallini
evitando la formazione di cristalli grandi , in tal modo
stabilendo L1TI nesso tra la classe generale degli
oligosaccaridi e le dimensioni dei cristalli), Us 4, 408,041,
EP ?240.140 {che è volto a ridurre le impurezze presenti nello
sciroppo di. maltitolo per aumentare la purezza del
maltotitolo cristallino), US 4, BAO,#ST (nella preparazione
del rivestimento di un ecehewing gum viene utilizzato sciroppo
di maltitolo con presenza di una percentuale di maltotriitolo
pari al 3.45; la migliore qualità del rivestimento viene
raggiunta agendo su parametri vari che non comprencdono anche
la quantità di maltotriitolo).
In nessuna di tali anteriorità risulta descritto L‘effetto
del maltotriitolo nel determinare la forma dei cristalli di
maltitolo e dunque nessuna indicazione d’uso in essi è
contenuta riquardo la possibilità di orientare la
cristallizzazione ciel maltitolo verso determinate forme.
Quanto Aall’ulteriore presupposto dell’altezza inventiva, il
nessuna o delle anteriorità considerate presenta alcuna
indicazione circa gli effetti specifici del maltotriitolo
nella cristallizzazione del maltitelo, posto che risultano in
esse considerati solo gli effettiMmifep>S5>FrIiauWdt.i #11 tà%5S/cC1A ki 4iGils da
gene ralle ua di. i. L ma lLltiotriitolLo appartiene (polisaccaridi (25
grade di polimerizzazione supe ricorre a 23) de limitati alla lorc
inf£luenza sulla velocita cli cristallizzazizione ecl alle
consedquernze sulla resa della crista Lllizzazione stessa anche
in relazione alle dimensioni «dei cristalli.
Nesstuma possibilità di stalbilire - arrche mediante eventuali
conbina zioni tra detti «document.i — aIcuna possibilità logica
per di. L teendi co die L ramo di dedurre CCI oviuieta dda tali
ante rioritaà alcurn messo tra variazione della velocità 14.
cristallizzazione e forma dei cristalli.
Ne La considerazieorne della pubblicazione Math _Louthi sulle
proprietà del saccarosio, se condo dl CTTU, avrebbe offerto al
tecnico del ramo insegnamenti effettivamente idonei ad
indirizzarlo verso 1’ insegnamento del brevetto in esame.
Premesso che il saccarosio ed il malLtitoltlo sono dellee molecole
nettamente diverse e cristallizzano im ambienti. cristallini
diversi, 4 1 fatto che diletta pubblicazione eviderzi che
generiche impurezze potrebbero imibire selettivamente La
cre scita di alcune facce del cristallo —_ con la possibilità
di ottenere i'alterazionsa della forma de ll cristallo iri
formazione -— per un verso non si estende al di la della mera
rformalazione cdi un” ipotesi e prescinde comun cqque
dall” individuazione de lle speci fiche impurezze alle quali
potrebbe essere cornne s sc tale riff BL, Mm cc éimht>AatizeSt Indi LECH id
esclusivamernte al saccarosio.
L” unico esempio ivi esposto analizza l’effetto modificativo
connesso all*uso di un‘ impurezza del tutio diversa da L
maltotriitolo {(raffinosio)y, sicchè deve escludersi —@ “seconcdo
il CTTU — che da tali indicazioni, anche combinate cono uno o
più delle altre anterioritaà cittate, il tecnico del ramo
avrebbe potute an maniera ovvia pervenire all’insegnamento
oggetto del brevetto in esame. °
3. La convenuta C s.r.1, ha contestato le conclusioni
raggiunte dal CTU riguardo la riconosciuta validita di EP
905,138.
Tn primo luogo ha ribadita la tesi secondo La quale La
rivendicazione del brevetto in esame si esaurirebbe nella
mera scoperta del fatto che AL controllo cle 1 tenore di
ma lLltotriitolo determina la possibilità «di orientare la forma
dei cristalli di maltitolo verso Le forme menzionate, cosi
risvmrlltando integrata la non brevettabilità «di tale scoperta
ai sensi della lettera a) del comma 2 dell”art. AS C.P.1. e
della conforme previsione di coi all’art.. 52, comm»«a 2, lett.
a}I C.B.,E,
della medesima sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado sulla base
dei seguenti motivi:
A)
B)
C)
FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO
D)
EX art. 2598 c.c. E SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.
C SRL si è costituita con comparsa del DD/MM/2014 e ha chiesto il rigetto
dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. Ha promosso appello incidentale sulla
base dei seguenti motivi:
A)
FRAZIONE ITALIANA DEL BREVETTO DE QUO E SULLA SUA CONSEGUENTE NULLITÀ.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del DD/MM/2017 .
I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
A) Sulla nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 0 905 138
B) Sulla contraffazione di C SRL del brevetto de quo
C) Sulla condotta illecita ex art. 2598 c.c. dell’appellata e sul risarcimento dei danni
È utile premettere brevi cenni sul brevetto oggetto di causa, tratti dagli atti di causa e dalle
relazioni peritali.
Il brevetto europeo EP 905 138 a nome di RF si riferisce alla produzione del
maltitolo. Il maltitolo è un dolcificante, che è tradizionalmente utilizzato in forma di
sciroppo, dal momento che ne è difficile la cristallizzazione: le forme cristalline o semi-
cristalline, infatti, possono presentare vari problemi come la formazione di grumi, una
cattiva scorrevolezza o una scarsa solubilità. Il titolare del brevetto ha, quindi, isolato due
specifiche forme di maltitolo - di forma “bi-piramidale” e “prismatica” - che non
presenterebbero i problemi di cui sopra. Nello specifico, la società è riuscita a ottenere tale
risultato tramite la concentrazione di una particolare impurezza del dolcificante (il
maltotriitolo), il cui uso è così brevettato. In merito alla specifica rivendicazione, il brevetto
de quo, a seguito di una procedura di opposizione dinanzi all’EPO, è stato mantenuto in una
forma emendata comprendente un’unica rivendicazione, appunto, d’uso, ovverosia
“L'impiego di maltotriitolo per modificare o controllare la forma dei cristalli di maltitolo”.
l’appello incidentale C srl chiede che, in riforma del rigetto del Tribunale della
domanda riconvenzionale, sia accolta la propria domanda di accertamento della carenza dei
presupposti di brevettabilità della frazione italiana del brevetto europeo e la conseguente
dichiarazione di nullità del brevetto EP'138 per mancanza di novità e attività inventiva.
anche, i motivi di un precedente della Corte inglese, che ha revocato il medesimo brevetto
nella sua frazione britannica, e sostiene che la rivendicazione si riferirebbe all’uso di un
prodotto già noto: R avrebbe meramente spiegato l’esistenza di due forme cristalline
di maltitolo preesistenti e conosciute all’arte nota (all.12, 10, 9, 11, 16, 13 parte C in
primo grado).
di una sua impurezza, sarebbe una mera scoperta scientifica di un quid già esistente in natura
e come tale non brevettabile ai sensi dell’art. 45 CPI.
10.
il brevetto d’uso fosse da interpretare restrittivamente, ovverosia che l’uso rivendicato fosse
limitato a un controllo attivo del contenuto del maltotriitolo nello sciroppo non riducibile a
una mera scoperta scientifica, perché questo uso permetterebbe di manipolare la forma dei
cristalli ottenendo un quid prima inesistente non presente in alcuna anteriorità prodotta da
parte appellata.
tecnica nota e che, quindi, la censura di mancanza di attività inventiva sia infondata.
11.
un brevetto di procedimento come sostenuto dalla società C, ma un brevetto d’uso e
che non si dovesse ritenere una mera scoperta scientifica ma un’invenzione, dal momento
che l’oggetto brevettato risulta essere l’impiego di una sostanza nota.
che tale specifico utilizzo dell’impurezza del maltotrittolo non fosse una mera legge
scientifica, ma la soluzione a uno specifico problema tecnico-industriale: ottenere diversi
cristalli del dolcificante in causa, utilizzabili più facilmente nella produzione di specifici
prodotti.
12.
concentrazione del maltotrittolo sul dolcificante, ma propone un impiego pratico dello stesso
con una determinata finalizzazione, ovverosia l'acquisizione di un controllo sulla forma dei
cristalli di maltitolo e la conseguente risoluzione dei problemi annessi all’indeterminatezza
morfologica che si aveva nel passato.
14.
prima inesistente, basato sull’interrelazione tra maltotriitolo e forma dei cristalli di maltitolo,
ottenendo, quindi, un effetto tecnico che è brevettabile ai sensi dell’art. 45 CPI.
15.
contengono descrizioni dell’esistenza di cristalli di maltitolo ma non arrivano a indicare
l’utilizzo attivo del tenore di maltotriitolo con l’obiettivo specifico di orientare la
cristallizzazione del maltitolo verso una determinata forma.
16.
17.
18.
bipiramidali (una delle due forme isolate nel brevetto de quo) e che questi non sarebbero
ottenibili senza un controllo attivo del tenore del maltotriitolo.
stessa C ad ammettere il controllo di tale impurezza, pur affermandone una diversa
finalità.
grado di purezza e l’aumento della velocità di cristallizzazione - in quanto tali obiettivi
sarebbero stati semplicemente perseguibili mantenendo basso il livello di tutte le impurezze
presenti e non solamente del maltotriitolo sopraddetto.
19.
la prova di tale contraffazione nel caso di un brevetto d’uso consisterebbe nella
dimostrazione della finalità di C di orientare la cristallizzazione del dolcificante tramite
l’impiego del maltotriitolo (ovverosia di ottenere lo specifico risultato tecnico rivendicato
nel brevetto), mentre le finalità di tale utilizzo dell’impurezza da parte della società
sarebbero diverse.
20.
di comportamenti di concorrenza sleale e la conseguente domanda risarcitoria, con la
seguente motivazione: “non risultano elementi certi e decisivi che consentano di ricondurre
tale uso attivo del maltotriitolo alla specifica finalità oggetto della privativa di parte attrice,
e cioè per orientare la forma dei cristalli di maltitolo nel senso voluto” perché “dato pure
atto che le spiegazioni fornite da C s.r.l. circa il fatto che essa proceda durante la
lavorazione al solo controllo del tenore del maltotriitolo presente nello sciroppo di
maltitolo per finalità alternative a quella di determinare la forma dei cristalli di maltitolo
non risultano di fatto convincenti, tuttavia non ritiene il Collegio che sulla base dei soli
elementi innanzi esposti possa ritenersi sufficientemente integrata la prova certa della
dedotta contraffazione”.
quantità di maltotriitolo non esclude che il prodotto oggetto di lavorazione sia stato già
preventivamente selezionato rispetto ai livelli di presenza di altre impurezze, la cui ulteriore
verifica pertanto potrebbe non essere necessaria nel corso della fase di produzione del
maltitolo.
questione non consente pertanto di trarre univoche conclusioni circa l'effettiva
contraffazione del brevetto di parte attrice”.
rivendicazione è caratterizzata da una specifica finalità di ottenimento dell’effetto tecnico
soggiacente all’uso proposto, includendo come denotazione tecnica anche il raggiungimento
di un determinato risultato (si vedano decisioni G2/88, G6/88, Guidelines C-VI 9.7, vedi
AII. 18-1, 18-3, 19 della convenuta).
rivendicazione del brevetto de quo sia equivalente alla rivendicazione di procedimento n.9
del medesimo brevetto, ritenuta, però, carente di novità dinanzi alla Divisione di
Opposizione EPO (argomento proposto da C a sostegno dell’appello incidentale).
la capacità di orientare la forma di cristallizzazione del maltitolo.
dell’impurezza maltotriitolo consiste in un suo controllo attivo a una certa percentuale
durante il procedimento di produzione del maltitolo.
un’intenzionalità di C occorre, quindi, verificare se detta società controlli attivamente
l’impurezza e se questo controllo abbia la specifica finalità di orientamento della forma dei
cristalli.
24.
effettua dei controlli sull’utilizzo del maltotriitolo.
una soglia massima di accessibilità fissata all’ 1%, ed è, indipendentemente che sia effettuato
a monte e/o a valle della fase di cristallizzazione, un controllo propriamente attivo, come
sostenuto dall’appellante.
interpretare il testo del brevetto d’uso per comprenderne i limiti, in particolare nel definire la
finalità dello specifico impiego del maltotriitolo.
26.
secondo comma, che “i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni”
e, al terzo comma, che “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica
ai terzi”.
27.
nell’interpretazione del brevetto per portare in maniera chiara e completa un’invenzione a
conoscenza di terzi (Comma 2).
titolare del brevetto, ma è essa stessa un limite al diritto di privativa.
deve leggersi il terzo comma, laddove specifica i due interessi da contemperare nell’attività
di interpretazione, da un lato l’“equa protezione del titolare” e, dall’altro, la “ragionevole
sicurezza dei terzi”, dal momento che l’attività brevettuale è comunque un ostacolo al
mercato e alla libera concorrenza.
restrittivamente, alla luce di quanto risulta espresso dal titolare all’interno del testo, senza
possibilità di ampliarne il significato.
l’utilizzo oggetto di brevetto da parte di C (purezza del maltitolo e/o maggior velocità
di cristalizzazione), manca la prova che l’uso di C avesse la finalità propria del
brevetto, come è stato, anche, affermato dai consulenti tecnici d’ufficio in questo e in primo
grado.
composizioni di maltitolo senza quei difetti che presenta, invece, all’arte nota (pag. 3
brevetto), specificando che “d’altra parte, l’impiego di cristalli di maltitolo bipiramidali
(n.d.a. forme del prodotto di C) risulta interessante per la produzione di cioccolato
(massa più legata prima della raffinazione), di chewing gum (possibilità di conservare una
struttura morbida con una quantità elevata di maltitolo polverulento), di forme secche
farmaceutiche (miglior scorrimento) ecc.” (pag. 5 brevetto).
anche affermato dal CTU (pag. 22 relazione peritale), è commercializzato da C come 11
proprio dolcificante per una serie di prodotti anche diversi da quelli elencati da R
nella descrizione del brevetto.
sezione applications, Vimpiego del prodotto per una gamma di articoli più vasta di quella
presente all’interno della descrizione brevettuale, comprendendo, oltre il cioccolato e il
chewing gum, anche altri impasti da forno e di pasticceria, caramelle, gelato e così via.
contraffazione del brevetto de quo, perché non vi è prova che C controllasse
l’impurezza del maltitriittolo per creare dei cristalli da utilizzare per evitare i problemi di
cristallizzazione, che si presentavano in alcuni prodotti contenenti il maltitolo ed elencati nel
testo brevettuale.
32. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d’appello, la sentenza del
Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e
per i motivi di cui sopra.
33.
10 marzo 2014, n. 55, devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
La Corte
nella causa d’appello tra RF SA e C SRL
I.
Dott. C. giu4);
II.
quelle di CTU liquidate nella misura richiesta con nota depositata telematicamente il
12/4/2017.
giu1