Sentenza 510/2018 della Tribunale Ordinario Di Bologna Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al
SCI S.R.L. (C.F. XXX) con il patrocinio dell’avv. GG e dell’avv.
RC (XXX) Indirizzo Telematico; ML
(XXX) XXX; elettivamente domiciliato in VIA
XXX presso il difensore avv. GG
ATTRICE
CHA GMBH (C.F. 00000000000) con il patrocinio dell’avv. GG
e dell’avv. TR (XXX) VIA XXX; PA (XXX) VIA XXX; elettivamente domiciliato in VIA XXX
presso il difensore avv. GG
CONVENUTA
Conclusioni per la parte attrice:
a)
motivi di diritto che il Giudice riterrà di applicare, che l’utilizzo da parte di So.c.im s.r.l. nel sito
internet www.socim-mo.com della dicitura “HANDTE" è legittimo in quanto non viola i marchi
tedeschi n. DE30221926, DE 30250951 e DE 30460574, poiché lecito ai sensi dell’art. 21
comma 1 lett. c) CPI a prescindere dal mercato a cui si rivolge;
b)
motivi di diritto che il Giudice riterrà di applicare, che l’utilizzo da parte di So.c.im s.r.l. nel sito
internet www.socim-mo.com della divitura “HANDTE" è legittima
rivolto al mercato tedesco ma a quello italiano;
c)
dell’attrice ed a spese della convenuta, in caratteri doppi del normale e modulo 14, per una volta
ed a spese della convenuta sui quotidiani LA REPUBLICA e CORRIERE DELLA SERA, entro
20 giorni dalla data di deposito in Cancelleria della sentenza;
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati.
Conclusioni per la parte convenuta:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria)
previo inoltre ogni più opportuno accertamento così provvedere:
In via pregiudiziale:
-
competenza esclusiva del giudice tedesco, in particolare del Tribunale di Stoccarda, ex art. 24.4 e 27 del
Regolamento;
-
del giudice tedesco, in particolare del Tribunale di Stoccarda, ex art. 7.2 del Regolamento;
-
del giudice tedesco, in particolare del Tribunale di Stoccarda, ex art. 29.3 del Regolamento (litispendenza);
-
del giudice tedesco, in particolare del Tribunale di Stoccarda, ex art. 30.2 del Regolamento (connessione).
In via preliminare:
-
e/o art. 8.1 del Regolamento (CE) 864/2007 ;
In via principale e nel merito:
-
In via istruttoria:
- respingere l’eccezione di disconoscimento dei documenti n. 5, 6, 7, 12 e 13 sollevata da parte attrice;
In ogni caso:
compatibili con i comuni impianti industriali di filtrazione presenti sul mercato, anche
attraverso il proprio sito internet www.socim-mo.com nel quale essa pubblicizzava anche un
catalogo on line di ricambi compatibili, ha esposto di avere ricevuto in data 14 ottobre 2015 una
diffida dalla società tedesca CH, la quale lamentava l’utilizzo da parte sua della
parola H sul proprio sito internet www.socim-mo.com, in asserita violazione dei
marchi tedeschi “H U", oggetto di tre separate registrazioni nazionali, nn.
DE30221926, DE 30250951 e DE 30460574; con la diffida le era stato anche chiesto di
impegnarsi al pagamento di una penale per ogni singolo successivo caso di violazione oltreché
il pagamento delle spese sostenute dalla società tedesca. Alle sue manifestate rimostranze
CH APC GmbH aveva fatto seguire il deposito di un ricorso cautelare davanti al
tribunale di Stoccarda, nel quale chiedeva emettersi nei suoi confronti una pronuncia avente ad
oggetto il divieto di offrire in vendita o di pubblicizzare elementi filtranti recanti il marchio
H; l’istanza veniva accolta con un provvedimento di inibitoria dall’utilizzo del nome
H, nonostante che l’uso del detto termine sul sito fosse avvenuto con finalità
esclusivamente descrittiva, peraltro attraverso un sito internet predisposto in Italia e destinato al
pubblico italiano, come dimostrava anche la circostanza dell’utilizzo della lingua italiana.
convenuta avevano esclusiva efficacia all’interno del territorio tedesco, ne conseguiva che ben
avrebbe potuto accertarsi l’inefficacia delle dette privative sul territorio italiano. La competenza
del tribunale di Bologna, inoltre, si radicava in conseguenza del fatto che i materiali erano stati
caricati sul sito internet italiano dell’attrice e, dunque, l’Italia era il luogo della presunta
condotta illecita rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 120 c. 6 Cpdice per la Proprietà
Industriale e 7 del Regolamento UE 1215/2012 .
2.
giurisdizione del giudice adito, avendo il tribunale di Stoccarda ritenuto la propria competenza
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 1215/2012 sulla scorta, tra l’altro, della decisione della
Corte europea del 3.10.2013 (in causa C-170/12); il tribunale tedesco aveva inoltre accertato
l’avvenuta condotta di contraffazione del marchio tedesco “H", valutando che la società
italiana commercializzava sul territorio europeo i filtri H attirando anche i clienti tedeschi
attraverso l’utilizzo, su internet, della parola H; la decisione del tribunale di Stoccarda,
peraltro, non era definitiva, essendo aperti i termini per l’impugnazione, sicché non vi sarebbe
stata in ogni caso la possibilità per il giudice italiano di pronunciarsi sulla medesima fattispecie,
diversamente integrandosi una ipotesi di c.d. bis in idem. In caso, poi, si fosse ritenuta la
giurisdizione del giudice italiano, avrebbe dovuto applicarsi alla fattispecie la legge nazionale
tedesca, ai sensi del Regolamento c.d. “Roma II". La società convenuta ha chiesto, quindi nel
merito, il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti per infondatezza, essendosi già
accertata la contraffazione dei marchi tedeschi registrati.
3. La causa è stata documentalmente istruita; quindi, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 4. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di incompetenza giurisdizionale del tribunale adito,
sollevata dalla società convenuta CH.
di Bologna sulla scorta dell’art. 7 del Regolamento UE 1215/2012 (già art. 5 del Regolamento
comunitario 44/2001 ), in particolare sulla scorta del criterio del luogo della condotta, ossia del
locus commissi delicti. Più in particolare, in conformità con l’interpretazione resa dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia (CG 1 ottobre 2002, Henkel, C-167/00 e Cg Chemie, C-
189/08) la società attrice individua tale luogo nel posto in cui sono stati caricati i dati sul suo
sito internet e, quindi, presso la sede legale della SCI, in XXX.
sensi dell’art. 29.3 del Reg. UE cit. 1215/2012 , per avere il tribunale di Stoccarda già accertato
la propria competenza nel procedimento sfociato nel provvedimento inibitorio del 19.2.2016,
sulla scorta del criterio del luogo del danno reale o potenziale, invocando a sostegno della tesi
l’interpretazione dell’art. 7 del cit. Reg. fornita dalla Corte di Giustizia (decisione della Corte di
Giustizia del 3.10.2013 in causa C-170/12 – Picney/KDG Mediatech).
5. L’eccezione sollevata dalla convenuta non merita accoglimento.
extracontrattuali, la competenza del giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può
avvenire.
Corte di Giustizia: “L’art. 5.3 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una
controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa
dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito
Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro
Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è
registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista". (CG
sentenza Wintersteiger del 19.4.2012, nella causa C-523/10. Il principio è pienamente
condivisibile ed applicabile alla fattispecie in esame, laddove l’utilizzo del termine “H"
nel sito internet della società attrice presuppone l’inserimento del dato da parte della società
odierna attrice nel server del gestore del sito, posto nel luogo di residenza della società attrice.
Dunque può farsi riferimento al luogo di residenza dell’inserzionista, che nel caso di specie è
appunto Modena, con conseguente competenza di questa Sezione Specializzata per l’Impresa
presso il tribunale di Bologna. Né tale considerazione è elisa dalla circostanza che la
competenza giurisdizionale risulta riscontrata anche dal giudice tedesco, ai fini cautelari e
nell’ambito del procedimento all’esito del quale è stata concessa l’inibitoria in favore della
CH. Occorre infatti ricordare che, nella interpretazione della norma fornita dalla
Corte di Giustizia è chiarito che l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può
avvenire" riportata nella norma citata concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato
sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta
del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola" (sentenza eDate Advertising e
a. del 25 ottobre 2011 in causa C-509/09 e C-161/2010)
quale la competenza giurisdizionale sarebbe radicata in Germania in applicazione dell’art. 24 n.
4 del Regolamento citato.
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione (del diritto di
proprietà industriale) sono stati effettuati, qualora si verta in materia di registrazione o di validità di
brevetti, marchi et alia, per i quali è previsto il deposito ovvero la registrazione; è evidente infatti
che, nel caso di specie, non si discute di validità o registrazione dei marchi tedeschi
denominativi/figuratici “H", bensì esclusivamente di contraffazione dei detti segni distintivi
(qui in termini di accertamento negativo della contraffazione), segnatamente di marchi nazionali
registrati, condotta che integra pacificamente una ipotesi di illecito extracontrattuale, rientrando
pertanto pienamente nell’ipotesi di cui al citato art. 7 del Reg. UE 1215/2012 .
specializzata non ricorrerebbe, atteso il principio del ne bis in idem, perché la corte territoriale
tedesca, da essa adita in sede cautelare, all’esito del procedimento concluso con il
provvedimento del 19.2.2016, avrebbe, innanzitutto, accertato la sussistenza della competenza
giurisdizionale davanti a sé in relazione alla domanda di contraffazione proposta nei confronti
della odierna attrice e, quindi, pronunciato nel merito.
dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell’art. 29.3 Reg. 1215/2015 giacché una diversa
valutazione comporterebbe l’inoperatività in Italia del provvedimento cautelare suddetto, ai
sensi dell’art. 45.1 lett. d) del Reg. UE 1215/2012 (Diniego di riconoscimento), in violazione al
principio di riconoscimento ed esecuzioni delle decisioni di natura cautelare all’interno dello
spazio europeo (art. 2 del Regolamento).
29 del Reg. cit. non operi, non essendo stato promosso a seguito del provvedimento cautelare il
giudizio di merito presso il giudice tedesco.
di un provvedimento cautelare nel quale il tribunale ha ritenuto di lasciare aperti i termini per
l’impugnazione (v. l’avvertenza riportata nel provvedimento del tribunale di Stoccarda a pag. 8
in fondo: “Contro la presente decisione può essere presentato ricorso.
scadenza per la presentazione dell’eventuale ricorso"), impugnazione che ad oggi non risulta
proposta; non risulta, inoltre, neanche che sia stato instaurato, presso quel tribunale, il giudizio
di merito finalizzato all’accertamento della contraffazione.
del giudizio di merito davanti al giudice tedesco avrebbe potuto ritenersi la prevenzione della
azione proposta dinanzi al tribunale di Stoccarda rispetto alla presente, da individuarsi con
riferimento alla data di deposito del ricorso cautelare dinanzi al giudice tedesco.
alcun modo che la decisione emessa dal tribunale di Stoccarda in sede cautelare abbia natura
completamente autonoma rispetto al giudizio ordinario, sì da poter prescindere dalla
proposizione del giudizio di merito, tale natura essendo riconosciuta, sulla scorta di recente
pronuncia della Corte di Giustizia, tendenzialmente soltanto ai procedimenti sommari aventi
carattere istruttorio non urgente.
l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
punto 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 , concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in
caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non
può costituire la data in cui “è considerato adito", ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su
una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura", nello stesso senso il
considerando 25 del Reg del 2012.
caso di specie non costituisce ostacolo alle conclusioni cui si è giunti, la circostanza per la quale
il mancato riconoscimento della litispendenza comporterebbe l’impossibilità di eseguire il
provvedimento emesso dal giudice tedesco nel territorio dello Stato Italiano, configurandosi una
ipotesi di diniego di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del cit. Reg. UE cit. (in violazione al
principio generale di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti cautelari.
parte convenuta ha osservato che l’art. 2 del Reg. cit.3
sancirebbe espressamente l’applicazione
del Capo III (Riconoscimento ed Esecuzione) anche ai provvedimenti cautelari, sicché il
mancato riconoscimento nella fattispecie della sussistenza di una ipotesi di litispendenza
comunitaria determinerebbe il mancato riconoscimento in Italia del provvedimento cautelare, in
contrasto con il principio posto dallo stesso Regolamento.
atteso che lo stesso provvedimento del tribunale di Stoccarda limita espressamente i propri
effetti all’interno del territorio tedesco, in conformità peraltro del principio di territorialità che
governa la normativa nazionale in materia di marchi registrati.
provvedimento, laddove viene disposto: “viene fatto divieto alla convenuta di offrire,
distribuire, far distribuire a terzi o pubblicizzare, nella Repubblica Federale di Germania,
elementi filtranti recanti il marchio “H" o “H" soprattutto se si presentano nella
forma seguente...", cfr. doc. 11 del fascicolo della parte convenuta.
tedesco dunque può ritenersi, anche alla luce del richiamato principio di territorialità, avere di
fatto operatività limitata al territorio tedesco e, conseguentemente, inidoneità alla circolazione
al di fuori di detto territorio. Non configurandosi litispendenza, ne risulta assorbita anche
l’eccezione di incompetenza fondata sull’art. 29.3. del Reg., che presuppone appunto
l’operatività dell’istituto della litispendenza.
«decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla
determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere
Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale
competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari
emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il
provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;
8.
configurarsi, nella fattispecie in esame, una ipotesi di ne bis in idem non essendovi elementi per
ritenere che la decisione, definita dallo stesso giudice tedesco di natura cautelare, abbia
carattere definitivo e non provvisorio.
9.
che, riconosciuta la competenza a decidere sulla domanda avente sostanzialmente oggetto di
accertamento negativo della contraffazione, la legge nazionale applicabile al caso concreto,
deve individuarsi nella legge tedesca, la cui operatività va ovviamente riscontrata nei limiti del
territorio tedesco, e non anche di quello italiano.
rigettata.
motivi di cui in narrativa o per i diversi motivi di diritto che il Giudice riterrà di applicare, che
l’utilizzo da parte di So.c.im s.r.l. nel sito internet XXX della dicitura
“H" è legittimo in quanto non viola i marchi tedeschi n. DE30221926, DE 30250951 e
DE 30460574, poiché lecito ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. c) CPI a prescindere dal
mercato a cui si rivolge".
(violazione dei diritti di proprietà intellettuale) del Regolamento CE 864/2007 del Parlamento
europeo e del Consigliodell’11.7.2007, c.d. “Roma II", il quale dispone, al primo comma: “la
legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione del diritto di
proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta".
esame, quindi, la legge tedesca.
domanda chiedendo una pronuncia limitata al territorio italiano, e poiché la pubblicità o
l’offerta sul sito internet effettuata per il tramite della parola “H", atteso il mezzo di
diffusione utilizzato, deve ritenersi rivolta al pubblico di utenti della rete (così sembra anche
desumersi dal livello del domain name utilizzato e cioè “.com"), ne consegue che, ai fini di
valutare la domanda, dovrà applicarsi la legge tedesca sui marchi.
10.
della sussistenza della deroga di cui all’art. 23, punto 3, della legge tedesca sui marchi,
fornendo elementi idonei a poter valutare che l’utilizzo del segno H sarebbe necessario al
fine di fornire indicazioni sulla destinazione d’uso del prodotto, condividendosi le conclusioni
cui è giunta la corte tedesca, nel provvedimento cautelare del 19.2.2016 cit. (v. sub doc. 11).
Pertanto, con riferimento alla questione della natura descrittiva dell’uso del segno, la domanda
di accertamento negativo della contraffazione va rigettata.
nessun rilievo spiega la contestazione mossa dalla parte attrice con riferimento alla
documentazione versata in atti dalla parte convenuta, sia perché genericamente svolta (i docc. 5,
6, 7, 12 e 13 non sarebbero riferibili all’attrice ed il loro contenuto non corrisponderebbe al
vero) e sia perché è la stessa parte attrice ad avere ammesso, nell’atto di citazione, l’uso da
parte sua del termine “H" sul proprio sito (risulta pure dal XXX
provvedimento cautelare emesso dal tribunale tedesco); la “non corrispondenza al vero", per
altro verso, non ha alcun rilievo processuale (la contestazione potrebbe al più avere ad oggetto
la non conformità all’originale della copia), così come alcun rilievo processuale ha il
“disconoscimento" della documentazione in questione, giacché si tratta di stampe da siti
internet, nei quali non vi è alcuna sottoscrizione idonea ad essere disconosciuta.
narrativa o per i diversi motivi di diritto che il Giudice riterrà di applicare, che l’utilizzo da
parte di SCI s.r.l. nel sito internet XXX della dicitura “H" è
legittima perché l’utilizzo non è rivolto al mercato tedesco ma a quello italiano".
domanda può essere rigettata, per le considerazioni che sono già state svolte con riferimento
alla peculiarità dello strumento di diffusione utilizzato (la rete) con riferimento al messaggio
pubblicitario contenente la parola “H", potendosi anche in questo giudizio condividere le
considerazioni che sono già state esaminate nel provvedimento cautelare del tribunale di
Stoccarda.
sottese, possono essere interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
-
dott. giu1