Sentenza 1372/2017 della Tribunale Ordinario Di Bologna Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Civile
N. R.G. 5084/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5084/2015
A - ASR S.R.L. (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv.
LMA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. LMA
AAFERDGC andamp; C. S.N.C.
(C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. CF e dell’avv. , elettivamente
domiciliato in XXX presso il difensore avv. CF
AFZDGI SRL (C.F. XXX), con il
patrocinio dell’avv. CF, elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. CF CONVENUTI
La parte attrice ha così concluso:
Voglia il Tribunale adito,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
previo ogni accertamento e/o declaratoria,
previa, se del caso, ammissione delle istanze istruttorie formulate dall’attrice e sin qui non ammesse,
con conseguente rimessione della causa in istruttoria per la relativa assunzione,
nel merito:
registrazione nazionale n. 0001492755, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25, comma 1,
lettera a) e 12, comma 1, lettere a) e b) c.p. i. ovvero degli articoli 25, comma 1, let-tera b) e 19, comma
2 c.p.i.;
- ordinare la trasmissione di copia della emananda sentenza all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, ex
art. 122, comma 8 c.p. i., per i conseguenti adempimenti;
dell’attrice, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’ art. 2598 c.c. ai danni
della medesima;
illeciti di cui al punto precedente, dando gli opportuni provvedimenti affinché ne venga-no eliminati gli
effetti;
segno segno “Afer”;
constatata successivamente all’emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle
pronunce contenute nella sentenza stessa;
marchio e di concorrenza sleale, nella misura da quantificarsi in corso di causa, even-tualmente con
ricorso alla valutazione equitativa;/2015
contraffazione di marchio e di concorrenza sleale, nella misura in cui questi eventualmente eccedano il
risarcimento del danno;
Le convenute AFERDGC andamp; C snc e AFZDGI s.r.l. hanno così concluso:
Voglia il tribunale di Bologna, contrariis rejectis,
Con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compresi rimborso forfetario, spese generali, CPA e IVA.
1. La società A, a capitale pubblico, operante nel settore delle onoranze funebri nella regione
Emilia Romagna sin dal 2006 con sedi operative in Ravenna e Faenza, premesso di avere
utilizzato, sin dalla sua costituzione, il segno distintivo “Aser” facendone ampio uso anche a
livello pubblicitario per contraddistinguere la propria attività di pompe funebri, ha esposto che
la concorrente AFZ, dopo avere preso in locazione in data 2011 i locali dove
essa attrice aveva storicamente esercitato la propria attività e dopo avere depositato domanda di
registrazione di marchio nazionale “Afer” per il medesimo settore (marchio poi concesso in
data 22.10.2011 con il n. 0001492755), aveva consentito che analoga attività di pompe funebri
venisse svolta dalla propria figlia negli stessi locali di XXX, dove A
aveva svolto la propria attività; a tal fine era stata costituita la società AFERDGC andamp; C. snc utilizzando nello svolgimento della attività
commerciale suddetta il logo “Città di Faenza Afer”, con
conseguente rilevante rischio di confusione per l’utenza riferibile ad A.
2. In diritto
ragione della preesistenza del marchio Aser utilizzato da essa attrice a far data dal 2006, attesa
invero la rilevante somiglianza tra i segni e la totale identità dei servizi resi dalle concorrenti,
tenuto conto della notorietà non meramente locale acquisita dal segno “Aser” per effetto
dell’uso effettivo, specie con riferimento alla attività di pubblicità effettuata on line e, dunque,
con effetti sull’intero territorio nazionale e internazionale.
3.
sensi dell’ art. 25 co. 1 lett. b) e 19 co. 2 del Codice della Proprietà Industriale , avendo la
convenuta AFZ registrato il ridetto marchio in malafede, come sarebbe
chiaramente desumibile dalla circostanza che la registrazione del marchio sarebbe stata richiesta
dalla AFZ, mentre l’uso del segno era effettuato dalla AFERDGC andamp; C., la quale peraltro svolgeva la sua attività
imprenditoriale all’interno dei locali nei quali aveva pure operato A, proprio al fine di
ingenerare confusione con l’uso del segno A.
4.
concorrenza sleale, sia con riferimento alla fattispecie confusoria di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c. che con riferimento alle fattispecie di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 2598 c.c. , anche sotto il
profilo dell’agganciamento e dell’appropriazione di pregi, determinandosi, analogamente, un
effetto di sviamento di clientela nonché di svilimento dell’unicità e istintività del segno A,
oltreché un danno in termini di discredito e di lesione dell’immagine commerciale dell’azienda.
L’attrice concludeva quindi come in epigrafe riportato.
5. Nel giudizio si sono costituite entrambe le società convenute chiedendo il rigetto delle domande
proposte nei loro confronti. L’AFZ ha evidenziato di operare sul territorio
faentino per lo svolgimento di servizio funebre da oltre 100 anni e di avere concesso in affitto il
ramo di azienda in questione alla società A, la quale aveva
stabilito la propria attività nei locali di XXX, subentrando nel contratto di
locazione, utilizzando il marchio “Afer Agenzia Funebre Emilia Romagna” registrato il
28.10.2011, oltre al marchio figurativo “Città di Faenza” pure depositato il 28.10.2011.
notorietà non locale, atteso che, al contrario, l’utilizzo da parte dell’attrice del detto segno era
avvenuta limitatamente al territorio ravennate e faentino (e zone limitrofe), sicché il preuso non
avrebbe potuto avere efficacia invalidante della registrazione.
malafede, la convenuta AFERDGC andamp; C snc ha
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo essa proceduto
alla registrazione del segno.
evidenziava l’insussistenza, sia perché l’attrice non aveva dato prova che il proprio segno
avesse raggiunto un grado di notorietà non puramente locale, sia in quanto la stessa non aveva
fornito la prova della presenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie, quali la
consapevolezza di ledere la legittima aspettativa del terzo, la finalità di ostacolo dello sviluppo
dell’attività imprenditoriale del terzo e il correlato vantaggio per il soggetto registrante.
Contestava, infine, la configurabilità delle fattispecie di concorrenza sleale di cui al richiamato
art. 2598 c.c.
6. La causa, concesse le memorie autorizzate ex
, è stata
documentalmente istruita. Quindi, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con
assegnazione dei termini per il deposito delle memorie difensive finali di cui all’
registrato Afer con il n. ‘755, nella titolarità della convenuta AFZ, nullità
invocata ex art. 25 e 12 lett. a) e b) CPI, va osservato che entrambe le fattispecie prevedono
l’efficacia invalidante del segno anteriore sul marchio successivamente registrato a condizione
che il primo segno possa considerarsi avente notorietà non puramente locale, diversamente
dovendosi sondare l’applicabilità al caso di specie dell’ultimo periodo degli artt. 12 lett. a) e b),
secondo cui l’uso del segno che importi notorietà puramente locale non toglie la novità, ma il
terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio (o della ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, come previsto dalla
lett. b) del primo comma dell’art. 12 CPI), in ambito puramente locale, con conseguente
coesistenza dei due marchi nella zona del preuso locale (cfr. Cass. 4405/06, Cass. 98/3236 ).
parte convenuta ha infatti contestato che il marchio Aser utilizzato di fatto dalla parte attrice
(così come anche la denominazione sociale Afer) abbiano raggiunto notorietà generale, per
contro l’uso essendo limitato nei fatti alla zona di Faenza e Ravenna.
allegato che il requisito della notorietà puramente locale debba restringersi soltanto all’ambito
provinciale, qualificandosi come notorio a livello generale anche l’uso del segno che raggiunga
un livello anche solo regionale (cfr. prima memoria autorizzata).
variamente inteso dalla giurisprudenza di merito, né la giurisprudenza di legittimità ha fornito
criteri sufficientemente specifici per identificare l’estensione “puramente locale” (cfr. Cass.
9.11.2015 n. 22845, Cass. 4405/2006, Cass. 14787/2007, Cass. 14342/2003 e Cass. 3236/98 );
nella giurisprudenza di merito in alcuni casi si è richiesto l’uso ultraregionale, in altri casi l’uso
quantomeno regionale ed in altri ancora essendosi ritenuto sufficiente l’ambito provinciale (cfr.
App. Torino 30.11.1984 in GADI 1984 n. 1818 ).
specie la documentazione versata in atti non fornisce indicazioni conferenti circa l’uso del
segno al di fuori degli ambiti territoriali di Faenza e Ravenna, non potendosi ritenere idonei allo
scopo di provare la notorietà generale del segno i documenti costituiti da (poche) fatture emesse
a nome di (apparenti) clienti stranieri.
effettuata dalla società attrice deve ritenersi circoscritta agli stessi ambiti (Faenza e Ravenna),
mentre non è chiaramente evincibile dalla documentazione versata in atti con quali modalità e
con quale intensità sia avvenuta la pubblicità su internet (doc. 29 e ss. depositati dalla parte
attrice con la seconda memoria autorizzata).
deve ritenersi limitata alle province di Ravenna e Faenza, ambiti territoriali neanche
particolarmente popolosi, sicché non se ne può inferire una notorietà del segno in ambito non
puramente locale.
denominazione sociale ASER.
12.1 lett. a) e b) CPI deve essere respinta.
ai sensi dell’art. 25 e 19 CPI, in relazione alla quale appare passivamente legittimata soltanto la
convenuta AFZ, che ha registrato il marchio “Afer”.
malafede si riferisce all’ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa in
ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, aspettativa cui l’ordinamento attribuisce
una tutela anticipata laddove essa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del
medesimo segno eseguita da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo e che abbia
agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto.
significato di accordare (una anticipata) tutela a chi, pur avendo già destinato il segno a fungere
come proprio marchio, non vi abbia ancora provveduto e, viceversa, di negarla a chi, avendo
conoscenza di tale destinazione, frapponga ostacoli, in mala fede, appunto a tale “programma”
depositando a proprio nome l’”altrui” segno.
l’interesse legittimo di alcuni ad ottenere la registrazione del marchio, escludendosi che tale
rimedio possa riconoscersi anche al titolare del diritto alla registrazione o addirittura a colui il
quale abbia già acquisito un diritto sul segno, giacché in quest’ultimo caso la tutela è
tipicamente predisposta dalla normativa specialistica (e prescinde dal requisito soggettivo).
altro verso, appare anche opportuno ricostruire l’istituto, con riferimento al presupposto
soggettivo (mala fede) qualificandolo nel senso del dolo, ossia della consapevolezza dell’altrui
interesse alla registrazione del segno e dell’intenzione del registrante di frapporre ostacoli
all’attività imprenditoriale altrui, richiedendosi pertanto il dolo specifico di danneggiare colui
che abbia coltivato un interesse legittimo alla registrazione.
stessa prospettazione della parte attrice e per come effettivamente accertato nei punti che
precedono la società è titolare di un diritto (seppure concorrente) sul segno “ASER”, per
l’attività di servizi funebri e limitatamente al territorio delle province di Ravenna e Faenza.
aspettativa alla registrazione del marchio ASER per servizi relativi al settore delle onoranze
funebri (il segno peraltro sarebbe stato utilizzato ininterrottamente dal 2006).
non si configura per la società attrice neanche con riferimento all’utilizzo del segno non limitato
alle province di Ravenna e Faenza, non essendovi traccia di tale prospettazione nell’atto
introduttivo.
acquisito agli atti induce a ritenere che nel caso di specie l’”animus” del registrante fosse diretto
a danneggiare il titolare della aspettativa, tenuto conto che l’uso del segno risale al 2006 e che
lo stessso, nel 2011, non aveva costituito ancora oggetto di registrazione.
in malafede abbia chiesto la registrazione in anticipo del marchio “altrui” ossia abbia chiesto la
registrazione proprio del segno che il concorrente avrebbe avuto interesse a registrare.
di specie, invece, il marchio registrato è diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al
marchio che la società attrice avrebbe avuto interesse a registrare (ASER), e non vi è alcun
elemento che induca a ritenere che la società attrice A avesse interesse a registrare il segno
“Afer”.
13.
fattispecie confusoria di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c. che alla fattispecie della appropriazione di
pregi di cui all’ art. 2598 n. 2 c.c. che alla fattispecie del parassitismo (agganciamento) di cui
all’ art. 2598 n. 3 c.c. , va osservato quanto segue.
sufficiente rilevare che l’utilizzo da parte della parte convenuta A del marchio Afer non può integrare in alcun modo illecito extracontrattuale,
trattandosi di segno in relazione al quale la detta società ha acquisito diritti esclusivi a seguito di
regolare registrazione.
della allegazione, non essendo stati specificamente allegati i pregi la cui appropriazione da parte
delle società convenute consentirebbe di integrare illecito.
costituito proprio dal segno, le conclusioni non potrebbero divergere da quanto osservato al
punto che precede.
questo caso il vantaggio concorrenziale acquisito indebitamente, ove fosse costituito dai clienti
acquisiti tramite l’uso del segno Afer, ricadrebbe nella fattispecie di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c. ,
mentre non risulta prospettato alcuna forma diversa di appropriazione del patrimonio aziendale
della società attrice.
17. Al rigetto delle domande proposte dalla parte attrice consegue il pagamento delle spese di lite a
vantaggio della parte convenuta, da liquidarsi come in dispositivo.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.