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Sentenza 5248/2017 della Tribunale Ordinario Di Torino Sezione Specializzata In Materia Di Impresa

La norma dispone che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda…siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotto i o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico…”, tenendo conto che “l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità…”. [...] • Il marchio HOEPLITEST registrato dal convenuto è simile al marchio HOEPLI usato dall’attrice, e a causa della somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti e servizi può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Il marchio di fatto usato dall’attrice ha un forte carattere distintivo, non essendo la parola HOEPLI - denominazione sociale derivante dal cognome del fondatore- attinente al prodotto e ai servizi che contraddistingue, ovvero libri e servizi dell’editoria; e l’aggiunta della parola TEST non vale a differenziare il marchio registrato dal convenuto dal marchio di fatto dell’attrice in misura idonea ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, rilevato che si tratta di termine che può essere considerato come meramente descrittivo di una collana editoriale dedicata alla preparazione dei test di ammissione universitari e che il nucleo caratterizzante del marchio è rappresentato dalla parola HOEPLI. [...] • La somiglianza tra i segni e l’identità dei prodotti possono determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni. [...] • Essendo la nullità stata allegata e ravvisata con riferimento al precedente marchio di fatto HOEPLI, è irrilevante che la registrazione del marchio HOEPLI da parte dell’attrice sia avvenuta solo nel 2015.[...]
Country Legal Domain Outcome of the case Annotated Court
Italy Trademark and patents Upheld claim(s) Annotated Tribunale Di Torino
Sentenza n. 5248/2017 pubbl. il 03/11/2017
RG n. 6022/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dai Magistrati:
giu1 PRESIDENTE giu2 GIUDICE giu3 GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6022/16 R.G.
Promossa da:
H S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in XXX, elettivamente domiciliata in
XXX, presso lo studio dell’Avv. MMT, che la rappresenta
e difende unitamente agli Avv.ti MM, GG, RC,
FR del Foro di XXX per procura in atti;
- ATTRICE - CONTRO
MR, elettivamente domiciliato in XXX,
presso lo studio dell’Avv. GG del Foro di XXX, che lo rappresenta e difende per procura
in atti;
- CONVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L’ATTRICE:
Disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria,
nel merito
- accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.
MR per carenza di novità;
- accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.
MR per deposito in mala fede della relativa domanda di registrazione;
- accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.
MR in quanto depositato dal non avente diritto;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite, incluse le spese forfetarie.
PER IL CONVENUTO:
Previo accoglimento delle istanze istruttorie articolate in corso di causa, da intendersi qui integralmente
richiamate e trascritte,
nel merito,
respingere tutte le domande, argomentazioni ed eccezioni avversarie, infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.H s.p.a. ha evocato in giudizio MR esponendo che: la casa editrice H
s.p.a., fondata nel 1870, è una società leader nel settore dell’editoria in Italia da oltre un secolo; la
H e l’omonimo marchio fanno dunque parte del patrimonio culturale ed editoriale italiano da
innumerevoli anni; fin dal 1998 l’attrice si è aperta al mondo dell’e-commerce, registrando in data
21.5.1998 il domain name www.hoepli.it; a tale registrazione hanno fatto seguito, in data 31.3.2005,
quella del domain name www.hoeplieditore.it, in data 9.2.2007 quella del domain name
www.hoeplitest.it e il 3.12.2010 quella del domain name www.hoepliscuola.it; il marchio HOEPLI
costituisce addirittura una voce della famosissima Enciclopedia Treccani; l’attrice ha sviluppato una
nuova collana di manuali per la preparazione dei test di ammissione universitari, denominata
HOEPLITEST, in commercio dal 2007; MR è un matematico che ha collaborato per
diversi anni con la casa editrice in veste di autore e, nell’ambito di tale collaborazione, ha contribuito
alla redazione di alcune opere appartenenti alla collana editoriale HOEPLITEST; in pendenza di tali
rapporti, in data 16.8.2007, il sig. M ha depositato a suo nome il marchio italiano avente ad
oggetto il segno HOEPLITEST nelle classi 16 e 35; l’attrice si è immediatamente attivata per far valere
i propri diritti di esclusiva su tale segno e con accordo del 28.9.2011 la questione è stata risolta
amichevolmente e il sig. M ha depositato in data 20.10.2011 l’istanza di rinuncia al marchio
HOEPLITEST; i rapporti professionali tra le parti sono proseguiti per circa due anni, sino a quando con
accordo del 8.7.2013 le stesse hanno deciso di interromperli in via definitiva e di provvedere alla
cessione di tutti i diritti d’autore spettanti in capo al sig. M a favore dell’attrice; senonchè che
in data 8.4.2013 il sig. M, in violazione dell’accordo 28.9.2011, ha depositato per la seconda
volta una domanda di registrazione di marchio, avente ad oggetto il segno HOEPLITEST, sempre per
le classi 16 e 35 (marchio n.1.565.269); il marchio di titolarità del sig. M è nullo per carenza
di novità ex art. 12 lett. a) c.p. i., in quanto anticipato dall’uso che del segno la H fa e a ha fatto
da oltre un secolo; il marchio è nullo anche in quanto registrato in violazione dell’art. 19.2 c.p.i. ai
sensi del quale non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in
mala fede; è inoltre nullo anche in quanto depositato dal non avente diritto, essendo l’attrice l’unica
legittimata ad ottenere una registrazione di marchio avente ad oggetto il segno HOEPLI nonché tutti i
segni e le espressioni, come HOEPLITEST, il cui “cuore” è costituito da tale patronimico.
Ha pertanto formulato le domande sopra riportate.
MR, costituendosi alla prima udienza, ha contestato le pretese e argomentazioni
attoree, affermando che: il marchio HOEPLITEST è stato liberamente ed autonomamente creato
nell’anno 2006 dal dott. M, il quale ha proceduto alla sua registrazione in data 8.4.2013 solo
dopo avere intimato la risoluzione per grave inadempienza della H s.p.a., dell’accordo del
28.9.2011, in attuazione del quale egli aveva rinunziato alla sua precedente registrazione; H
s.p.a. nei tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda non ha svolto alcuna opposizione alla
registrazione del marchio; è contestata ogni avversaria deduzione in tema di preuso del marchio
HOEPLITEST; il marchio HOEPLI è stato registrato dall’attrice solo il 26.11.2015 e dunque ben dopo
la registrazione del marchio oggetto di lite; contrariamente alle prospettazioni avversarie, il “cuore” del
marchio HOEPLITEST non è affatto costituito dal patronimico HOEPLI bensì dalla parola TEST, non
configurandosi alcuna interferenza con i segni attorei né alcuna violazione del dettato normativo; le
doglianze e le argomentazioni dell’attrice sono destituite di fondamento oltre che caratterizzate da
nebulosità di contenuti. Ha così chiesto di respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in
diritto.
II. Le domande di parte attrice sono fondate e vengono accolte.
MR ha ottenuto in data 6.11.2013, a seguito di domanda dell’8.4.2013, la registrazione
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del marchio n. 1565268 costituito dalla scritta
“HOEPLITEST”, per le classi 16 -carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati, materiale per
l’istruzione e l’insegnamento- e 35 -pubblicità- (doc.13 dell’attrice). Il marchio registrato è nullo ai sensi dell’ art. 25 lett. a) c.p. i. con riferimento alla mancanza del
requisito della novità di cui all’ art. 12 lett. a) c.p. i.. La norma dispone che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni
che alla data del deposito della domanda…siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i
prodotto i o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico…”, tenendo conto che
“l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente
locale, non toglie la novità…”. Il marchio di fatto HOEPLI è stato usato dalla casa editrice H s.p.a. per decenni per
contraddistinguere la propria attività e i propri prodotti, con diffusione a livello nazionale, e gode di
notorietà qualificata, idonea a privare di novità ogni successiva registrazione da parte di terzi ai sensi
della norma citata. La casa editrice H s.p.a. è stata fondata nel 1870 da UH e da allora ha
ininterrottamente operato sul territorio italiano. Parte attrice ha prodotto copiosa documentazione relativa all’attività svolta sull’intero territorio
nazionale dalla fondazione ad oggi, sempre facendo uso del marchio di fatto HOEPLI (docc. 5, 6, 7, 8,
da 14 a 31, da 33 a 40); particolarmente rilevanti sotto il profilo della notorietà qualificata sono:
-la partecipazione dal 1990 al Salone Internazionale del Libro di Torino, importante manifestazione
italiana dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura in generale (docc. 18-19);
-l’essersi aggiudicata il premio “Alassio 100 libri – Un editore per l’Europa”, conferito per il
fondamentale contributo di ricerca e di studio dato dalla casa editrice, fin dagli esordi nel 1870, alla
formazione tecnico-scientifica sul piano universitario e professionale; per aver creato una collana come
i “Manuali Hoepli” che è stata a lungo il riferimento primario per l’avviamento ai più svariati
mestieri>> (docc. 20-21);
-la presenza della voce HOEPLI nella rinomata Enciclopedia Treccani, che sul punto scrive: “Casa
editrice fondata da Ulrico H. …nel 1870 a Milano, e qui operante. Specializzata nella produzione
scientifica e tecnica, in particolare con le collane La biblioteca tecnica e i famosissimi Manuali di cui i
primi due titoli furono il Manuale del tintore di R. Lepetit …(1875) e il Manuale dell’ingegnere civile e
industriale di G. Colombo (1877), pubblicò anche opere di cultura generale…La H. è attiva nel settore
della manualistica, dell’editoria scolastica, universitaria e professionale, dell’informatica, dei codici
giuridici e dei dizionari” (doc.31). L’attrice ha inoltre registrato fin dal DD/MM/1998 il nome a dominio costituito dalla parola HOEPLI,
www.hoepli.it, che utilizza per il proprio sito Internet visitato ogni giorno da circa 75.000 utenti (docc.
27 e 28); e successivamente ha registrato ulteriori nomi a dominio comprensivi della parola HOEPLI,
quali www.hoeplieditore.it in data 31.3.2005, www.hoeplitest.it in data 9.2.2007 e www.hoepliscuola.it
in data 3.12.2010 (docc. 8, 29, 30). Il marchio HOEPLITEST registrato dal convenuto è simile al marchio HOEPLI usato dall’attrice, e a
causa della somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti e servizi può determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico. Il marchio di fatto usato dall’attrice ha un forte carattere distintivo, non essendo la parola HOEPLI -
denominazione sociale derivante dal cognome del fondatore- attinente al prodotto e ai servizi che
contraddistingue, ovvero libri e servizi dell’editoria; e l’aggiunta della parola TEST non vale a
differenziare il marchio registrato dal convenuto dal marchio di fatto dell’attrice in misura idonea ad
evitare il rischio di confusione per il pubblico, rilevato che si tratta di termine che può essere
considerato come meramente descrittivo di una collana editoriale dedicata alla preparazione dei test di
ammissione universitari e che il nucleo caratterizzante del marchio è rappresentato dalla parola
HOEPLI. Il convenuto ha registrato il proprio marchio per prodotti identici a quelli per i quali è sempre stato
utilizzato il marchio di fatto HOEPLI dell’attrice, ovvero libri, prodotti editoriali e relativa pubblicità. La somiglianza tra i segni e l’identità dei prodotti possono determinare un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni. Sussiste pertanto la nullità dedotta con riferimento all’ art. 12 lett. a) c.p. i., a prescindere da ogni
valutazione relativa al marchio di fatto HOEPLITEST utilizzato dall’attrice. Essendo la nullità stata allegata e ravvisata con riferimento al precedente marchio di fatto HOEPLI, è
irrilevante che la registrazione del marchio HOEPLI da parte dell’attrice sia avvenuta solo nel 2015. Il marchio registrato dal convenuto è stato depositato dal non avente diritto; per i motivi esposti,
l’attrice è l’unica titolare di un diritto di preuso con notorietà generale sul marchio HOEPLI ed è
l’unica legittimata ad ottenere una registrazione di marchio avente ad oggetto il segno HOEPLI e tutti i
segni, come HOEPLITEST, il cui “cuore” è costituito da tale patronimico. Sussiste anche la nullità ai sensi dell’ art. 25 lett. b) c.p. i. con riferimento all’ art. 19 comma 2 c.p. i., a norma del quale non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. MB ha presentato la domanda di registrazione di marchio in mala fede, come si evince
dai seguenti elementi. L’attrice è la casa editrice della collana di manuali HOEPLITEST dedicata ai test di ammissione
all’università, in commercio dal 2007 e ampiamente pubblicizzata grazie alla partecipazione di
H s.p.a. ad importanti eventi nel mondo dell’orientamento, della formazione e del lavoro, quali
la Fiera JOBandamp; Orienta e il Salone dello Studente Campus Orienta (docc. da 22 a 26 e da 33 a 37); in
data 9.2.2007 l’attrice ha anche registrato il nome a dominio www.hoeplitest.it. Il convenuto ha collaborato con la casa editrice H s.p.a. quale curatore, per conto della
medesima, di tale collana editoriale ed era quindi ben consapevole dell’uso del segno da parte
dell’attrice. Egli afferma di avere creato autonomamente il nome della collana, HOEPLITEST; l’affermazione non
è stata provata; in ogni caso il nome della collana è un segno semplice di immediata comprensione, che
nasce dall’unione del marchio HOEPLI dell’attrice e del termine TEST per indicarne il contenuto;
pertanto se anche l’idea di associare i due termini per indicare il nome della collana fosse venuta al sig.
M, lo stesso non avrebbe alcun diritto sul segno. Lo stesso convenuto deduce (memoria istruttoria DD/MM/2016) di avere ideato per conto di H s.p.a.
una collana di manuali che potesse sostituire la collana Alphatest, già presente nei cataloghi della casa
editrice; così riconoscendo di avere agito per conto dell’attrice e che il termine TEST era già utilizzato
in precedenza -collana Alphatest- con funzione descrittiva del contenuto della collana di manuali. Inoltre al momento del deposito del marchio nel 2013 Martignone Roberto aveva già rinunciato ad una
precedente domanda di marchio identica depositata il DD/MM/2007, a seguito della quale l’attrice si era
attivata per far valere i suoi diritti e le parti avevano sottoscritto un accordo in cui davano atto che
Hoepli Test è un segno creato da H s.p.a….di esclusiva titolarità di quest’ultima. Tale segno è
caratterizzato dalla presenza del marchio “Hoepli” che ne costituisce il cuore…>> e il sig. M
si era impegnato a cessare immediatamente e non intraprendere qualsiasi uso non autorizzato del
marchio “Hoeplitest” e ad impegnarsi per il futuro a non depositare e/o usare altri marchi o segni
distintivi, ivi inclusi ditta, ragione sociale e nome a dominio, contenenti il patronimico “Hoepli” od
altra denominazione simile e/o confondibile con lo stesso>> (doc. 11). La domanda di registrazione del 2013 oggetto di causa, depositata in concomitanza con il
deterioramento dei rapporti di collaborazione tra le parti, è pertanto avvenuta in mala fede.
Le istanze istruttorie formulate dal convenuto vengono rigettate per i motivi già illustrati nell’ordinanza
DD/MM/2016, che si richiama.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto; le stesse sono
liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 tenendo conto dell’attività svolta e delle questioni trattate
rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese, nei seguenti importi (valore massimo dello
scaglione cause di valore indeterminato alto): fase di studio € 4.374, fase introduttiva € 2.790, fase
istruttoria € 10.800, fase decisoria € 7.290, per complessivi € 25.254 per compensi; oltre al 15%
rimborso forfettario spese e oltre agli esposti documentati per € 1.080,98. P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
in accoglimento delle domande dell’attrice H s.p.a.,
- accerta e dichiara la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del convenuto
MR per carenza di novità, per deposito in mala fede della relativa domanda di
registrazione, per deposito da parte del non avente diritto;
- condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese processuali, che liquida in € 30.123,08 -di cui €
25.254 per compensi, € 3.788,1 per rimborso forfettario spese, € 1.080,98 per esposti- oltre CPA e IVA
se dovuta.
Dispone l’annotazione della presente sentenza, a cura dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel
registro ai sensi dell’ art. 122 comma 5 c.p. i..
Manda la Cancelleria a comunicare la sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122
comma 8 c.p.i..
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale
di Torino in data 20.10.2017. IL GIUDICE ESTENSORE giu3 IL PRESIDENTE giu1