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Sentenza 13025/2018 della Tribunale Di Milano Sezione Xiv Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A

Oggetto: brevetto per invenzione. ;

La trasmissione di tali diffide a clienti della società attrice integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c. c. , tenuto conto che la titolare del brevetto, provvedendo alla spontanea rinuncia del suo titolo brevettuale, ha di fatto confermato l’intrinseca debolezza della sua privativa. Le contestazioni svolte in maniera diretta e pressante nei confronti della cliente – minacciata anche di iniziative cautelari – si sono mosse con evidenza al di fuori di una presunta buona fede che V s. p. a. avrebbe potuto vantare quanto alla validità della sua privativa, posto che SIEP s. r. l. aveva già risposto alla diffida ad essa rivolta contestando la presenza di anteriorità distruttive del titolo stesso. [...] • Trattasi di liquidazione del danno non patrimoniale che necessariamente deve essere eseguito in via equitativa, sulla base di quanto emergente dagli atti di causa circa la rilevanza della contestazione e della necessità per la società attrice di svolgere le sue difese per conservare il rapporto con detta cliente.[...]

Country	Legal Domain	Outcome of the case	Annotated	Court
Italy	Trademark and patents	Decision that the action is deprived of purposes	Annotated	Tribunale Di Milano

Sentenza n. 13025/2018 pubbl. il 27/12/2018
RG n. 68749/2016 Repert. n. 9931/2018 del 27/12/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIV
Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
giu1 presidente rel. giu2 giudice giu3 giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68749/2016 R.G.
promossa da:
SIEP s.r.l. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliata in XXX, presso lo studio degli avv. FBDRF, IG e DM che la rappresentano e difendono;
attrice
contro:
V s.p.a. (C.F. XXX), in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in XXX, presso lo studio dell’avv. EL che la rappresenta e difende unitamente all’avv. TL;
convenuta Oggetto: brevetto per invenzione.
Conclusioni delle parti:
- per parte attrice: “... dato atto che il brevetto IT 1417815 di titolarità di V è stato da questa rinunciato, così giudicare,
In via principale:

1) inibire a V S.p.A. l’invio a soggetti terzi di lettere di diffida e/o comunque di comunicazioni miranti ad impedire la commercializzazione, la vendita e la pubblicizzazione delle etichette di cui è causa e più in generale di ogni altro comportamento connotato dalle stesse finalità;
2) accertare e dichiarare che la comunicazione inviata a F, di cui in atti, costituisce atto di concorrenza sleale, e per l’effetto condannare V S.p.A. al risarcimento dei danni, inclusi il danno di immagine e il danno morale, che verranno liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
3) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a spese di V S.p.A. ed a cura dell’attrice, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, ovvero, con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché sul sito della convenuta http://www.XXX.com;
4) fissare una somma di € 100.000,00 dovuta da V S.p.A. all’attrice per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria constatate successivamente al deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nell’emananda sentenza;
In ogni caso:

5) condannare V S.p.A. a rimborsare all’attrice le spese del procedimento.”
- per parte convenuta: “Nel merito:
- sulla domanda di nullità del brevetto formulata da SIEP Srl, accertata e rilevata l’intervenuta rinuncia di V Spa al brevetto IT1417815, conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere; - rigettare tutte le altre domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
Motivi di fatto e di diritto

1. La società attrice SIEP s.r.l., operante nel settore delle soluzioni di identificazione, tracciabilità, protezione ed anticontraffazione in vari settori merceologici, ha dedotto che la convenuta V s.p.a. aveva depositato in data DD/MM/2013 il brevetto nazionale IT 1417815 riguardante un’etichetta ed un insieme di etichette comprendenti almeno un codice, rivolto a consentire la leggibilità di un etichetta, laddove il dispositivo transponder ivi incluso fosse danneggiato, mediante la presenza sulla stessa etichetta anche di un codice a barre.
In data 5.7.2016 la convenuta aveva diffidato parte attrice dal produrre e commercializzare un’etichetta che presentava le caratteristiche oggetto del brevetto in questione e, nonostante la replica della stessa attrice che aveva affermato che le sue etichette erano utilizzate già da epoca antecedente al deposito di IT 1417815, aveva provveduto a contattare direttamente un’importante cliente (F) informandolo della presunta contraffazione di cui si sarebbe resa responsabile SIEP s.r.l.
Parte attrice ha dunque promosso la presente causa per ottenere la declaratoria di nullità del brevetto IT 1417815 sulla base delle anteriorità da essa dedotte.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta per gli illeciti concorrenziali consistenti nella diffida trasmessa alla cliente, con richiesta di inibitoria alla diffusione di ulteriore comunicazioni e di risarcimento del danno.
Si è costituita nel giudizio la convenuta V s.p.a. contestando la pretesa nullità del suo brevetto nonché le condotte di concorrenza sleale dedotte dalla società attrice.
2. Deve essere evidenziato che all’udienza del DD/MM/2017 parte convenuta ha comunicato di aver provveduto a depositare presso l’UIBM atto di rinuncia al brevetto IT 1417815.

Ciò ha indotto pertanto parte attrice a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di tale brevetto ed a quelle accessorie a detta declaratoria. 3. Ritiene il Collegio che la condotta di concorrenza sleale dedotta da parte attrice a carico della convenuta debba ritenersi effettivamente sussistente. V s.p.a. ha trasmesso in data DD/MM/2017 una diffida nei confronti della società F relativa all’utilizzazione delle etichette fornite da SIEP s.r.l., denunciate come in contraffazione del brevetto IT 1417815 (doc. 9 fasc. attr.). In data DD/MM/2017 la stessa V s.p.a. aveva integrato tale comunicazione informando la stessa F che avrebbe proceduto a chiedere nei confronti della stessa un provvedimento cautelare che la inibisse alla prosecuzione dell’utilizzazione delle etichette contestate (doc. 12 fasc. attr.). La trasmissione di tali diffide a clienti della società attrice integra l’illecito concorrenziale di cui all’ art. 2598 n. 3 c.c. , tenuto conto che la titolare del brevetto, provvedendo alla spontanea rinuncia del suo titolo brevettuale, ha di fatto confermato l’intrinseca debolezza della sua privativa. Le contestazioni svolte in maniera diretta e pressante nei confronti della cliente – minacciata anche di iniziative cautelari – si sono mosse con evidenza al di fuori di una presunta buona fede che V s.p.a. avrebbe potuto vantare quanto alla validità della sua privativa, posto che SIEP s.r.l. aveva già risposto alla diffida ad essa rivolta contestando la presenza di anteriorità distruttive del titolo stesso. Sussiste dunque senza dubbio quantomeno un comportamento colposo della convenuta nell’adozione di iniziative non strettamente necessarie anche rispetto alla questione della presunta contraffazione del titolo, posto che eventuali iniziative cautelari avrebbero potuto più appropriatamente essere rivolte al soggetto produttore delle etichette in questione, e cioè direttamente alla stessa SIEP s.r.l. A conferma dell’atteggiamento non scusabile mantenuto da V s.p.a., deve essere sottolineato che l’avviso rivolto a F di imminenti iniziative cautelari nei suoi confronti era stato trasmesso dopo la notifica da parte di SIEP s.r.l. dell’atto di citazione che aveva avviato la presente causa, contenente dunque già tutti gli elementi che avrebbero fondato la richiesta di declaratoria di nullità del brevetto. In tale momento dunque V s.p.a. era già a conoscenza della serietà delle contestazioni svolte dalla controparte in merito alla validità del titolo, contestazioni che poi in corso di causa e nella fase sostanzialmente iniziale di essa – prima dunque di qualsiasi analisi tecnica promossa dal giudice – risultavano di tale rilevanza da indurla alla rinuncia spontanea al brevetto.
4. La rinuncia al brevetto IT 1417815 pare in sé circostanza idonea ad escludere che V s.p.a. possa reiterare nei confronti di altri clienti affermazioni circa pretesi propri diritti sulle soluzioni tecniche integrate nelle etichette prodotte dalla società attrice e dunque ritiene il Collegio di non associare all’affermazione di responsabilità concorrenziale di V s.p.a. anche l’inibitoria alla diffusione di ulteriori comunicazioni dello stesso genere di quelle censurate.
Quanto al risarcimento del danno, ritiene il Collegio che debba essere ristorato l’indubbio danno all’immagine subito da SIEP s.r.l. in ragione delle spiegazioni ad essa richieste dalla cliente F a seguito delle contestazioni svolte da V
s.p.a., spiegazioni che hanno imposto alla produttrice di rassicurare la cliente anche in relazione alle minacciate iniziative cautelari preannunciate dalla convenuta nei suoi confronti.
Trattasi di liquidazione del danno non patrimoniale che necessariamente deve essere eseguito in via equitativa, sulla base di quanto emergente dagli atti di causa circa la rilevanza della contestazione e della necessità per la società attrice di svolgere le sue difese per conservare il rapporto con detta cliente. Stima equo pertanto il Collegio liquidare a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di € 15.000,00, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi fino alla data della presente sentenza.
Non ritiene il Collegio di associare a tale condanna anche la misura della pubblicazione della sentenza, risultando di fatto la condotta censurata delimitata e circoscritta a contatti diretti con una sola cliente.
5. Deve altresì procedersi alla condanna di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio sostenute dall’attrice – anche in relazione alla soccombenza virtuale della convenuta quanto alle domande di nullità del brevetto rinunciato – che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) dichiara cessata la materia del contendere relativa alle domande di nullità del brevetto IT 1417815 e alle misure conseguenti in ragione della rinuncia a tale brevetto eseguita dalla titolare V s.p.a.;
2) in parziale accoglimento delle domande svolte dalla società attrice SIEP s.r.l., accertata la condotta di illecito concorrenziale di cui all’ art. 2598 n. 3 c.c. posta in essere da V s.p.a. con l’invio delle diffide del DD/MM/2017 e del DD/MM/2017 condanna quest’ultima al risarcimento del danno in favore della società attrice, liquidato in via equitativa nell’importo di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 21.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. In Milano, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018 Il Presidente est. giu1