Sentenza 5404/2017 della Corte Di Appello Di Milano Sezione Prima Civile
N.R.G. 4331/2016
Sentenza n. 5404/2017 pubbl. il DD/MM/2017 RG n. 4331/2016 Repert. n. 3909/2017 del DD/MM/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI XXX SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori:
Dott. giu1 - Presidente relatore Dott.ssa giu2 - Consigliere Dott.ssa giu3 - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il DD/MM/2016 e decisa nella camera di consiglio del DD/MM/2017 TRA
GM (C.F. XXX), con il patrocinio dell’avv. SS e dell’avv. CV (VRGCRL76T69C957Q), [email protected] elettivamente domiciliato presso l’indirizzo telematico presso il difensore avv. SS, nonché presso lo studio dell’avv. CV, in XXX VIA XXX Appellante
E
MC S.A., con il patrocinio dell’avv. GFC, elettivamente domiciliata in VIALE XXX, XXX presso il difensore avv. GFC Appellata 1 K, con il patrocinio dell’avv. GFC, elettivamente domiciliato in VIALE XXX, XXX presso il difensore avv. GFC Appellata GMF S.A., con il patrocinio dell’avv. GFC, elettivamente domiciliato in VIALE XXX, XXX presso il difensore avv. GFC Appellata CUSTODIA GIUDIZIARIA dei titoli azionari della GMH S.A., oggi MC S.A., in persona del custode giudiziario dott. IC, CONTUMACE Oggetto: Marchio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GM :
a)accertare e dichiarare che ricorrono i presupposti ex art. 295 c.p.c. per la sospensione del processo in attesa che la magistratura romana civile e penale, risolvano le controversie della proprietà della azioni della società di cui in narrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa, per come avanzato durante le fasi del processo di primo grado; b) accertare e dichiarare che il Tribunale ha errato nello stabilire la competenza territoriale e per i motivi sopra indicati dovrà indicare la competenza del TRIBUNALE CIVILE DI XXX2 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA; c) accertare e dichiarare in rito la carenza di legittimazione degli attori e quindi della capacità processuale, nonchè la carenza di interesse ad agire; d) accertare e dichiarare in rito la nullità dello ius postulandi e, quindi, il difetto di rappresentanza processuale;
nel merito:
- riformare in parte qua la sentenza non definitva impugnata del Tribunale di Milano per tutti i motivi specificati in atti e conseguentemente, a) accertare e dichiarare che la registrazione del marchio nazionale n. 1188781, per le classi 3,9 e 25 non costituisce violazione dei diritti di esclusiva inerenti ai marchi attorei indicati in narrativa, perchè non esiste alcuna esclusiva da tutelare se non attraverso l'utilizzo del marchio "MATTIOLO" da parte dello stilista e quindi dichiarare la legittimità del marchio nazionale n. 1188781 e non illegittima la sua registrazione; b)accertare e dichiarare che, in ogni caso, la condotta non costituisce contraffazione in danno dei marchi attorei ai sensi di legge; c)accertare e dichiarare che il Comm. GM ha il diritto ad utilizzare il suo nome per contraddistiguere le sue crezazioni, e aver il diritto di procedere anche alla registrazione come marchio del suo patronimico, posto che in caso contrario si priverebbe il medesimo del suo diritto al nome; d)accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile all'odierno appellante, nè che la sua condotta abbia prodotto alcun danno, in ordine per gli illeciti denunciati dalle parti attrici.
In ogni caso: condannare, gli appellati alle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA e CPNA come per legge.
Si dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione prodotta in entrambi i gradi del presente giudizio, con nessuna rinuncia o esclusione.
Per MC S.A., K, GMF S.A.:
In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità del quarto, quinto, sesto e settimo e ottavo Motivo di appello, ai sensi per gli effetti di cui all' art. 342, comma 1, n. 2), c.p.c. , per i motivi di cui in narrativa.
In via principale e nel merito:
1) Respingere totalmente l'appello proposto da GM, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8815/2016 del Tribunale di XXX , Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, nella parte in cui ha: dichiarato la nullità del marchio nazionale n. 1188781 relativo al segno "M" (di cui il convenuto GM è titolare); accertato la contraffazione posta in essere con l'uso di detto segno in danno degli anteriori marchi registrati "G M" di titolarità di MC S.A., inibendo all'odierno appellante ogni ulteriore utilizzazione di detto segno (e in qualsiasi forma); disposto ai sensi del comma 6 dell'art. 118c.p.c. , la revoca della registrazione del domain name costituito dai termini mattiolo.net di cui GM è titolare; condannato GM al risarcimento del danno in favore di MC S.A. liquidato nella complessiva somma di Euro 50.000,00 (oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo);disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano Il Corriere della Sera, a cura ed a spese di GM .
In via istruttoria:
1) Disporre, ex art. 210 c.p.c. , 121 e 121-bis CPI, l'esibizione e l'acquisizione di copia dei libri, delle scritture contabili, documentazione bancaria finanziaria e commerciale in possesso del convenuto.
2) Disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121bis CPI, che vengano fornite dal convenuto e dai terzi eventualmente implicati, la cui identità emerga in seguito all'istruttoria, sulle circostanze di cui alle pagine 19 e ss. dell'Atto di citazione, oltre che sulle seguenti circostanze:
a) nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti e distributori di abbigliamento/accessori recanti il marchio in questione;
b) quantità eventualmente prodotte, importate, esportate commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonchè il relativo prezzo;
c) indicazione dei costi ed investimenti in pubblicità;
d) ricavi e guadagni relativi all'attività condotta sotto il segno contraffattivo.
3) Disporre, ai sensi degli artt. 213 cpc , la richiesta alle Autorità Doganali del rilascio della documentazione in loro possesso, relativa all'importazione e all'esportazione da parte del convenuto di prodotti recanti il marchio "M" in contraffazione dei diritti attorei anche al fine di conoscere l'identità dei soggetti coinvolti nell'illecito e le quantità importate, nonchè dell'Autorità penale (e precisamente, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXX2, proc. pen. RGN 29247/2008, RGNR 10692/08, GIP, Dott. Imperiali) in relazione alla rendicontazione della CUSTODIA.
4) Disporre, ove necessario, CTU contabile ai fini della quantificazione del danno.
5) Nel caso di inottemperanza all'obbligo di cui all' art. 347 cpc da parte del Cancelliere, disporre l'acquisizione del presente giudizio del fascicolo d'ufficio di primo grado (R.G.n. 2569/2014, G.I. Dott. giu4) e di quello relativo ai sub procedimenti cautelari in corso di causa (procedimenti recanti n. R.G. 2569-2, 2569-3 del 2014), custoditi presso la Cancelleria della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di codesto Ill.mo Tribunale.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Inoltre, si chiede che codesta Corte voglia disporre, ex art. 93 I comma coc, la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in cancelleria il giorno DD/MM/ 2016 (n.8815/2016) il Tribunale di XXX, definitivamente pronunciando nella causa n. 2569/2014 RG, promossa da MC S.A., K O S.A. Ltd, GMF S.A. contro GM , con l'intervento di IC, nella qualità di Custode giudiziario dei titoli azionari della GMH S.A. ha così deciso: il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dichiara preliminarmente la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. limitatamente alle domande di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. svolte da MC S.A. nei confronti di GM in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma per l'impugnazione della sentenza n. 7692/13 emessa dal Tribunale di XXX2 tra le stesse parti;
2) in parziale accoglimento delle altre domande svolte dalle attrici MC S.A., K O S.A. Ltd, GMF S.A. nei confronti di GM , e dell'interveniente di IC nella qualità di custode giudiziario dei titoli azionari della GMH S.A. oggi MC S.A. con atto di citazione del DD.MM.2014, dichiara la nullità del marchio nazionale n. 1188781 relativo al segno M concesso in data DD.MM.2009 per le classi 3,9, 25 di cui il convenuto GM è titolare, disponendo a cura della Cancelleria la trasmissione di copia della presente sentenza all'UIBM; 3)accerta la contraffazione posta in essere con l'uso di detto segno in danno degli anteriori marchi registrati GAI MATTIOLO di titolarità di MC S.A., inibisce al convenuto GM ogni ulteriore utilizzazione di detto segno in qualsiasi forma e fissa a carico del predetto la somma di euro 500,00 a titolo di penale per ogni capo di abbigliamento promosso e/o commercializzato in violazione di detta inibitoria; 4) dispone ai sensi del comma 6 dell'art. 118 c.p.c. la revoca della registrazione del domain name costituito dai termini mattiolo.net di cui GM è titolare; 5)condanna il convenuto GM al risarcimento del danno in favore di MC S.A., liquidato nella complessiva somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo; 5)respinge le ulteriori domande
6) dispone la pubblicazione per una volta e a caratteri doppi del normale del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano Il Corriere della Sera a cura e spese del convenuto GM entro trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le parti attrici - ove tale adempimento non fosse rispettato entro il termine stabilito - a provvedere direttamente a tale incombente, ponendo le relative spese a carico del convenuto dietro presentazione di fattura;
7) liquida le spese del presente giudizio e delle fasi incidentali in favore delle parti attrici nella complessiva misura di euro 22.000,00 (di cui euro 2.000,00 per spese ed euro 20.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, condannando il convenuto GM e il terzo intervenuto in via solidale al pagamento della misura del 60% di tale somma ed il solo convenuto GM per la restante parte.
Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.
1. Le parti attrici hanno ricostruito nel loro atto introduttivo del giudizio le complesse vicende che attengono ai rapporti instauratisi nel tempo tra lo stilista GM e le varie società che sono via via intervenute — registrando anche profonde modifiche interne sul piano dei loro assetti societari — nella complessiva attivita di produzione e commercializzazione dei capi di abbigliamento creati dallo stilista. ‘to a tali vicende — che hanno anche interessato per vari profili la magistratura penale —ritiene il collegio utile richiamare in questa sede i soli aspetti effettivamente rilevanti ai fini della decisione della presente controversia. In estrema sintesi deve evidenziarsi, come dedotto dalle parti attrici:
che la societa GMH S.A. — oggi MC S.A. —é titolare dei archi registrati a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo tutti incentrati sulla denominazione GT per effetto di cessione degli stessi dall’originaria registrante Gai Mattiolo s.p.a., cessione avvenuta nel MM 2000; - che con contratto di associazione in partecipazione del DD.MM.2006 GM aveva concesso a GMH S.A. — oggi MC S.A. — il diritto di associare il proprio nome e la propria immagine ai prodotti e servizi contraddistinti dai marchi G M, obbligandosi egli a prestare in via esclusiva la propria attività di designer per la realizzazione di prodotti recanti detto marchio; inoltre le parti avevano previsto che nel caso di cessazione di tale rapporto GMH S.A. — oggi MC S.A. — avrebbe conservato il diritto esclusivo all’utilizzo di detti marchi e delle denominazioni sociali contenenti il patronimico G M, mentre lo stilista non avrebbe potuto utilizzare il medesimo patronimico per contraddistinguere la sua attivita professionale, ricorrendo a segni diversi e non confondibili; - che nell’MM 2008 GMH S.A. — oggi MC S.A. — aveva sottoscritto con GMF S.A. un contratto di licenza d’uso esclusivo di tutti i marchi contenenti la denominazione G M . Hanno rilevato le parti attrici che in data DD.MM.2008 GM ha depositato presso I’'UIBM domanda di registrazione del marchio MATTIOLO, concessa in data DD.MM.2009 con il n. 1188781, per le classi 3, 9 e 25. Nell’ambito del procedimento penale che coinvolge sia GMH S.A. — oggi MC S.A. — che lo stesso GM era stato emesso in data DD.MM.2010 dal GIP presso il Tribunale di XXX2 decreto di sequestro preventivo e conservativo dei marchi nazionali G M LO e con successive provvedimento dell’ DD.MM.2010 il Custode giudiziario dott. IC era stato autorizzato a raggiungere un accordo commerciale con GM per l’utilizzazione di detti marchi, accordo concretizzatosi in un contratto di licenza in favore del predetto a condizioni — secondo le parti attrici — di particolare favore per lo stilista. In data DD.MM.2011 GM aveva poi proceduto al deposito presso I'UAMI del marchio comunitario M (n. 10198141), dichiarato nullo con decisione del DD.MM.2013 a seguito dell’opposizione proposta dinanzi all’ UAMI da GMH S.A., oggi MC S.A. (doc. 8 fasc. attr.).
Hanno dunque contestato in questa sede le parti attrici l’illegittima registrazione del marchio nazionale n. 1188781 registrato dal convenuto GM , risultando MC S.A. titolare dei marchi anteriori recanti la denominazione G M — ancorché detti marchi siano temporaneamente sottratti alla disponibilità della titolare per effetto del sequestro eseguito in sede penale — la KO SA Ltd socia di minoranza della MC S.A. ed avente pertanto interesse alla declaratoria di nullità del marchio avversario ex art. 2497 c.c. in ragione del pericolo alla capacità distintiva dei segni anteriori conseguente alla registrazione contestata e GMF S.A. in quanto licenziataria dei marchi di cui MC S.A. é titolare.
Hanno dunque dedotto la nullità del marchio n. 1188781 per difetto di novità ai sensi dell’ art. 12, lett. c) e d) c.p. i. e dell’ art. 25 c.p. i. e in quanto detta registrazione dovrebbe ritenersi eseguita in malafede ( art. 19, comma 2 e art. 25 lett. b) c.p. i.).
Sussisterebbe altresì sia contraffazione in danno dei marchi anteriori ai sensi dell’ art. 20, comma 1, lett. a), b) e c) c.p. i. che illecita utilizzazione del segno M nel segno a dominio www.M.net utilizzato dal convenuto nella sua attività promozionale delle collezioni.
La condotta del convenuto GM secondo le attrici darebbe luogo anche ad attività di concorrenza sleale in relazione alle ipotesi previste ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.
Hanno dunque concluso per la richiesta di declaratoria di nullità del marchio nazionale n. 1188781,
per la revoca della registrazione del dominio www.M.net,
per l’inibitoria all’ulteriore utilizzazione di segni in conflitto con quelli di cui MC S.A.é titolare
nonché per la condanna del convenuto GM al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
Il convenuto GM si é costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la competenza territoriale di questa sezione specializzata in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di XXX2, tenuto conto che l’ art. 120 c.p. i. dispone che l’azione di nullita di marchio debba essere proposta dove il convenuto ha residenza o domicilio cosi come quelle di risarcimento del danno e di concorrenza sleale;
ha altresi contestato la nullita della procura alle liti rilasciata da AF quale legale rappresentante delle societa MC S.A. e GMF S.A., mentre in realtà gli amministratori della prima dal DD.MM.2009 erano invece IC, FR e LZ e quelli della seconda dal DD.MM.2008 erano LZ, AC e GT. Anche per ciò che atteneva a KO SA Ltd secondo parte convenuta non vi era alcuna prova che lo stesso AF ne fosse il legale rappresentante effettivo.
Quanto al merito della controversia ha rivendicato in favore dello stilista il diritto di utilizzare il suo nome per contraddistinguere le sue creazioni, cosi di fatto ben potendo procedere anche alla registrazione come marchio del suo patronimico posto che in caso contrario si priverebbe il medesimo del suo diritto al nome.
Quanto alle ipotesi di concorrenza sleale contestate dalle attrici, ha rilevato di essere il licenziatario dei marchi in questione sulla base della convenzione stipulata con la Custodia giudiziaria, ivi compreso anche il contestato marchio M, sicché nessun danno sarebbe conseguente a dette condotte.
Dopo aver richiamato le vicende relative alla proprietà delle quote della MC S.A. e le relative controversie in sede penale ha concluso per il rigetto di tutte le domande svolte dalle attrici.
Si é costituito volontariamente in giudizio IC , nella qualità di custode giudiziario di parte dei titoli azionari della GMH S.A. — oggi MC S.A. — nonché dei marchi di proprieta della medesima, esponendo che con provvedimento dell’DD.MM.2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX2 aveva autorizzato la sua nomina — insieme al dott. FR — quale consigliere di amministrazione della societa lussemburghese GMH S.A. nonché quale presidente dello stesso organo, nomine effettivamente eseguite nel corso dell’assemblea di detta società svoltasi in data DD.MM.2009. Tuttavia nella successiva assemblea della medesima società del DD.MM.2009 — alla quale il Custode giudiziario non sarebbe stato convocato - era stata decisa la modifica della denominazione della società in MC S.A. e la sostituzione dei consiglieri IC e Rossi, mentre con citazione del DD.MM.2010 la KO SA Ltd aveva adito il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo per la materia commerciale convenendo in giudizio MC S.A., IC ed altri al fine di ottenere l’annullamento delle delibere assembleari del DD.MM.2009 e del DD.MM.2009 e, in particolare, delle mine del IC e del FR quali amministratori della società con conseguente nullità di tutti gli atti da questi successivamente compiuti per la società. altresì richiamato il provvedimento emesso in data DD.MM.2010 dal GIP presso il Tribunale di XXX2 n il quale era stato disposto il sequestro preventivo e conservativo delle registrazioni del marchio I M di cui MC S.A. era titolare nonché dei redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei medesimi e |’autorizzazione dell’DD.MM.2010 emessa dal medesimo GIP a concedere in favore di GM una licenza d’uso esclusiva per lo sfruttamento dei marchi sottoposti a sequestro, ivi compresi quelli di titolarità dello stesso GM. Ha dunque dedotto il proprio interesse ad intervenire nella presente causa quale soggetto cui spettava l’esercizio di tutti i diritti connessi alla qualità di socio di maggioranza del capitale sociale della MC S.A. in relazione al fatto che qualunque provvedimento che questo Tribunale qi avesse adottato sul marchio in contestazione sarebbe stato in contrasto con i provvedimenti di sequestro e di custodia adottati in sede penale nonché con la convenzione sottoscritta con GM in data DD.MM.2010. Ha contestato il difetto di capacita processuale e/o la carenza di legittimazione attiva delle societa attrici, richiamando per MC S.A. illegittima sostituzione del consiglio di amministrazione nominato nell’assemblea del DD.MM.2009 la cui validità era ancora sub iudice, mentre per KO SA Ltd rilevava la carenza di interesse ad agire in quanto socio di minoranza della MC S.A. e per GMF S.A. la carenza di prova quanto alla sua qualità di licenziataria. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande svolte dalle attrici in quanto attinenti a marchi sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria penale. Le parti attrici hanno proposto in corso di causa procedimento cautelare volto ad ottenere nei confronti del convenuto GM l’inibitoria all’ulteriore utilizzazione della denominazione M, provvedimento concesso in favore delle ricorrenti MC S.A. e GMF S.A. con ordinanza del DD.MM.2014. 2. Quanto alle eccezioni svolte in via preliminare dal convenuto rispetto alla competenza territoriale di questo Tribunale devono confermarsi le valutazioni già in proposito svolte nell’ordinanza cautelare del DD.MM.2016.
La sentenza del Tribunale di XXX, che ha deciso nei termini di cui sopra, é stata impugnata da GM con atto di appello con il quale chiede la riforma della sentenza stessa e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado sulla base dei seguenti motivi:
A) Incompetenza territoriale del foro di XXX.
B) Capacità processuale attiva di MC S.A. e nullità della procura conferita ai propri difensori – richiesta di sospensione del giudizio ex art. 337, co. 2 c.p.c.
C) Validità del marchio “M" e utilizzabilità del nome a dominio.
D) Erroneità della sentenza nella parte in cui stabilisce sull’azione di nullità, titolarità e legittimazione attiva della GMF S.A., che non è stata parte nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di XXX2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti.
A) Sull’incompetenza territoriale del foro di XXX 7. Il Tribunale ha dichiarato la propria competenza sulla base dell’ art. 120 c.p. i., in quanto l’elezione del domicilio, effettuata con la domanda di registrazione del marchio nazionale “M", vale come elezione di domicilio esclusivo ai fini della determinazione della competenza territoriale dell’autorità giudiziaria. 8. GM ritiene sia competente il foro di XXX2, sulla base di una serie di criteri concorrenti: il criterio del luogo di residenza/domicilio del convenuto (XXX2); la ritenuta accessorietà del presente giudizio rispetto a quelli svoltisi in sede civile e penale a XXX; la regola - in tema di risarcimento del danno- secondo cui il Tribunale competente è quello del luogo in cui si sarebbe verificato il danno (XXX2); il criterio della sede principale degli affari e interessi dei danneggiati (XXX2); il criterio del luogo in cui l’obbligazione è sorta (XXX2) e, conclusivamente, sulla base dell’ art. 4 d.lgs. 168/03 . 9. MC S.A. chiede la conferma della statuizione sul punto del Tribunale di XXX. 10. La Corte dichiara di essere territorialmente competente. L’ art. 120 c.p. i., infatti, in quanto norma di carattere speciale, deve applicarsi con preferenza rispetto ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile in materia di determinazione della competenza territoriale. Nel caso in esame, stante che l’oggetto principale della presente causa verte proprio sulla validità (o meno) del marchio nazionale “M", il foro territorialmente competente sulla base dell’ art. 120 c.p. i. è quello di XXX. Infatti, l’attestato di registrazione di tale marchio individua come domicilio eletto XXX. Per questo motivo la Corte conferma la decisione del Tribunale sul punto. B) Sulla capacità processuale attiva di MC S.A. e sulla validità della procura conferita ai propri difensori (richiesta di sospensione del giudizio ex art. 337, co. 2 c.p.c. )
11. Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, ha confermato la qualità di AF quale amministratore di MC S.A. e GMF S.A. e titolare di mandato difensivo delle società. Ad avviso del Tribunale, la circostanza che il titolare dei marchi e il soggetto che si assume licenziatario degli stessi agiscano in giudizio insieme, affermando l’esistenza di tale rapporto, è condizione sufficiente per provare la qualità di licenziataria esclusiva ricoperta da GMF S.A. Infatti, il contratto di licenza non richiede la forma scritta ad probationem ma è un contratto a forma libera. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che sussista la legittimazione attiva della GMH S.A. (oggi MC S.A) rispetto alla domanda di nullità del marchio registrato, in quanto, ai sensi dell’ art. 122, co. 2 c.p. i., l’azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori. La circostanza che la gestione dei marchi “G M" sia stata temporaneamente attribuita al Custode giudiziario non influisce sulle facoltà e sui diritti comunque esercitabili dalla titolare dei marchi. Per quanto concerne la richiesta di sospensione ex art. 337, co. 2 c.p.c. il Tribunale ha dichiarato infondata l’eccezione. 12. GM denuncia l’illegittimità della nomina di AF , quale amministratore e legale rappresentante di MC S.A. Tale nomina, infatti, sarebbe avvenuta in modo illegittimo attraverso la manipolazione dell’assemblea. In secondo luogo, l’appellante lamenta la carenza di legittimazione processuale di MC S.A, ritenendo che essa debba spettare essenzialmente alla Custodia delle azioni societarie della MC S.A. (queste ultime oggetto del differente giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello di XXX2). Infine, GM chiede che il presente giudizio venga sospeso, ex art. 337, co. 2 c.p.c. , in attesa della definizione dei giudizi in corso di svolgimento a XXX2 e, in particolare, del giudizio penale avente a oggetto la proprietà delle azioni della MC S.A e l’esercizio dei diritti collegati alle azioni. 13. MC S.A. afferma, innanzitutto, che la sentenza penale del Tribunale di Roma (che ha dichiarato la titolarità delle azioni e dei marchi in capo alla MC S.A), è stata confermata dalla Corte d’Appello di XXX2 ( sentenza n. 978/2017 ) e attualmente è passata in giudicato. Per quanto concerne il giudizio civile, l’avv. GFC, all’udienza di discussione orale del DD/MM/2017, dichiara che la sentenza civile della Corte d’Appello di XXX2, del 6 settembre 2017, avente a oggetto la domanda di concorrenza sleale, è stata oggetto di ricorso in Cassazione. L’appellata chiede, dunque, la conferma della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto la capacità processuale attiva di MC S.A. Infatti, il Custode non è l’unico titolare dei diritti connessi al marchio G M ma è mero ausiliario del giudice, con una funzione limitata alla conservazione amministrativa dei beni. In ogni caso, la presenza del Custode, ad avviso di MC S.A., non pregiudica la titolarità del marchio “G M" in capo alla società appellata che, secondo la registrazione del marchio, è titolare dello stesso. 14. In via preliminare, la Corte ritiene che la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non abbia più alcun fondamento, stante il passaggio in giudicato della sentenza penale resa dalla Corte d’Appello di XXX2, rispetto cui poteva eventualmente sussistere una qualche dipendenza con la causa in esame. Per quanto concerne la capacità processuale di MC S.A., bisogna innanzitutto considerare che la Custodia giudiziaria ha prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del Custode. In ogni caso, la Corte condivide le conclusioni del Tribunale nella parte in cui ha affermato che l’azione di nullità di un marchio possa essere esercitata solo dal proprietario del marchio registrato per primo, indipendentemente dall’attuale possibilità - per il proprietario dello stesso- di sfruttarlo economicamente. Per quanto concerne la nomina di AF, la Corte ritiene che essa sia legittima, stante la presenza di documenti non impugnati che attestano l’avvenuta nomina dello stesso (trattasi, nello specifico, di un verbale del c.d.a. della MC S.A.; di una delibera dell’assemblea della GMH S.A.; dell’estratto dal registro del Commercio lussemburghese). Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza del Tribunale.
C)Validità del marchio “M" e utilizzabilità del nome a dominio
15. Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del marchio “M". La registrazione di tale marchio, infatti “appare evidentemente rivelatrice dell’intento dello stesso depositante non già di limitarsi a un uso meramente descrittivo o informativo del suo nome [...] ma, per la stessa intrinseca natura di marchio denominativo, proprio e esclusivamente per contraddistinguere i prodotti". Per tale ragione, il marchio “M" è nullo ex art. 12, lett a) c.p. i., sussistendo il rischio di confusione. D’altro canto, il Tribunale, stante il costante affiancamento della denominazione “M" agli altri marchi legittimamente registrati, ha rilevato la sussistenza dell’illecito contraffattorio in capo a GM, in relazione ai diritti conferiti alla titolare dei marchi dall’ art. 20, lett. b) c.p. i. Infine, il giudice ha osservato che non c’è stata alcuna convalidazione del marchio, ai sensi dell’ art. 28 c.p. i., posto che MC S.A. aveva già chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità del marchio nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale di XXX2 nel 2008, pertanto tempestivamente rispetto al deposito del marchio nazionale (DD/MM/2008). Conclusivamente, il Tribunale ha compiuto analoga valutazione di illiceità, rispetto ai diritti di MC S.A. sui preesistenti segni distintivi, con riferimento alla registrazione e uso, da parte di GM, del nome a dominio M.net. Il Tribunale ha affermato che “l’esistenza dei marchi di pertinenza delle società ricorrenti rende illegittima anche l’utilizzazione a fini imprenditoriali e commerciali - e dunque non strettamente personali- di tale elemento denominativo anche quale nome a dominio senza l’autorizzazione della licenziante ai sensi del comma 1 dell’ art. 22 c.p. i.". 16. GM lamenta che i marchi G M siano decaduti per non uso, ex artt. 24 e 26 c.p. i., in quanto dal DD/MM/2006 – data del contratto di associazione in partecipazione- fino all’introduzione del giudizio il DD/MM/2014, MC S.A non ha usato il marchio né ha prodotto alcun bene con tale marchio. Inoltre, l’appellante ritiene che l’azione di revoca della registrazione del nome a dominio sia inammissibile, in quanto le immagini e i testi presenti sul sito riportano la storia dello stilista e avvalorano il marchio. GM ritiene che lo stilista abbia il diritto a utilizzare il proprio nome come segno per contraddistinguere tutte le attività cui può estendersi il potere evocativo del segno. I marchi “G M " e “M" sarebbero entrambi legati alla persona dello stilista. Il marchio nazionale “M", pertanto, non andrebbe a ledere ma a rafforzare i marchi, peraltro non sfruttati per 5 anni. L’appellante, per questi motivi, contesta la condanna emessa dal Tribunale al risarcimento del danno. 17. MC S.A. chiede la conferma della sentenza del Tribunale. 18.La Corte conferma la nullità del marchio nazionale “M", sulla base degli artt. 12, lett. a) e 20, lett. b) c.p. i. Innanzitutto, la Corte ritiene che non sussista l’ipotesi di convalida del marchio “M" ex art. 28 c.p. i., in quanto MC S.A. già nel 2008, e, quindi, tempestivamente rispetto al deposito del marchio nazionale in data DD/MM/2008, aveva chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità del marchio. In secondo luogo, il marchio “G M " non è decaduto per “non uso", in quanto il titolare del marchio ha concesso lo stesso in licenza e, continuandolo a sfruttare indirettamente, non può dirsi decaduto dai propri diritti. Il marchio oggetto di causa è patronimico, concretizzandosi essenzialmente nel cognome dello stilista. Per questo motivo, GM cerca di far valere il proprio diritto all’utilizzo del proprio nome per contraddistinguere le proprie creazioni, dichiarando un intento descrittivo e non distintivo. Tuttavia, la Corte condivide le conclusioni del Tribunale. GM non ha utilizzato il proprio nome in modo conforme ai principi di correttezza professionale, ex art. 21 c.p. i., in quanto l’utilizzo del marchio patronimico non pare riconducibile ai limiti del lecito uso dello stesso per visibilità della propria attività professionale. Le modalità di utilizzazione del segno, al contrario, sono quelle proprie di un marchio distintivo e il mero intento descrittivo è, peraltro, smentito anche dalla richiesta di registrazione del segno “M". L’intento di GM è evidentemente differente dalla volontà di indicare semplicemente l’appartenenza delle creazioni allo stilista. Il diritto al nome trova, dunque, compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, specie laddove è il titolare del nome stesso a cedere i diritti connessi al nome (differente essendo il caso di cessione del diritto all’uso del nome da parte del curatore fallimentare di azienda proprietaria del marchio contenente il nome: vedi caso Fiorucci, sent. Corte d’appello di Milano, in causa n. 1119/09 RG ). GM , una volta stipulato il contratto di licenza d’uso ha concesso l’utilizzo esclusivo del marchio “GM", precludendosi la possibilità di continuare a utilizzare il proprio nome come marchio autonomo, al fine di distinguere le proprie creazioni. Ad avviso della Corte, sussiste la violazione dei diritti di esclusiva, ai sensi dell’art. 20, co 1, in quanto il marchio M è sostanzialmente identico a G M e determina, dunque, un pericolo di confusione e l’indebolimento del carattere distintivo dei marchi legittimamente registrati. Illegittimo è anche l’utilizzo del nome a dominio, sulla base dell’ art. 22 c.p. i. che sancisce l’illegittimità dell’utilizzazione a fini imprenditoriali e commerciali del marchio quale nome a dominio, senza l’autorizzazione del licenziante. Inoltre, la condotta di GM di pubblicizzare le proprie creazioni con il marchio M sul proprio sito non è conforme ai principi di correttezza. Evidente, infatti, è il rischio di associazione e confusione tra i marchi. Per questi motivi, la Corte conferma la nullità del marchio “M", la revoca del nome a dominio M.net e la condanna di GM al risarcimento del danno a MC S.A. e a GMF S.A., liquidato in via equitativa, nella misura di 50.000,00 €, al valore legale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente pronuncia, tenuto conto delle circostanze del caso e in base alle presunzioni desumibili dalla documentazione in atti. D) Erroneità della sentenza nella parte in cui stabilisce sull’azione di nullità della titolarità e della legittimazione attiva della GMF S.A. che non è stata parte nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di XXX2
19.Il Tribunale ha affermato che “pacifica è la legittimazione ad agire in capo alla GMF S.A. derivante dalla sua posizione di licenziataria esclusiva dei marchi di titolarità della MC S.A. (v. da ultimo Cass. 15350/14 )". 20. GM appella questa parte della sentenza argomentando la legittimità del marchio “M". In particolare, afferma che la Corporate, che dovrebbe essere caratterizzata da un’organizzazione, in realtà si contraddistingue solo per la proprietà dei marchi. Quindi, la persona di GM costituisce l’essenza e il patrimonio culturale di esperienze della società. GM sarebbe l’unico “che si assume la responsabilità", “che produce valori", “il core business" della società. Il sito internet sarebbe la “Corporate image", e corrisponderebbe alle idee e alle valutazioni che si formano nella mente di chi compra. La condotta dello stilista non è contraffattoria, in quanto non è accompagnata da malafede né da volontà di danneggiare. Nel caso di specie, GM, al contrario, ha inteso rafforzare il brand. Inoltre, non sussiste neppure la possibilità di confusione tra i marchi “G M" e “M" in quanto ci sarebbe identità tra gli stessi, perché “è lo stilista che li rende unici e collega a essi la sua storia". 21. MC S.A. chiede alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del presente motivo d’appello, ex art. 342 c.p.c. 22. La Corte ritiene tale motivo d’appello inammissibile, ex art. 342 c.p.c. Infatti, la difesa di GM, dopo aver segnalato le parti della sentenza appellate, espone una lunga argomentazione difensiva per nulla attinente al motivo d’appello dedotto, senza far alcun riferimento né alle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge né alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L’appellante, inoltre, si difende nel merito della domanda di concorrenza sleale, rispetto alla quale il Tribunale ha già dichiarato la litispendenza, ex art. 39 c.p.c. , a favore della Corte d’Appello di XXX2 (oggi giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione).
23. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d’appello, la sentenza del Tribunale di XXX deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra. 24. Le spese di lite del grado d’appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , seguono la soccombenza, che è totale in capo a GM .
PQM
La Corte nella causa d’appello tra GM e MC S.A., KO S.A. LTD, GMF S.A. e CUSTODIA GIUDIZIARIA dei titoli azionari della GMH S.A., oggi MC S.A.
I.rigetta l’appello e conferma la sentenza n. 8815/2016 del Tribunale di XXX (estensore Dott. giu5); II.condanna GM a risarcire a MC S.A. e a GMF S.A. il danno, quantificato in € 50.000,00 al valore legale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente pronuncia; condanna III. GM a rifondere a MC S.A., KO S.A. LTD e GMF S.A. le spese di lite, liquidate in € 9.000,00 complessivi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA e al pagamento del doppio del contributo unificato;
IV. ricorrono gli estremi per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in XXX, il DD/MM/2017. Il Presidente estensore giu1