Sentenza 585/2019 della Tribunale Ordinario Di Torino Tribunale Delle Imprese

Sentenza n. 585/2019 pubbl. il 07/02/2019
RG n. 7225/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente relatore giu2 Giudice giu3 Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7225/2017 promossa da:
DEAL
contro
DC(C.F. XXX), difesa dall’avv. FZL
CONVENUTA
OGGETTO: Violazione marchio; nullità, decadenza marchio

CONCLUSIONI
Per l’attrice:
In via istruttoria:
Previa ammissione dell’interrogatorio formale e di prova per testi sulle seguenti circostanze...(v. capitoli riportati nel foglio di p.c.)
Nel merito:

1- Accertare e dichiarare che l’uso del logo “TUMA D’FE” nella produzione e nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, da parte di CD costituisce contraffazione dei Marchi di cui è titolare la società attrice, inibendo l’ulteriore prosecuzione dell’illecito.

2- Disporre la distruzione di tutte le confezioni di prodotti di CD nonché di ogni involucro, imballaggio, materiale promozionale di qualsiasi natura recanti il logo “TUMA D’FE”, siano essi presso la sede della convenuta, suoi magazzini e depositi, siano essi presso terzi che ne facciano commercio.

3- Disporre l’emendamento del sito web della convenuta dall’indicazione, pubblicazione, ovvero indicizzazione di prodotti contraddistinti dal Marchio “TUMA D’FE”.

4- Condannare CD al risarcimento dei danni provocati a BEGO s.r.l., riservando la quantificazione degli stessi ad altro giudizio.

-Condannare la convenuta al pagamento del compenso professionale del presente giudizio, al rimborso dell’ IVA -ove dovuto-, della maggiorazione 4% ex L. 576/80 e delle maggiorazione 15% per rimborso spese forfettario.

Per la convenuta:
-Nel merito in via principale:

1. Rigettare tutte le domande proposte dall’attrice nei confronti della convenuta, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;

-Nel merito in via riconvenzionale:

2. Accertare e dichiarare la nullità del marchio di cui alla registrazione italiana n. 0000912828 per “TUMA ‘D FE’” e del marchio di cui alla registrazione italiana n. 0000666367 per “TUMA ‘FEJA” per carenza di capacità distintiva ex art. 13, lettera b) del D. Lgs. 10/2/2005 n. 30 (“CPI”) per tutti i motivi di cui in narrativa;

3. Accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio di cui alla registrazione italiana n. 0000912828 per “TUMA ‘D FE’” e del marchio di cui alla registrazione italiana n. 0000666367 per “TUMA ‘FEJA” per tutti i motivi di cui in narrativa;

-in via istruttoria:
4. Respingere le richieste istruttorie dell’attrice;
5. A riprova della veridicità e attendibilità dei dati riportati nel Doc. 10, volersi ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
-Vero è che nessuno dei 100 soggetti intervistati durante l’indagine d’uso ha ammesso di conoscere i marchi “TUMA ‘D FE’” e “TUMA ‘FEJA” della società attrice?
-Vero è che sui motori di ricerca Google e Bing mediante l’inserimento delle parole chiave “TUMA ‘D FE’” e “TUMA ‘FEJA” non sono emersi risultati ricollegabili alla società attrice?
Si indica quale teste il Dott. GP (C.F. XXX), domiciliato in XXX.

-Con vittoria di onorari, diritti, spese di lite oltre IVA e CPA come previsto per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione del DD/MM/2017 la BEGO srl ha convenuto in giudizio la signora CD, titolare dell’omonima impresa individuale, riferendo:

-che la BEGO srl, che cura la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caseari del gruppo O e coordina l’uso dei marchi di tale gruppo, è titolare, fra l’altro, dei seguenti marchi:
-n. 0000912828, originariamente depositato da CADMG andamp; G. snc, costituito dalla dicitura “TUMA ‘D FÉ, concesso per la classe 29, “latte e prodotti derivati dal latte formaggi”, depositato in data 27/10/2000, registrato il 15/10/2003 e rinnovato il 23/9/2010;
-n. 0001345048, costituito dalla dicitura “FEJA OCCELLI”, depositato il 27/10/2000 e rinnovato il 27/11/2010;
-n. 00666367, costituito dalla rappresentazione di un’impronta ottagonale a doppio filetto con fondo vuoto e dicitura “TUMA ‘FEJA”, depositato il 16/3/1993 e rinnovato in data 11/2/2003 e 15/5/2013;
-che l’attrice ha nel corso degli anni prodotto, pubblicizzato e commercializzato il formaggio “TUMA ‘D FÉ”, ricavato dal latte di pecora, nonché i formaggi “FEJA OCCELLI” e “TUMA ‘FEJA”;

-che, nell’ambito dell’attività di prevenzione a difesa dei marchi, l’attrice ha accertato che CD produce e commercializza un formaggio contraddistinto dal marchio “TUMA D’FE”, in particolare rinvenendo fotografie riproducenti forme di formaggio con questo marchio su “Like-Quindicinale su luoghi e passioni del gusto”, allegato alla rivista “IDEA”, storica pubblicazione diffusa nella provincia di XXX, e sul sito web della convenuta;
-che il marchio “TUMA D’FE” è tratto da un termine dialettale piemontese e che l’espressione dialettale è assimilabile alla parola straniera e perde ogni carattere di descrittività quando il consumatore medio non sia in grado di percepire con la necessaria immediatezza il significato dell’espressione, che pertanto acquisisce carattere di distintività;

-che O commercializza i propri prodotti in tutto il territorio italiano e anche nel nord America, dove le espressioni suddette non sono riconoscibili come descrizione del generico formaggio di pecora;
-che la convenuta dunque commette violazione dei diritti di privativa di O sui marchi “TUMA ‘D FÉ”, “FEJA OCCELLI” e “TUMA ‘FEJA”, di cui “FÉ” o “FE” rappresentano una variante foneticamente identica.
L’attrice ha concluso chiedendo:
-che sia accertata la contraffazione dei marchi, che sia inibita la prosecuzione dell’illecito, che siano distrutte le confezioni di prodotti e il materiale promozionale recanti il logo “TUMA D’FE”
- e che la convenuta sia condannata al risarcimento danni, con riserva ad altro giudizio della concreta quantificazione.
La convenuta CD, titolare dell’omonima impresa individuale, costituitasi in giudizio con comparsa del DD/MM/2017, ha contestato le domande attoree, affermando:

-che la tuma di pecora, in dialetto piemontese “tuma d’fè”, è un formaggio tipico dell’alto cuneese dalla forma cilindrica, morbida e dal colore bianco paglierino, fatto con il latte di pecora;
-che al fine di preservare la tecnica di produzione di questo formaggio e la razza di pecora delle Langhe, e anche al fine di valorizzare il prodotto riunendo i pochi produttori rimasti, è stato creato il Presidio Slow Food “Tuma di pecora delle Langhe”, che riunisce tre produttori, tra cui la convenuta (che opera dal 2013), al fine di rilanciare una produzione casearia che vanta una lunga tradizione in Alta Langa;

-che, riguardo alle contestazioni dell’attrice, va esclusa la contraffazione per quanto riguarda i marchi n. 0001345048 “FEJA OCCELLI” e n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”, non essendovi similitudine di tali marchi attorei con quello utilizzato dalla convenuta (“TUMA D’FE”) da ogni punto di vista;

-che vanno considerati nulli (la convenuta propone eccezione e domanda riconvenzionale sul punto) i marchi attorei n. 0000912828 “TUMA ‘D FÉ” e n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA” per carenza di capacità distintiva, ai sensi dell’art. 13, lett. b CPI, trattandosi esclusivamente di nomi generici o indicazioni descrittive;

-che, infatti, le espressioni “tuma ‘d fè” e “tuma ‘feja” sono espressioni dialettali con cui si indica il formaggio di pecora (tuma è un formaggio e feja o fè significano pecora); -che inoltre va dichiarata la decadenza per non uso, ex art. 24 co. 1 CPI, dei marchi attorei n. 0000912828 “TUMA ‘D FÉ” e n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”, non risultando che essi siano mai stati effettivamente utilizzati in Italia per i prodotti in classe 29, come emergente da una indagine d'uso investigativa commissionata dalla convenuta (con interviste ad un campione di rivenditori) e da una indagine su internet.

2) Marchio n. 0001345048 “FEJA OCCELLI”
Di questo marchio attoreo la parte convenuta non eccepisce né la nullità, né la decadenza.
E d’altra parte, il cuore dello stesso è costituito dalla denominazione “Occelli”, che ha sicuramente carattere distintivo.
Va esclusa però la contraffazione di tale marchio a seguito dell’utilizzo (non contestato) del segno distintivo “TUMA D’FE” per i formaggi di latte di pecora prodotti e distribuiti nelle Langhe dalla parte convenuta. Infatti, i due segni distintivi non sono in alcun modo simili, essendo diversi da ogni punto di vista letterale e fonetico.
3) Domanda di nullità dei marchi attorei n. 0000912828 “TUMA ‘D FÉ” e n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”.
La parte convenuta sostiene la nullità dei predetti marchi per difetto della capacità distintiva, ai sensi dell’art. 13, lett. b, CPI:
-“ 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare...
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio”.
3.1) La contestazione di nullità per assenza di capacità distintiva, in primo luogo, va senz’altro respinta per quanto riguarda il marchio attoreo n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”. Infatti, si tratta di un marchio complesso. Propriamente la registrazione è la seguente: E’ evidente che la presenza del segno distintivo “Ocelli” e la complessità del marchio (denominativo e raffigurativo insieme) portano ad escludere la nullità per genericità e/o descrittività dello stesso, dal momento che l’art. 13 su riportato pone il divieto di registrazione di marchi costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive. 3.2) Va altresì respinta la contestazione di nullità per assenza di capacità distintiva del marchio attoreo n. 0000912828 “TUMA ‘D FÉ”. La parte convenuta sostiene che i termini “TUMA ‘D FE” e “TUMA ‘FEJA” siano espressioni dialettali con cui si indica esclusivamente il formaggio a base di pecora (in dialetto piemontese tuma è un formaggio e i termini “feja” o “fe” significherebbero pecora). Precisa che nel vocabolario italiano-piemontese la parola pecora è tradotta in dialetto piemontese con il termine “feja” e che nell’ambito del presidio slow food dell’alta langa cuneese la tuma di pecora delle Langhe è comunemente chiamata “tuma d’fe” (v. locandine e siti web relativi a questo specifico ambito locale piemontese, pag. 12-15 della comparsa di costituzione di CD). Secondo la giurisprudenza, da un lato viene osservato che il termine dialettale non è tutelabile e non è registrabile come marchio laddove esso sia percepibile nel suo significato descrittivo dal consumatore medio cui è destinato il prodotto o il servizio e abbia assunto un significato comune nella lingua parlata ( Corte Appello Napoli 20/6/1973 , citata dalla parte attrice). Evolvendosi negli anni, la giurisprudenza è arrivata a precisare che, con riferimento all’attitudine distintiva del marchio costituito da un termine dialettale, è stata esclusa la tutelabilità dei nomi dialettali volti a identificare esclusivamente il prodotto o servizio (Trib. Bologna sez. PI, 16/9/2011 n. 2602). In tal senso:
- Trib. Roma 1/4/1993 , a proposito del termine “filea”, che indica un particolare tipo di
pasta in uso in alcune zone della Calabria: “quella parola – pur essendo il suo significato presumibilmente sconosciuto alla maggior parte dei consumatori non calabresi – non può essere registrata da sola come marchio in quanto, identificandosi con il nome del prodotto, verrebbe a costituire una ingiustificata posizione di privilegio a favore del suo titolare in relazione ad un tipo di prodotto non suscettibile di essere individuato con altro nome”;
-Corte Appello Firenze sez. PI 7/1/2016 n. 175, riguardo al termine “borro”- marchio di
vini toscani-, che nell’idioma toscano identifica una particolare conformazione
orografica del terreno, spesso associata al posizionamento di vigne:
“E, dunque, può dirsi che il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, perché non è considerato, in quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma come il termine comune per identificare un prodotto (per cui la tutela come marchio impedirebbe agli altri produttori di identificare i propri prodotti con il termine identificativo comunemente usato nel loro ambiente) Poco importa, ai fini del marchio, che la parola sia pressochè sconosciuta a livello nazionale, in quanto dialettale, o al contrario troppo erudita, giacchè essa rimane pur sempre di uso comune nell'ambiente in cui si muovono le parti e quindi non riesce a distinguere sufficientemente l'oggetto denotato dalle plurime situazioni consimili esistenti in quel particolare contesto”. Nel presente caso, da un lato, si potrebbe ritenere che il termine dialettale “TUMA ‘FEJA” identifichi comunemente il formaggio di pecora nelle valli piemontesi, nelle quali, la tradizione induce i consumatori a identificare un prodotto tradizionale con il diffuso termine dialettale, piuttosto che con quello corrispondente italiano (toma di pecora). Ma, come si è visto sopra, la parte attrice non fa valere un marchio costituto esclusivamente dalle parole “tuma feja”, bensì un marchio complesso, distinto anche dall’espressione “Occelli”, che, come sopra visto, assume senz’altro capacità distintiva. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda il marchio attoreo “TUMA ‘D’FÈ”. Si tratta, infatti, non del “termine dialettale generico” per indicare il formaggio da pecora, dal momento che pecora in piemontese si dice “feja”, mentre il termine “fe” è
una contrazione, priva, di per sé, di valore descrittivo del prodotto.
E, allora, si osserva che neppure in Piemonte il termine “tuma d’fè” costituisce la
denominazione comune, sia pure dialettale, del prodotto formaggio di pecora, perché semmai tale veste descrittiva, per l’ambiente tradizionale piemontese, è ricoperta dal temrie dialettale “comune” “tuma feja”.
La denominazione contratta “tuma d’fè” acquisisce, pertanto, valore originale e distintivo e, anche se in certe valli è usata spesso in alternativa a “tuma feja” per identificare il formaggio di pecora, tuttavia non costituisce specificamente un termine dialettale, ma una variante originale dello stesso, la cui tutela esclusiva e registrazione come marchio non impediscono agli altri produttori di poter identificare il formaggio in questione con il termine dialettale comune (oltre che, in ogni caso, con il termine italiano generale). Pertanto, le contestazioni di nullità di marchio avanzate dalla parte convenuta vanno tutte respinte.

4) Decadenza dei marchi attorei n. 0000912828 “TUMA ‘D FÉ” e n. 0000666367 “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”.
La parte convenuta sostiene la decadenza per non uso dei suddetti marchi attorei. Il Codice di Proprietà Industriale dispone:
-art. 24 CPI:
“1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo...
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso”; -art. 121 CPI:
“1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni
caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”. La legge commina, pertanto, la decadenza del marchio qualora il titolare non abbia utilizzato lo stesso per 5 anni, prescrivendo che, per evitare la decadenza, deve trattarsi di un uso effettivo, cioè non sporadico, limitato territorialmente e quantitativamente. Si ritiene che la parte convenuta, che ha impugnato per decadenza i due marchi attorei su indicati, abbia assolto al proprio onere di dimostrare il non uso effettivo dei medesimo, attraverso:
- la produzione in giudizio dei risultati di una indagine investigativa presso un campione di rivenditori (doc. 10 di parte convenuta), dalla quale è emerso che su di un totale di 100 intervistati 93 hanno risposto di non avere il prodotto, né di conoscerlo; -l’affermazione dell’assenza sul web della pubblicizzazione e vendita di prodotti con i suddetti due specifici marchi.
Da tali elementi probatori è desumibile l’assenza di uso effettivo dei marchi in esame. Né la parte attrice è riuscita a vincere la presunzione di non uso effettivo appena esposta. In particolare, non risultano probatoriamente idonei a vincere detta presunzioni i documenti prodotti i giudizio dall’attrice, in quanto si tratta di estratti di cataloghi, fotografie e schede prodotto (doc. 12-16) che l’attrice stessa fa risalire agli anni ’90 o ai primi anni 2000, per cui dette produzioni non dimostrano l’uso effettivo dei marchi nei quinquenni successivi alle registrazioni. Non sono neppure ammissibili, perché irrilevanti e generici, i capitoli di prova
dedotti, relativamente al preteso uso dei marchi, dalla parte attrice nella mmeoria
DD/MM/2017;
3) Vero che O, a decorrere dal 7 ottobre 2000, data di deposito del Marchio di Impresa “TUMA ’D FÈ”, ha annualmente prodotto e commercializzato formaggi contraddistinti dallo stesso Marchio “TUMA ’D FÈ” e, da allora, commercializza il prodotto TUMA ’D FÈ, sia nell’intero territorio nazionale, sia nel mercato internazionale;
5) Vero che O, a decorrere dal 13 marzo 1993, data di deposito del Marchio di Impresa “TUMA ’FEJA”, ha annualmente prodotto e commercializzato formaggi contraddistinti dallo stesso Marchio “TUMA ’FEJA” e, da allora commercializza il prodotto TUMA ’FEJA, sia nell’intero territorio nazionale, sia nel mercato internazionale; Sentenza n. XXX/2019 pubbl. il DD/MM/2019 RG n. XXX
10 Vero che O, dai primi anni 2000 ha venduto nel proprio spaccio di XXX il formaggio “TUMA’D FÈ” come da fotografie di cui al doc. 15 prodotte e rammostrande.
Infatti, come già esposto nell’ordinanza istruttoria 29/3/2018:
-i capitoli 3, e 5 sono è del tutto generici (privi di precise indicazioni temporali e territoriali);
-il capitolo 10 ugualmente è inammissibile perché generico e inidoneo a dimostrare un uso effettivo dei marchi in esame, dal momento che in esso non si dice in quali quantità siano stati venduti formaggi con il marchio “tuma d’fè”; pertanto non viene data prova dell’effettività dell’eventuale uso di tale marchio (a parte il fatto che una vaga prova testimoniale appare comunque inidonea a dimostrare una effettiva vendita di specifiche qualità di formaggi, in assenza della produzione di una chiara documentazione contabile).
Né è idoneo a fornire la prova in questione il doc. 15 attoreo, dal momento che (indipendentemente dal fatto che la mera fotografia di alcune forme di formaggio con il marchio “tuma d’fè” non dimostra l’effettiva continua e non minimale vendita di formaggi con tale marchio) la data (peraltro non di sicura corrispondenza a realtà) riportata su tali fotografie (28/9/2017) riconduce l’eventuale utilizzazione del marchio attoreo ad epoca successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale di decadenza della convenuta (comparsa di costituzione del 16/5/2017), utilizzazione
irrilevante ai sensi dell’art. 24 CPI sopra riportato (Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza).
Pertanto, va dichiarata la decadenza per non uso dei citati marchi.
Di conseguenza, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei
marchi proposte dall’attrice.

5) La parziale reciproca soccombenza delle parti induce a ritenere equo compensare le spese tra di esse nella misura dlela metà.
La parte attrice va condannata a rimborsare alla parte convenuta la restante metà delle spese.

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,

Respinge la domanda riconvenzionale della parte convenuta CD di
dichiarazione della nullità dei marchi attorei di cui alla registrazione italiana n. 0000912828 per “TUMA ‘D FE’” e di cui alla registrazione italiana n. 0000666367 per “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA” per carenza di capacità distintiva;

In accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, dichiara la decadenza per non uso dei marchi attorei di cui alla registrazione italiana n. 0000912828 per “TUMA ‘D FE’” e di cui alla registrazione italiana n. 0000666367 per “FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA”;

Respinge tutte le domande della parte attrice BEGO srl;

Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura della metà; Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta la restante metà delle
spese processuali, metà che liquida in €. 3.500 (di cui €. 1.000 per fase di studio, €. 1.000 per fase introduttiva, €. 1.000 per fase decisionale), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Manda la Cancelleria a trasmettere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza, ai sensi dell’art. 122, co. 8, CPI.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 1/2/2019

nella composizione di cui al
Il Presidente estensore