Sentenza 547/2018 della Corte Di Appello Di Milano Sezione Prima Civile
N.R.G. 16 3 1/ 2 016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori:
giu1 - Presidente relatore giu 2 - Consigliere giu 3 - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il DD/MM/ 2 016 e decisa nella camera di consiglio del DD/MM/ 2 018 TRA
IB S.R.L. (cf:XXX) in persona dell’a.u. e leg. rappr. p.t. SIG. ADF, avv. DM e avv. AG (XXX) XXX; PN (XXX) XXX; elettivamente domiciliata in XXX
Appellante
E
“P - S.P.A.” (cf:XXX), rappresentata e difesa dagli avv.ti GC e MG (XXX) XXX; elettivamente domiciliata in XXX
Appellato Oggetto:Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per IB S.R.L.IN PERSONA DELL’A.U. E LEG. RAPPR. P.T. SIG. ADF: Voglia l’Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 3 3 2 0\16 pubblicata il 15\ 3 \16 e notificata il 16\ 3 \16, -
accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere da P s.p.a. (uso del marchio complesso, denominativo e figurativo, composto dalla parola “The Bison” e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa, così come sopra descritto), costituisce contraffazione dei marchi di cui l’appellante è titolare ;
- accertare e dichiarare l’illiceità del comportamento della società appellata ai sensi dell’art. 2 0, I comma, C.P.I.; - inibire alla società appellata l’uso – in qualsivoglia forma e\o modalità - del sopra citato marchio, anche quale nome a dominio; - ordinare la distruzione, alla presenza dell’appellante o di un suo rappresentante, delle confezioni, del materiale pubblicitario e di ogni altro materiale, anche non cartaceo, sul quale sia riprodotto il segno sopra descritto; - fissare una penale di €. 500,00= per ogni infrazione successivamente constatata e di €. 2 50,00= per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria; - ordinare la pubblicazione per estratto del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell’appellante ed a spese della appellata, per almeno due volte in formato 9x1 3 , sul “Corriere della Sera” e sulle riviste specializzate “Vogue Accessory” e “L’Uomo Vogue”; - condannare la società appellata al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, da liquidarsi in separato giudizio; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i giudizi. In via istruttoria in relazione alla prova ontologica del danno subito dalla comparente, VOGLIA ai sensi dell’art. 1 2 1 bis C.P.I., ammettere interrogatorio del legale rappresentante della società convenuta qui appellata volto ad acquisire informazioni in ordine alle quantità vendute degli articoli contraddistinti dal marchio complesso, denominativo e figurativo, per cui è causa, così come in atti descritto, sul prezzo applicato alle varie tipologie di articoli con il predetto marchio contraddistinti e sul fatturato netto complessivo ricavato negli anni, da P s.p.a., dalla loro vendita. Chiedesi infine che la Corte di Appello adita, ai sensi degli artt. 2 711, II comma, c.c., 2 10 e segg. c.p.c., 1 2 1 e 1 2 1 bis C.P.I., Voglia ordinare alla convenuta qui appellata l'esibizione delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari, registro fatture clienti, fascicolo fatture, libro di carico e scarico magazzino), relative alle vendite degli articoli contraddistinti dal medesimo marchio sopra richiamato.
Per “P - S.P.A.”:
- respingere l’appello proposto da IB per tutti i motivi esposti, argomentati e documentati in narrativa e confermare la sentenza n. 3 3 2 0/ 2 016 – Tribunale di Milano; - in ogni caso, confermare il diritto di P a proseguire l’utilizzo del marchio “The Bison”, nei limiti dell’uso che ne ha fatto sin dall’anno 1985, ovvero per contraddistinguere prodotti e complementi a corredo delle motociclette HD, distribuiti esclusivamente presso i concessionari HD;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 15/0
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016 (n.
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016) il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n.
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014 RG, promossa da IB S.R.L. contro P SPA ha così deciso:
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -A, così provvede sulle domande delle attrici IB s.r.l. e IBI S.R.L. E s.r.l.:
1) respinge la domanda volta accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dalla convenuta P s.r.l. (uso del marchio complesso, denominativo e figurativo, composto dalla parola "The Bison" e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa) costituisce contraffazione dei marchi di cui le attrici sono, rispettivamente titolare e licenziataria, ovvero integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2 598 c.c. n. 1 , 2 , e 3 , e quelle conseguenti di inibitoria e condanna;
Così provvede sulle domande della convenuta P s.r.l.:
2 ) accerta e dichiara che la società P s.r.l. ha diritto di proseguire l'utilizzo del proprio marchio nei limiti dell'uso che ne ha sinora fatto ovvero esclusivamente per contraddistinguere prodotti destinati a corredo di motociclette HD distribuiti attraverso rivenditori autorizzati HD ;
3 ) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
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. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.
Le società attrici IB s.r.l. - società che produce e vende articoli in pelletteria e non solo - e IBI S.R.L. (di seguito, congiuntamente, IB) hanno convenuto in giudizio la società P s.p.a. (di seguito P) affinchè il Tribunale accerti il comportamento posto in essere dalla convenuta (uso del marchio complesso, denominativo e figurativo, composto dalla parola "The Bison" e dalla rappresentazione grafica di un bisonte in corsa) costituisce contraffazione dei marchi di cui le attrici sono, rispettivamente titolare e licenziataria, ed integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2 598 n n. 1 - 3 c.c., con conseguenti pronunce di inibitoria, distruzione dei prodotti e del materiale pubblicitario sul quale sia riprodotto il segno descritto, pubblicazione dell'emananda sentenza, e condanna al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio.
3 . La sentenza del Tribunale di Milano che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da IB S.R.L. con atto di appello con il quale chiedono la riforma della medesima sentenza e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado sulla base dei seguenti motivi.
Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha direttamente applicato, nell’ordinamento interno, il principio di “preclusione per coesistenza”, elaborato dalla Corte di Giustizia dell’UE (sent. C-482/09 ).
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna de IP ex art. 20 co. 1 lett. c) c.p. i. in quanto tardiva.
4. IP - S.P.A. si è costituita con comparsa del 15/09/ 2 016 e ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
5. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del DD/MM/
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018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti. >A) Applicabilità diretta nell’ordinamento giuridico nazionale del principio di “preclusione per coesistenza”, elaborato dalla Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-482/09 . B) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di condanna del P ex art. 20 co. 1 lett. c) c.p. i.
A) Applicabilità diretta nell’ordinamento giuridico nazionale del principio di “preclusione per coesistenza”, elaborato dalla Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-482/09 .
7. Il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione del marchio IB e ha accertato il diritto, in capo al P, di proseguire nell’utilizzo del proprio marchio, nei limiti dell’uso che questi ne ha sinora fatto, ovvero esclusivamente per contraddistinguere prodotti destinati a corredo di motociclette HD. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto infondata la domanda di contraffazione proposta dalle attrici per mancanza – in concreto- del requisito del rischio di confusione, per effetto di una prolungata coesistenza pacifica e in buona fede dei due segni in conflitto. Il Tribunale ha applicato il principio di “preclusione per coesistenza” sancito dalla Corte di Giustizia nella causa B (C-48 2 /09), affermando che “la fattispecie esaminata dalla Corte e quella che occupa il Tribunale sono entrambe caratterizzate dalla mancata reazione del titolare di un marchio all’uso che altri faccia di altro marchio – identico o suscettibile di creare confusione- protrattasi nel tempo, al punto di determinare una fattispecie di coesistenza. Ed è perciò alla luce della decisione sopra esaminata […] che il Tribunale […] può valorizzare gli effetti di una prolungata coesistenza di due marchi onde verificare il requisito della contraffazione costituito dal rischio di confusione, stante il fatto che detti marchi non sono identici”. 8. IB ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nell’applicare nel nostro ordinamento, in via interpretativa, quale eccezione al principio di esclusività della tutela dei marchi, una fattispecie che non è disciplinata nel nostro ordinamento e che sarebbe in contrasto con l’art. 2 8 del Codice della proprietà industriale e intellettuale. 9. IP eccepisce preliminarmente la “totale infondatezza” dell’impugnazione avversaria, nella parte in cui IB non ha appellato la parte della sentenza che ha escluso il concreto rischio di confusione tra i marchi. A parere del P, dunque, i motivi d’appello non sarebbero idonei a riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha accertato la mancanza – in concreto – del fondamentale presupposto della confusione, previsto all’ art. 20 c.p.c. Nel merito, IP ritiene che l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia non sia, di per sé, in contrasto con l’art. 2 8 del cpi, ma esuli da questa ipotesi. 10. Ad avviso della Corte, l’atto di appello non presenta i caratteri dell’inammissibilità. Sebbene, infatti, IB non abbia espressamente proposto appello avverso la parte della sentenza che ha accertato la mancanza del requisito di confusione in concreto, il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione del marchio in applicazione del principio di preclusione per coesistenza, sancito - per la prima volta- dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-482/09 . IB ha espressamente contestato, con il primo motivo d’appello,l’interpretazione operata dalla Corte nella sentenza B. Per questi motivi, questa Corte procede a esaminare nel merito la prima questione. 11. Per quanto concerne l’applicabilità, nell’ordinamento interno, del principio di preclusione per coesistenza, la Corte osserva quanto segue. La Corte di Giustizia, in occasione del rinvio pregiudiziale operato dalla Court of Appeal (E andamp; W), ha interpretato gli articoli 4 e 9 della direttiva del Consiglio 89/104/CEE , affermando, innanzitutto, che tale direttiva “contiene un’armonizzazione relativa a norme sostanziali, che rivestono un’importanza fondamentale in materia di marchi d’impresa”, tale per cui “è fondamentale che la legislazione sui marchi sia uguale in tutti gli Stati”. L’ordinamento giuridico italiano ha dato attuazione a tale direttiva con il d.lgs. n. 480/1992 , che ha modificato la legge marchi R.D. n. 929/42 , legge che, a sua volta, è confluita nel Codice della proprietà industriale , d.lgs. n. 30/2005 . Nel 2 011 la Corte di Giustizia, con la sentenza B, ha, dunque, interpretato due articoli (artt. 4 e 9 della direttiva) che sono all’origine degli articoli 20 e 28 del Codice della proprietà industriale e intellettuale (italiano). In particolare, con riferimento all’art. 9, la Corte ha affermato che la tolleranza “è una nozione di diritto dell’Unione il cui senso e la cui portata devono essere identici in tutti gli stati, pertanto spetta alla Corte interpretarla in modo uniforme e autonomo”. Il principio di tolleranza previsto all’art. 9 – e corrispondente al principio di convalidazione dell’art. 2 8 cpi- prevede un’ipotesi in cui il titolare di un marchio posteriore registrato, a determinate condizioni, può continuare a utilizzarlo nonostante un marchio uguale o simile sia stato registrato anteriormente. La Corte di Giustizia individua i requisiti di applicazione della convalidazione, che devono essere uguali in tutti gli Stati membri: la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è registrato e la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e che viene usato dopo la sua registrazione. Ad avviso della Corte di Giustizia, tuttavia, vi è un’ulteriore ipotesi “eccezionale” in cui il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico (previsto dall’art. 4 della direttiva), in sussistenza di particolari condizioni, differenti rispetto a quelle dell’art. 9. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che “l’ art. 4, n. 1, lett a), della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle della causa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi”. 1 2 . Ad avviso del presente Collegio, l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’art. 4 della direttiva (articolo corrispondente all’ art. 20 del c.p. i.) non si pone in contrasto con la normativa nazionale e, nello specifico, con l’art. 2 8 cpi, che continua a essere applicabile, in presenza di presupposti differenti. La Corte di Giustizia, dunque, ha interpretato l’ambito di applicazione dell’art. 4 della direttiva, delineando un’ipotesi in cui, in presenza di determinate e specifiche circostanze, più stringenti e comunque differenti rispetto a quelle sancite dall’art. 9 della direttiva (e, corrispondentemente dall’art. 2 8 cpi), viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione. La Corte Costituzionale ha affermato che le decisioni della Corte di Giustizia, rese in sede di rinvio pregiudiziale, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto ( Corte Cost. n. 113/85 , da ultimo Corte Cost. 284/2007 , che ha affermato che le sentenze della Corte di Giustizia siano direttamente applicabili nel nostro ordinamento giuridico). Il caso oggetto della presente causa è del tutto analogo a quello deciso dalla Corte di Giustizia nel caso B. Ad avviso di questa Corte, infatti, sussistono sia la prolungata coesistenza dei due marchi, per oltre 3 0 anni, sia la buona fede del titolare del marchio posteriore, intesa - dalla Corte di Giustizia- non come uso effettuato nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, ma come comportamento improntato a criteri di correttezza, ovvero comportamento con cui i titolari dei marchi perseguono autonomamente la propria strategia imprenditoriale, senza cercare di inserirsi nella scia del concorrente sfruttando la somiglianza tra i segni. Ad avviso della Corte di Giustizia, la contestuale presenza dei marchi sul mercato, proprio per il significativo lasso di tempo in cui si protrae, modifica l’originario assetto d’interessi coinvolti nel conflitto. Con il trascorrere del tempo, infatti, i due marchi – in origine potenzialmente confondibili- assumono autonoma capacità distintiva, facendo venire meno il rischio di confusione in concreto. Inoltre, la pacifica coesistenza per lungo periodo fa sorgere un legittimo affidamento del titolare del marchio posteriore a poter continuare l’uso del proprio marchio, tanto più in virtù del fatto che egli ha conquistato una propria non interferente porzione di mercato. I consumatori, d’altro canto, con il passare del tempo, acquisiscono la consapevolezza delle differenze tra i prodotti e i marchi, e compiono scelte consapevoli. Ad avviso di questa Corte, dunque, essendo possibile individuare, nel caso in esame, la medesima ratio decidendi alla base della decisione della Corte di Giustizia nella causa B, deve trovare applicazione, anche in questa fattispecie, il principio di preclusione per coesistenza. I prodotti del P, infatti, nonostante siano affini a quelli del B e siano contraddistinti da un marchio molto simile a quello registrato, da oltre 3 0 anni, esercitano la propria capacità distintiva con riferimento a uno specifico settore di mercato (ovvero, esclusivamente quello dei prodotti destinati a corredo di motociclette HD), in modo tale da far venir meno un elemento costitutivo della fattispecie di tutela dell’art. 2 0, co.1 lett b) cpi, ovvero il pericolo concreto di confusione tra i marchi e i prodotti.
1 3 . Per questi motivi, la Corte conferma integralmente la sentenza del Tribunale sul punto, accertando il diritto del P a proseguire l’utilizzo del proprio marchio, sempreché questi ne mantenga l’uso nei limiti del segmento di mercato in cui oggi è presente e delle modalità con cui detto segmento di mercato propone i suoi prodotti. Infatti, proprio tali limiti e tali modalità di utilizzo del marchio hanno permesso (e permettono) ai consumatori di individuare e valorizzare le differenze tra i prodotti contraddistinti dal marchio “The Bison” rispetto a quelli contraddistinti dal marchio “Il Bisonte”, facendo venir meno il pericolo di confusione in concreto richiesto dall’ art. 20, co. 1 lett. b) c.p. i.
B) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di condanna de IP ex art. 20 co. 1 lett. c) c.p. i. 14. Il Tribunale afferma che il tema della notorietà del marchio delle attrici e, dunque, il tema della sussistenza dei presupposti per una tutela ex art. 20 lett. c) c.p. i., è inammissibile in quanto tardivamente introdotto con la memoria ex art. 18 3 VI n. 1 c.p.c. 15. IB ritiene che, fin dall’atto introduttivo, avrebbe posto a fondamento delle proprie domande la rinomanza dei propri segni. A nulla varrebbe il fatto che, in memoria 18 3 VI comma, IB ha inteso di qualificare giuridicamente un fatto già dedotto a fondamento delle domande svolte con l’atto introduttivo. Per questo motivo, anche qualora la Corte ritenesse applicabile, nel nostro ordinamento, il principio di preclusione per coesistenza, in ogni caso dovrebbe accogliere la domanda di contraffazione del marchio del P, ex art. 2 0, co. 1 lett. c), poiché l’uso del marchio posteriore reca pregiudizio a funzioni del marchio diverse dalla confondibilità sulla provenienza. 16. IP ritiene che la domanda ex art. 2 0, co. 1 lett. c) cpi sia stata proposta tardivamente e chiede, dunque, la conferma della sentenza del Tribunale.
17. La Corte ritiene che l’argomento della notorietà sia stato introdotto, tardivamente, a sostegno di una domanda nuova, e configuri, dunque, i presupposti della mutatio libelli. La domanda del B ex art. 2 0 co. 1 lett. c) cpi, infatti, è stata proposta nel giudizio di primo grado solo con la memoria ex art. 18 3 co. 6 n. 1 e non è stata neppure menzionata nelle conclusioni di parte. Per questi motivi la Corte ritiene che la presente questione sia inammissibile e conferma la sentenza del Tribunale di Milano sul punto.
18. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d’appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
19. Le spese di lite del grado d’appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , seguono la soccombenza, che è totale in capo a IB S.R.L.
PQM
La Corte nella causa d’appello proposta da I S.R.L., IN PERSONA DELL’A.U. E LEG. RAPPR. P.T. SIG. ADF, contro “P - S.P.A.”
I. rigetta l’appello e conferma la sentenza n. 3320/2016 del Tribunale di Milano (estensore Dott.ssa ADM);
II. condanna IB S.R.L. a rifondere a IP S.p.a. le spese di lite del grado, liquidate in € 6.000,00 complessivi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di doppio del contributo unificato, di cui all’ art 13 co. 1 quater DPR n. 111/2002 , così come modificato dall’ art. 1 co. 17 della l. n. 221/2012 .
Così deciso in Milano, il 2 3 /01/ 2 018 Il Presidente estensore giu1