Impugnazione, Marchio dell’Unione europea, Regolamento (CE) n. 207/2009, Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ”, Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo dell’Unione europea contenenti l’elemento denominativo “Cactus”, Classificazione di Nizza, Articolo 28, Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), Uso effettivo del marchio in forma abbreviata.

Causa C-501/15 P Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Cactus SA «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” – Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo dell’Unione europea contenenti l’elemento denominativo “Cactus” – Classificazione di Nizza – Articolo 28 – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) – Uso effettivo del marchio in forma abbreviata» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 ottobre 2017 Ravvicinamento delle legislazioni–Marchi–Direttiva 2008/95–Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio–Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza–Portata della protezione che ne risulta–Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) Ravvicinamento delle legislazioni–Marchi–Direttiva 2008/95–Marchi di servizi Nozione di «servizi»–Vendita al dettaglio di prodotti–Inclusione–Presupposti per la registrazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) Marchio dell’Unione europea–Osservazioni dei terzi e opposizione–Esame dell’opposizione–Prova dell’uso del marchio anteriore–Uso effettivo–Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo–Scopo e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009–Esame dell’alterazione del carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a)] Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata della sentenza IP Translator, C-307/10, occorre ricordare che la Corte, al punto 61 della sentenza in parola, ha dichiarato che, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e precisione, colui che richiede un marchio utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verte su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. La Corte ha indicato, ai punti 29 e 30 della sentenza Brandconcern, C-577/14 P, che la sentenza IP Translator ha precisato solo i requisiti relativi alle nuove domande di registrazione come marchi dell’Unione europea, e non riguarda, quindi, i marchi già registrati alla data di pronuncia di quest’ultima sentenza. La Corte ne ha dedotto, al punto 31 della sentenza Brandconcern, che non si può quindi considerare che la Corte, mediante la sentenza IP Translator, abbia inteso rimettere in discussione l’approccio seguito nella comunicazione n. 4/03 per quanto riguarda i marchi registrati prima della pronuncia di quest’ultima sentenza. La comunicazione n. 2/12 del presidente dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale non può rimettere in discussione la giurisprudenza in esame e, quindi, condurre a limitare la portata della protezione dei marchi registrati prima della pronuncia della sentenza IP Translator per prodotti o servizi contraddistinti dalle indicazioni generali di cui ai titoli di una classe, ai sensi dell’Accordo di Nizza, ai soli prodotti o servizi contemplati nell’elenco alfabetico di detta classe e a negare che quest’ultima si estenda, conformemente alla comunicazione n. 4/03, a tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe. Infatti, la portata della protezione conferita dai marchi registrati non può essere alterata sulla base di una comunicazione non vincolante che mira soltanto a spiegare ai richiedenti le prassi dell’Ufficio. (v. punti 37-40) Per quanto riguarda la portata della sentenza Praktiker Bau, C-418/02, è necessario ricordare che la Corte, ai punti 39 e 50 di tale sentenza, ha dichiarato che, sebbene l’attività del commercio al dettaglio di prodotti costituisca un servizio rientrante nella classe 35, ai sensi dell’Accordo di Nizza, il richiedente deve ciononostante precisare, ai fini della registrazione di un marchio, i prodotti o i tipi di prodotti interessati dall’attività del commercio al dettaglio. Orbene, la giurisprudenza derivante dalla sentenza Praktiker Bau, così come la sentenza IP Translator C-307/10, verte soltanto sulle domande di registrazione in quanto marchi dell’Unione europea e non concerne la portata della protezione conferita dai marchi registrati prima della pronuncia di detta sentenza. Siffatta soluzione è peraltro conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. (v. punti 44-47) V. il testo della decisione. (v. punto 60) La Corte ha già precisato che si evince direttamente dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, che l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Occorre rilevare che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale regolamento, non imponendo una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, è diretto a consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi. Ne consegue che il requisito dell’«uso effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del medesimo regolamento è soddisfatto anche se è utilizzato soltanto l’elemento figurativo di un marchio complesso, purché il carattere distintivo di detto marchio, così come registrato, non sia alterato. (v. punti 65-67)