Marchi, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), Decadenza, Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato, Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro, Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali.

Causa C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contro Pfahnl Backmittel GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat) «Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) — Decadenza — Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato — Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro — Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio – Valutazione alla luce della percezione del segno da parte dei soli utilizzatori finali. [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio – Nozione di inattività [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Obbligo di accertare, prima della pronuncia della decadenza, l’eventuale esistenza di altre designazioni per il prodotto o servizio di cui trattasi – Insussistenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Fra le diverse funzioni del marchio, la funzione di indicazione d’origine ricopre un ruolo fondamentale. Essa consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli delle altre imprese. Detta impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato. Il legislatore dell’Unione europea ha sancito tale funzione essenziale del marchio disponendo, all’articolo 2 della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio a condizione ch’essi siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Da tale condizione vengono poi tratte talune conclusioni, in particolare agli articoli 3 e 12 della citata direttiva. Mentre il suo articolo 3 elenca i casi in cui il marchio non è idoneo, ab initio, a svolgere la funzione di indicazione di origine, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva riguarda la situazione in cui il marchio è divenuto la generica denominazione ed ha pertanto perso il suo carattere distintivo, sicché non adempie più tale funzione. Il titolare di tale marchio può allora perdere i diritti conferitigli dall’articolo 5 della direttiva 2008/95. Vero è che chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per cui è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – alla luce della percezione dei professionisti, come, ad esempio, i venditori. Tuttavia, in generale la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. La circostanza che i venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso. (v. punti 20-22, 28-30, dispositivo 1) Il legislatore dell’Unione, procedendo al contemperamento degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni, ha ritenuto, nell’adottare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che la perdita del carattere distintivo del suddetto marchio possa essere opposta al titolare di quest’ultimo solo se essa è dovuta alla sua attività o inattività. A tal proposito, può ricadere nella nozione di «inattività» l’omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al suo diritto esclusivo sancito all’articolo 5 di tale direttiva, al fine di chiedere all’autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste un rischio di confusione con codesto marchio, poiché siffatte domande mirano a preservare il carattere distintivo del suddetto marchio. Tuttavia, a meno che non si voglia rinunciare alla ricerca dell’equilibrio descritto, detta nozione non è affatto circoscritta a questo tipo di omissione, bensì comprende tutte quelle con cui il titolare di un marchio si dimostri insufficientemente vigilante sulla preservazione del suo carattere distintivo. Quindi, in una situazione in cui i venditori del prodotto ottenuto dal preparato fornito dal titolare del marchio non informano, di norma, i loro clienti che il segno utilizzato per designare il prodotto in questione è stato registrato come marchio e contribuiscono quindi al mutamento di quest’ultimo in generica denominazione, la carenza di questo titolare, il quale non assume alcuna iniziativa diretta ad incitare questi venditori ad utilizzare maggiormente tale marchio, può essere qualificata alla stregua di inattività nell’accezione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato. (v. punti 32-34, 36, dispositivo 2) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni. Infatti, l’eventuale esistenza di designazioni alternative per il prodotto o servizio in oggetto è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio come conseguenza della trasformazione di quest’ultimo in generica denominazione commerciale. (v. punti 39, 40, dispositivo 3) Causa C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contro Pfahnl Backmittel GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat) «Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) — Decadenza — Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato — Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro — Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio — Valutazione alla luce della percezione del segno da parte dei soli utilizzatori finali. [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio — Nozione di inattività [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Obbligo di accertare, prima della pronuncia della decadenza, l’eventuale esistenza di altre designazioni per il prodotto o servizio di cui trattasi — Insussistenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Fra le diverse funzioni del marchio, la funzione di indicazione d’origine ricopre un ruolo fondamentale. Essa consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli delle altre imprese. Detta impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato. Il legislatore dell’Unione europea ha sancito tale funzione essenziale del marchio disponendo, all’articolo 2 della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio a condizione ch’essi siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Da tale condizione vengono poi tratte talune conclusioni, in particolare agli articoli 3 e 12 della citata direttiva. Mentre il suo articolo 3 elenca i casi in cui il marchio non è idoneo, ab initio, a svolgere la funzione di indicazione di origine, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva riguarda la situazione in cui il marchio è divenuto la generica denominazione ed ha pertanto perso il suo carattere distintivo, sicché non adempie più tale funzione. Il titolare di tale marchio può allora perdere i diritti conferitigli dall’articolo 5 della direttiva 2008/95. Vero è che chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per cui è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – alla luce della percezione dei professionisti, come, ad esempio, i venditori. Tuttavia, in generale la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. La circostanza che i venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso. (v. punti 20-22, 28-30, dispositivo 1) Il legislatore dell’Unione, procedendo al contemperamento degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni, ha ritenuto, nell’adottare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che la perdita del carattere distintivo del suddetto marchio possa essere opposta al titolare di quest’ultimo solo se essa è dovuta alla sua attività o inattività. A tal proposito, può ricadere nella nozione di «inattività» l’omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al suo diritto esclusivo sancito all’articolo 5 di tale direttiva, al fine di chiedere all’autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste un rischio di confusione con codesto marchio, poiché siffatte domande mirano a preservare il carattere distintivo del suddetto marchio. Tuttavia, a meno che non si voglia rinunciare alla ricerca dell’equilibrio descritto, detta nozione non è affatto circoscritta a questo tipo di omissione, bensì comprende tutte quelle con cui il titolare di un marchio si dimostri insufficientemente vigilante sulla preservazione del suo carattere distintivo. Quindi, in una situazione in cui i venditori del prodotto ottenuto dal preparato fornito dal titolare del marchio non informano, di norma, i loro clienti che il segno utilizzato per designare il prodotto in questione è stato registrato come marchio e contribuiscono quindi al mutamento di quest’ultimo in generica denominazione, la carenza di questo titolare, il quale non assume alcuna iniziativa diretta ad incitare questi venditori ad utilizzare maggiormente tale marchio, può essere qualificata alla stregua di inattività nell’accezione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato. (v. punti 32-34, 36, dispositivo 2) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni. Infatti, l’eventuale esistenza di designazioni alternative per il prodotto o servizio in oggetto è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio come conseguenza della trasformazione di quest’ultimo in generica denominazione commerciale. (v. punti 39, 40, dispositivo 3)

Marchi, Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, Direttiva 2008/95/CE, Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio, Requisiti di chiarezza e di precisione, Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi, Ammissibilità, Portata della protezione conferita dal marchio.

Parole chiave Massima Parole chiave 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della protezione conferita dal marchio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio — Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza — Ammissibilità — Presupposti — Identificazione sufficientemente chiara e precisa (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio — Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza — Estensione della tutela che ne deriva — Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) Massima 1. La direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. La registrazione del marchio in un pubblico registro ha lo scopo di renderlo consultabile per le autorità competenti e per il pubblico, in particolare per gli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. (v. punti 46-49, 64 e dispositivo) 2. La direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa. Spetta alle autorità competenti compiere una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente domanda la protezione conferita dal marchio, al fine di determinare se tali indicazioni soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti. (v. punti 55-56, 64 e dispositivo) 3. Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. Una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all’integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di essi non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa. (v. punti 61-62, 64 e dispositivo) Causa C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys contro Registrar of Trade Marks [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Regno Unito)] «Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata della protezione conferita dal marchio» Massime della sentenza Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della protezione conferita dal marchio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Ammissibilità – Presupposti – Identificazione sufficientemente chiara e precisa (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Estensione della tutela che ne deriva – Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) La direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. La registrazione del marchio in un pubblico registro ha lo scopo di renderlo consultabile per le autorità competenti e per il pubblico, in particolare per gli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. (v. punti 46-49, 64 e dispositivo) La direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa. Spetta alle autorità competenti compiere una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente domanda la protezione conferita dal marchio, al fine di determinare se tali indicazioni soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti. (v. punti 55-56, 64 e dispositivo) Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. Una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all’integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte di essi non può essere considerata sufficientemente chiara e precisa. (v. punti 61-62, 64 e dispositivo)

Marchi, Direttiva 89/104/CEE, Art. 9, n. 1, Nozione di "tolleranza", Preclusione per tolleranza, Punto di partenza del termine di preclusione, Condizioni necessarie a far decorrere il termine di preclusione, Art. 4, n. 1, lett. a), Registrazione di due marchi identici che designano prodotti identici, Funzioni del marchio, Uso simultaneo in buona fede.

Parole chiave Massima Parole chiave 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Preclusione per tolleranza — Nozione (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 9, n. 1) 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Preclusione per tolleranza — Termine di decadenza — Dies a quo (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 9, n. 1) 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Impedimenti relativi alla registrazione o motivi di nullità — Esistenza di un marchio anteriore identico tutelato per prodotti identici — Eccezione — Uso simultaneo in buona fede e di lunga durata che non pregiudica la funzione essenziale del marchio [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 1, lett. a)] Massima 1. La tolleranza, nel senso dell’art. 9, n. 1, della prima direttiva sui marchi, costituisce una nozione del diritto dell’Unione, e non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l’uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso. Da una parte, infatti, l’undicesimo ‘considerando’ di detta direttiva precisa che il titolare del marchio anteriore deve avere «coscientemente tollerato» l’uso di un marchio posteriore al suo per un lungo periodo, ossia «deliberatamente», «con cognizione di causa». Il medesimo ‘considerando’ specifica che occorre evitare di «ledere ingiustamente» gli interessi del titolare di un marchio anteriore. Orbene, sarebbe ingiusto precludere al titolare del marchio anteriore la possibilità di richiedere la nullità o di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico allorché egli non ha avuto la possibilità di farlo. D’altra parte, la direttiva 89/104 mira a contemperare gli interessi del titolare di un marchio d’impresa a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Tale finalità implica che, per salvaguardare tale funzione essenziale, il titolare di un marchio anteriore sia in condizione, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 9, n. 1, di tale direttiva, di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico al suo. Qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto dal titolare del marchio anteriore nel corso del periodo previsto dall’art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 sortisce l’effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza. (v. punti 47-50, dispositivo 1) 2. La registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sancito dall’art. 9, n. 1, della prima direttiva 89/104 sui marchi. Le condizioni necessarie per far decorrere tale termine sono, in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione. (v. punto 62, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi. Quest’ultima condizione è soddisfatta quando, malgrado l’identità dei marchi, i prodotti sono chiaramente identificabili come prodotti di imprese diverse. (v. punti 80-81, 84, dispositivo 3)