Rinvio pregiudiziale, Proprietà intellettuale, Marchi, Regolamento (CE) n. 207/2009, Articolo 9, paragrafo 1, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 5, paragrafi 1 e 2, Diritti conferiti dal marchio, Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito.

Rinvio pregiudiziale, Diritto dei marchi, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 14, Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa, Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità, Regolamento (CE) n. 207/2009, Marchio dell’Unione europea, Articolo 34, paragrafo 2, Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore, Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore.

Causa C-148/17 Peek & Cloppenburg KG, Hamburg contro Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 14 – Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa – Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 34, paragrafo 2 – Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore – Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa – Determinazione della data in cui sono soddisfatte le condizioni per la decadenza o la nullità di un marchio nazionale anteriore – Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale anteriore per il marchio dell’Unione europea – Effetti di tale preesistenza dopo la cancellazione del marchio nazionale anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 14) L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza. Sebbene l’articolo 14 della direttiva 2008/95 non precisi la data cui occorre far riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni della nullità o della decadenza, dai termini e dall’oggetto di tale disposizione risulta tuttavia che tale verifica è diretta a determinare retrospettivamente se tali condizioni fossero soddisfatte alla data di rinuncia o di estinzione del marchio nazionale anteriore. Ne consegue che il requisito secondo cui le condizioni della nullità o della decadenza del marchio nazionale anteriore devono parimenti sussistere alla data in cui viene statuito sulla domanda diretta alla constatazione a posteriori della nullità o decadenza non è conforme alla suddetta disposizione. Infatti, occorre anzitutto rilevare che la possibilità di utilizzare un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia non è affatto prevista dalla direttiva 2008/95. Inoltre, dal considerando 5 e dall’articolo 1 di quest’ultima risulta che essa si applica unicamente ai marchi che siano stati oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione, cosicché un marchio cancellato non esiste più alla luce della direttiva stessa. Dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/95 risulta, poi, che l’uso del marchio è preso in considerazione solamente fino alla data di presentazione della domanda di decadenza, eventualmente anticipata di tre mesi nell’ipotesi prevista al terzo comma della disposizione medesima. Non sarebbe quindi coerente con detta disposizione tener conto, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento a posteriori della decadenza dei diritti del titolare di un marchio, di un uso successivo alla data in cui il titolare abbia esso stesso dichiarato di rinunciare a tale marchio o abbia lasciato che questo si estinguesse. Infine, dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 emerge che l’unico effetto della preesistenza di un marchio nazionale anteriore rivendicata per un marchio dell’Unione europea è che il titolare di tale marchio nazionale anteriore, che vi abbia rinunciato o che abbia lasciato che si estingua, continua a beneficiare, nello Stato membro nel quale o per il quale era registrato, degli stessi diritti che avrebbe avuto qualora tale marchio avesse continuato ad esservi registrato. Tale disposizione opera quindi una fictio volta a consentire al titolare del marchio dell’Unione europea di continuare a beneficiare, in tale Stato membro, della tutela di cui beneficiava il marchio nazionale anteriore cancellato, e non a consentire a quest’ultimo di continuare ad esistere in quanto tale. Ne consegue, in particolare, che un eventuale uso del segno di cui trattasi successivamente alla cancellazione dev’essere considerato, in un caso del genere, quale uso del marchio dell’Unione europea e non del marchio nazionale anteriore cancellato. (v. punti 26, 28-30 e dispositivo)

Rinvio pregiudiziale, Marchi, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 5, paragrafo 1, Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet, Uso non autorizzato del marchio, Annunci messi in rete all’insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di quest’ultimo, Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo.

Causa C-179/15 Daimler AG contro Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék) «Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet — Uso non autorizzato del marchio — Annunci messi in rete all’insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di quest’ultimo — Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 marzo 2016 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili – Uso del marchio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva – Nozione – Comunicazione al pubblico proveniente da un’impresa terza relativa alla riparazione e alla manutenzione di prodotti recanti il marchio – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 5, §§ 1 e 3, d), 6 e 7] Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili – Uso del marchio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva – Nozione – Imputazione all’inserzionista di atti o omissioni di prestatori di servizi di annunci o di gestori di siti Internet di ricerca di imprese – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 5, § 1) L’uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l’autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato o specialista di tali prodotti costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, il quale può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l’articolo 6, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l’articolo 7, relativo all’esaurimento del diritto conferito da quest’ultimo. Commissionando, nel contesto delle proprie attività commerciali, a un prestatore di servizio, un annuncio pubblicitario affinché sia messo in rete su un sito Internet, l’inserzionista «usa» il marchio «nel commercio» e «per prodotti e servizi» che egli offre ai propri clienti; un tale utilizzo a fini pubblicitari è peraltro espressamente previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/95. Un tale uso, ove avvenga senza il consenso del titolare del marchio di impresa, è idoneo a pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio, dal momento che l’annuncio suggerisce l’esistenza di un collegamento economico tra tale inserzionista e il titolare. (v. punti 28-30) L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura. Infatti, se la messa in rete, su un sito Internet di ricerca, di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito, non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista. Non possono nemmeno essere imputati a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di gestori di siti Internet di ricerca con cui l’inserzionista non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto di tale inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio. In tali due ipotesi, il titolare del marchio non ha diritto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2008/95, ad agire nei confronti dell’inserzionista al fine di vietargli la messa in rete dell’annuncio che contiene l’indicazione del suo marchio. (v. punti 34, 36, 37, 44 e dispositivo)