Решение № 661 от 28.04.2011 г. на САС по в. т. д. № 276/2010 г.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 661
гр. София, 28.04.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, 6 с-в, в публично заседание на шести април през две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: С. Г.Членове: И. И.А. Ц.
при секретаря С Кошутова, като изслуша докладвано от съдията Г т. д. № 276 по описа за 2010 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.
С решение от 22.03.2010 г., постановено по т. д. № 1392, по описа за 2009 г. на С градски съд, VI-то търговско отделение, 11 състав, са отхвърлени предявените Р. И. И., САЩ със съдебен адрес: гр. С., ул. „А.” № 38, адв. Ф. Б., против „Р. БГ” О., гр. С., бул. „В Л.” № 49, В., .3, ап. 9, искове с правно основание чл. 76 ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, за установяване на нарушение на марките на ищеца RE/MAX с рег. № 7668У, регистрирана по националния ред и RE/MAX с рег. № * – марка на ЕО, и двете с обхват на действие на територията на Република България до 2019 г., както и за неговото преустановяване. С решението ищецът е осъден да заплати на ответника сумата от 1800.00 лева разноски по делото.
Решението е обжалвано от ищеца изцяло, с оплаквания за незаконосъобразност и неправилност. Поддържа, че СГС неправилно е приел, че не е налице сходство между знаците на ответника и ищцовите марки, като след преценката за сходство, съдът е следвало да прецени и дали използването на знаците „Remax” и „remax” във фирменото наименование на дружеството, противоречи на добросъвестната търговска практика, с оглед разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.Поддържа, че съдът погрешно е оставил без уважение своевременно направеното искане по чл. 200, ал. 3 от ГПК за назначаване на повторна експертиза.Твърди се, че не са обсъдени представените по делото доказателства за известност на ищцовите марки и тяхното рекламиране в Република Б. Подробни съображения са развити в обстоятелствената част на жалбата.Моли решението да бъде отменено и да бъде постановено ново, с което исковете бъдат уважени.Претендира разноски.Ответната по жалбата страна „Р. БГ” О., гр. С., чрез своя процесуален представител я оспорва по съображения, подробно изложени в депозиран писмен отговор. Поддържа, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и обосновано като правилно съдът е кредитирал заключението на извършената експертиза.С апелативен съд, след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка с атакувания съдебен акт, намира следното:
Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл. 259 от ГПК от страна в първоинстанционното производство – ищец, имаща право и интерес от обжалването с оглед отхвърляне на предявените от нея искове и е срещу подлежащ на въззивно обжалване по силата на чл. 258 от ГПК, валиден и допустим съдебен акт.
Преценявайки основателността на жалбата, съдът взе предвид следното:
Първоинстанционният съд е сезиран от „Р. И. И.”, дружество със седалище САЩ, с искове с правно основание чл. 76 ал. 1, т. 1, т. 2, вр. чл. 73, ал. 1 от ЗМГО, за установяване на факта, че ответникът „Р. БГ” О., е извършил нарушение върху правата на ищеца върху марка „R.”, с рег. № 7668У, регистрирана по националния ред и „R.” с рег. № * – марка на ЕО, и двете регистрирани за услуги клас 35 и 36 от МКСУ. Твърди се, че нарушението се изразява в използването, без съгласието на ищеца, върху рекламни табели, визитни картички, бланки на договори за посредничество, в сайта на ответника “r. bg. imot. bg” и електронния адрес: r. bg@gmail. bg, на знак „R.” като словен знак, представляващ надпис с шрифт и цвят. Поддържа, че ответникът използва по този начин знаците за да рекламира търговската си дейност, свързана с извършване на посреднически услуги при осъществяване на сделки с недвижими имоти, които услуги са идентични и сходни на услугите, за които са регистрирани марките на ищеца. Предвид изложеното, моли да бъде постановено решение, с което да бъде установен фактът на нарушението на правото върху регистрираните от него търговски марки, както и да бъде осъден ответникът да преустанови нарушението. Претендира разноски.
Ответникът оспорва исковете и моли да бъдат отхвърлени. Не оспорва, че има регистрирана фирма с твърдяното наименование и че я изписва на латиница в шрифт и цвят. Твърди, че искът е неоснователен, тъй като ищецът няма защитен цвят и особености в начина на изписване. Намира, че не е налице твърдяното сходство. Поддържа, че ищецът не е познат на българския пазар.
Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:
Ищецът по делото е търговско дружество, чиято правосубектност и представителна власт на управителните му органи се установява според правото на държавата, в която е регистрирано.
Не се спори между страните, а и от представените по делото удостоверение, библиографска справка, извлечение на регистъра на марката за услуги на Патентно ведомство и извлечение от регистъра на марките при Офиса за хармонизация на вътрешния пазар се установява, че ищеца е притежател на твърдените словни марки R. с рег. № 7668У, регистрирана по национален ред и R. с рег. №* - марка на ЕО, регистрирана при ОХИМ и двете с обхват на действие на територията на Република Б до 2019 г. И двете марки са словни, регистрирани за класове на стоките и услугите от клас 35 - консултации и подпомагане във връзка с търговско управление и организация и др., както и от клас 36 - агенции за недвижими имоти и имущество, оценяване и управление на недвижимо имущество.
Представена е и справка за домейн, от която се установява, че ищецът има регистриран домейни, вкл. и r..bg на 24.10.2005 г. По делото са представени и два броя - 1/2006 и 2/2007 г., от издаваното от ищеца списание, касаещо недвижими имоти на територията на страната.
От представената по делото дружествен договор на ответника и справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията се установява, че осъществява предмет на дейност предоставяне на услуги в сферата на покупко-продажба на недвижими имоти, консултантски услуги в областта на търговията и управлението на недвижими имоти, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и др.
От представените по делото доказателства се установява, че ответното дружество използва рекламни материали, в които изписва фирменото си наименование изцяло на латиница - рекламни табели, визитки, договори и др. Знака „R.” в наименованието се изписва с определен шрифт и в червен цвят.
В първоинстанционното производство е допуснато и съответно прието заключение на изготвена съдебно-маркова експертиза. Експертът, сравнявайки регистрираната марка на ищеца и използваните от ответника знаци, е констатирал, че е налице фонетично сходство между тях, дължащо се на общите елементи „Р.”, както и че е налице идентичност на услуги, регистрирани с марките на ищеца и услугите, предлагани от ответника, но въпреки съществуващото сходство е заключил, че то не е достатъчно потребителят да бъде заблуден и да счете, че услугите имат общ произход. Според експерта, знаците на ответника винаги ще се възприемат от потребителите като фирмено наименование, а визуално марките на ищеца сами за себе си не дават указание, че това е част от фирмено наименование, т. е. налице са два различни обекта, единият от който е регистрирана фирма на ответника. Заключението е оспорено от пълномощника на ищеца, като на основание чл. 200, ал. 3 от ГПК, е поискано изготвянето на повторно заключение от друго вещо лице. Искането е оставено без уважение от съда.
Пред настоящата инстанция, при условията на чл. 266, ал. 3 от ГПК, е прието заключението на повторна съдебно-маркова експертиза. От заключението е видно, че анализът за сходство на марките на ищеца и знаците, използвани от ответника, е извършен въз основа съвкупната преценка за визуално, фонетично и смислово сходство. Визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките и знаците, определено от начина на представяне на отделните думи, срички или букви. В случая, експертът е констатирал, че марките и използваните от ответника знаци са сходни, тъй като съдържат едни и същи букви, независимо от начина им на изписване, като наличието на наклонена черта е без значение. Налице е и фонетично сходство, основаващо се на звученето на марките и знаците, поради идентичността на думите. Вещото лице е посочило още, че думата „R.” няма смислово значение, то е от категорията на т. н. „фантазийни марки”, които са без определено смислово значение, независимо от това, какво е вложил в това понятие жалбоподателят или ответникът. След съвкупния анализ, изграден въз основа на цялостното впечатление от сравняваните марки, вещото лице е приело, че марките на ищеца и знаците на ответника са сходни. От заключението се установява още, че основен принцип при определяне на вероятността за объркване на потребителите, е сравняването на марките да се извършва в тяхната цялост и да се преценява във връзка със стоките и/или услугите, за които са предназначени. От представените писмени доказателства се установява, че марките на ищеца за регистрирани за услугите от класове 35 и 36 от МКСУ, а предоставяните от ответника услуги – агенции за недвижими имоти, консултантски услуги, свързани със сделки с недвижими имоти, също попадат в класове 35 и 36 от МКСУ, с оглед на което вещото лице е констатирало, че е налице идентичност на услугите, за които се използват марките на ищеца и знаците на ответника. При отговора на третия въпрос, експертът е посочил, че вероятността за объркване на потребителите представлява създаването на погрешна представа у тях относно предлаганите услуги – опасност потребителите да вярват, че предлаганите услуги са на същите или свързани лица. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички фактори по конкретния случай. Преценката за сходство в степен, при която се създава вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, се основава на цялостното възприятие на марката. Потребителите възприемат марката или знака като цяло, запомнят отличителния елемент и не анализират детайлите. В настоящия казус е налице сходство между марките на ищеца и знаците на ответника, налице е и идентичност на услугите, за които марките и знаците се използват. Към възможността потребителят да бъде заблуден, следва да се включи и възможността за асоцииране с по-ранна марка. Експертът е отчел и все по-широкото навлизане на интернет във всяка област на човешкия живот, като при нормално търсене в мрежата, ключовата дума би била remax или rimax, в резултат на което биха излезли домейните и интернет адресите и на ищеца, и на ответника. В заключение, експертът е приел, че въз основа на посочените фактори, не може да се изключи вероятността за объркване на потребителите, относно възможността за свързване на марките на жалбоподателя, със знаците, използвани от ответника.
Настоящият състав кредитира заключението на повторната съдебно-маркова експертиза. Същото потвърждава изводите и на първоначалната експертиза, че е налице сходство между регистрираните от ищеца марки и използваните от ответника знаци, че са свързани с предоставянето на идентични услуги, свързани със сделки с недвижим имоти. По отношение на третия въпрос, след цялостен анализ на всички фактори, които обективно биха могли да доведат до създаването на грешна представа при средния потребител, относно източника предоставящ услугите, експертът обосновано е приел, че е налице вероятност за объркване на потребителите.
От заключението на допуснатата във въззивната инстанция по реда на чл. 266, ал. 3, вр. чл. 312, ал. 2 от ГПК, съдебно-икономическа експертиза се установява, че посредническите услуги за недвижими имоти с марките на ищеца R., се ползват с престиж и привлекателност на българския пазар. Ищцовото дружество, като най-голямата франчайзингова агенция, е с авторитет и международна известност, датираща от създаването й през 1973 г. Франчайзинговата мрежа, представлява клонова мрежа от офиси на агенцията в цялата страна. Марките R. се рекламират у нас и отразяват в пресата с висока интензивност, която спрямо останалите марки за същите услуги, би могло да се приеме, че има водещо място.
От показанията на разпитания при условията на чл. 266, ал. 3, вр. чл. 312, ал. 2 от ГПК, свидетел Н Д Г, се установява, че същият има офис за недвижими имоти в гр. Б и от преди 4-5 месеца бил закупил правата от „Р.” за Б. Свидетелства, че му е позната дейността на ответното дружество, която е конкурент във франчайзинговата мрежа на „Р.” на територията на страната, дружеството извършва същата дейност като тях – посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти. Свидетелства, че са имали десетки случаи на припокриване на имената на фирми, получили франчайзинг от ищеца и името на ответното дружество. Имало случай, при срещи с клиент, последният да споменава „А, вие сте от истинския Р.”. „Р.” имало над 7 000 офиса в целия свят и в 80 държави. Поддържа, че от припокриването на имената, неговото дружество губи сериозни средства, тъй като клиентът очаква определено качество за услугата, което е свикнал да получава по света и очаква когато дойде в Б да получи сходно качество. Твърди, че има и доста проблеми, свързани с интернет сайта на ответника, чието име „Р. БГ” дублира това на ищеца “remax. com” и голяма част от търсенията на недвижими имоти, минават през него.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:
Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), за установяване факта на нарушение на правото на ищеца върху процесните марки, изразяващо се в използване на знак, идентичен или сходен с регистрираните марки, за предоставяне на услуги, идентични с тези предоставяни от ищеца, както и за осъждане на ответника да преустанови нарушението.Правото върху търговска марка, съгласно чл. 13 ал. 1 от ЗМГО, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност: - знак, който е идентичен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана; - знак, който е идентичен или сходен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана и така възниква вероятност за объркване на потребителите; - или знак, идентичен или сходен на марката, за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република Б и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката, или би ги увредило.Използване в търговската дейност по смисъла на закона представлява поставянето на знака върху стоките или техните опаковки - чл. 13 ал. 2 т. 1 от ЗМГО, предлагането на стоките за продажба или пускането им на пазара или съхранението им с тези цели - чл. 13 ал. 2 т. 2 от ЗМГО, вносът или износът на стоки с този знак - чл. 13 ал. 2 т. З от ЗМГО или използването на знака в търговски книжа или реклами - чл. 13 ал. 2 т. 4 от ЗМГО.Всяко използване по смисъла на чл. 13 ал. 2 от ЗМГО на знак с характеристиките по чл. 13 ал. 1 от ЗМГО, без съгласието на притежателя на търговската марка, е нарушение на изключителното право върху марката - чл. 73 ал. 1 от ЗМГО, което дава право на притежателя й на иск за защита по реда на чл. 75 във вр. с чл. 76 от ЗМГО.В случая от събраните по делото доказателства се установява, че ищецът е притежател на словни марки R. с рег. № 7668У, регистрирана по национален ред и R. с рег. №* - марка на Европейската общност (ЕО), регистрирана при ОХИМ, и двете с обхват на действие на територията на Република България до 2019 г., регистрирани за класове на стоките и услугите от клас 35 и 36 на Международната класификация за стоки и услуги (МКСУ).От представените доказателства и заключението на съдебно-марковата експертиза се установи, че ответникът използва знака “R.” или „Р.”, заедно с описателните елементи БГ ЕООД, BG Ltd., Real estate и др., поставяйки го върху рекламни табели, бланки на договори, визитни картички, във връзка с дейността си по предоставяне на посреднически услуги по сделки с недвижими имоти. Видно от заключението на вещото лице по изготвената във въззивното производство съдебно-маркова експертиза е налице идентичност или сходство в много висока степен между марката на ищеца и използваните от ответника знаци, както и между услугите, за които са регистрирани марките и услугите, предоставяни в търговската дейност на ответника. Налице са достатъчно общи елементи между тях, за да се създаде еднакво визуално, фонетично и смислово впечатление, като съществува реалната възможност за объркване на потребителя, като включва възможност за свързване на предоставяните от ответника услуги с услугите, за които са регистрирани притежаваните от ищеца марки.В тази връзка ответникът не твърди и не ангажира доказателства, че предлагането и рекламирането на услугите, означени със знаци, идентични и сходни на процесната търговска марка, е извършено със съгласие на ищеца.Предвид това и с оглед правилата за разпределение на доказателствената тежест следва да се приеме, че ищецът не е давал съгласие за използването на марката.По този начин ответникът е осъществил фактическия състав на чл. 13 ал. 2 т. 2 и т. 4 от ЗМГО - в нарушение на правата на ищеца върху посочената по-горе марка и без негово съгласие е предлагал и рекламирал услуги, означени със знаци, които са сходни с регистрираната от ищеца словна марка.С оглед изложеното, следва да се приеме, че са налице всички предпоставки за основателността на предявения иск по чл. 76 ал. 1, т. 1 от ЗМГО и следва да се признае за установен по отношение на ответника факта на нарушението на изключителното право на ищеца върху на словни марки R. с рег. № 7668У, регистрирана по национален ред и R. с рег. №* - марка на ЕО, регистрирана при ОХИМ - и двете с обхват на действие на територията на Р. България до 2019 г., регистрирани за класове на стоките и услугите от клас 35 и 36 на МКСУ. Основателността на иска за установяване на извършеното от страна на ответника нарушение на правата на ищеца върху процесната марка обуславя и уважаването на иска по чл. 76 ал. 1 т. 2 от ЗМГО, а именно да бъде осъден ответника да преустанови нарушението на процесната търговска марка чрез използването й в търговската си дейност без съгласието на ищеца.
Поради несъвпадение с крайните изводи на първоинстанционния съд, съдебното решение следва да бъде отменено и постановено ново, с което исковете да бъдат уважени.С оглед този изход на спора, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 1660.00 лева, разноски по делото.Водим от горното С апелативен съд
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение от 22.03.2010 г., постановено по т. д. № 1392, по описа за 2009 г. на С градски съд, VI-то търговско отделение, 11 състав, вместо което ПОСТАНОВЯВА:ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗМГО, предявен от „Р. И. И.” /R. I. INC./, Корпорация, учредена съгласно законите на щата К, САЩ, със съдебен адрес: гр. С., ул. „А.” № 38, адв. Ф. Б., срещу „Р. БГ” О., гр. С., бул. „В Л.” № 49, В., .3, ап. 9, осъществяването на нарушения на правото върху словна марка R., с рег. № 7668У, със срок на закрила до 18.01.2019 г., регистрирана по националния ред за услуги от класове 35 и 36 на МКСУ, както и върху словна марка R. с рег. № * – марка на ЕО, със срок на закрила до 15.01.2019 г., за услуги от класове 35 и 36 от МКСУ, принадлежащи на „Р. И. И.” /R. I. INC./, Корпорация, учредена съгласно законите на щата К, САЩ, които нарушения са осъществени чрез използването, без съгласието на ищеца, в търговската дейност на ответника на знака “R.”, чрез поставянето му на рекламна табела на входа на сградата на адрес: гр. С., бул. „В. Л.”, № ; рекламна табела върху пощенската кутия и входната врата на офиса в същата сграда; върху визитните картички на дружеството и лицата работещи в него; в сайта http//r. bg. imot. bg/ и върху бланките на договори, за предлагане, предоставяне и рекламиране на предоставяните от ответника посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, както и чрез включването на знака във фирменото наименование на ответника.ОСЪЖДА „Р. БГ” О., гр. С., бул. „В Л.” № 49, В., .3, ап. 9, по иска с правно основание чл. 76 ал. 1 т. 2 от ЗМГО, предявен от „Р. И. И.” /R. I. INC./, Корпорация, учредена съгласно законите на щата К, САЩ, със съдедебен адрес: гр. С., ул. „А.” № 38, адв. Ф. Б., да преустанови нарушението на правото върху словна марка R., с рег. № 7668У, със срок на закрила до 18.01.2019 г., регистрирана по националния ред за услуги от класове 35 и 36 на МКСУ, както и върху словна марка R. с рег. № * – марка на ЕО, със срок на закрила до 15.01.2019 г., за услуги от класове 35 и 36 от МКСУ, принадлежащи на „Р. И. И.” /R. I. INC./, САЩ, чрез използването на марката в търговската си дейност без съгласието на ищеца.ОСЪЖДА „Р. БГ” О., гр. С., бул. „В Л.” № 49, В., .3, ап. 9, на основание чл. 78, ла. 1 от ГПК, да заплати на „Р. И. И.” /R. I. INC./, Корпорация, учредена съгласно законите на щата К, САЩ, със съдебен адрес: гр. С., ул. „А.” № 38, адв. Ф. Б., сумата от 1660.00 лева /хиляда шестстотин и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото за двете инстанции.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в месечен срок от връчването му на страните, при условията на чл. 280 и сл. от ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.