Решение № 1021 от 19.06.2012 г. на САС по в. т. д. № 4301/2011 г.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1021, 19.06.2012 год., [населено място]
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, 5 състав, в публичното заседание на двадесет и седми март две хиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВАЧЛЕНОВЕ: Л. Ц.В. Н.
при секретаря Д. И., като разгледа докладваното от съдия Н. гр. дело № 4301 по описа за 2011 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. чл. 196 и сл. ГПК /отм./.
С решение № 890 от 09.08.2011 г. по т. д. № 650/2006 г. Софийски градски съд, ТО, VІ-7 състав, е осъдил [фирма], гр. С., да заплати на [фирма] , гр. Л., на основание чл. 76, ал. 1,т. 3 от ЗМГО сумата от 1 283 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи, вследствие на нарушението правата върху търговска марка с рег. № 19932- –„I.”- комбинирана, за периода от 28.05.2004 год. до 22.12.2005 год., като е отхвърлил иска за разликата до пълния предявен размер. Със същото решение съдът е отхвърлил предявения от [фирма] , [населено място], срещу [фирма], гр. С., иск за сумата 6 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени вреди, вследствие използването на търговска марка с рег. № 19932- –„I.”- комбинирана, без разрешението на притежателя й , като недоказан.
В законоустановения срок по делото е постъпила въззивна жалба от ответника В. Ш., в качеството на [фирма], гр. С., срещу решението в частта, с която той е осъден заплати на [фирма] , [населено място], на основание чл. 76, ал. 1,т. 3 от ЗМГО сумата от 1 283 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи. В жалбата се поддържа, че решението е недопустимо в частта, с която искът е уважен за периода от 28.05.2004 г. до 05.07.2004 г. – датата на вписване на ищеца [фирма] като притежател на марка рег. № 19932 I. – комбинирана. В жалбата се излагат и оплаквания за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решението в останалата част. Жалбоподателят твърди,че активната легитимация на ищеца като притежател на марката се основава на договор за прехвърляне на правото на ползване на марка, рег. № 19932, вписан на 05.07.2004 г., от която дата договорът има действие по отношение на трети лица.Поддържа,че с решение от 23.06.2009 г. на председателя на ПВ е постановено заличаване на [фирма] като съпритежател на марка рег. № 19932, поради липса на съгласие на всички правопритежатели за прехвърлянето на правото на марката.Счита, че щом извършеното вписване е нищожно, то и издаденият за това вписване удостоверителен документ, не може да удостовери несъществуващи права.Поддържа,че в исковото производство, съдът по пътя на косвения съдебен контрол следва да следи за законосъобразността на административните актове, доколкото те са обуславящи за гражданското производство.Поддържа, че представените от ищеца доказателства - етикети, с които се твърди, че е означена стоката на ответника, са идентични с регистрираните от ответника словна марка „П. и.” рег. № 53032 и промишлен дизайн рег. № 5298.Твърди,че в обжалваното решение дори не се споменава, че ответникът е притежател на посочените обекти на индустриална собственост, както и че от събраните по делото доказателства се установява, че той използва собствената си марка и дизайн.Твърди, че установяването на сходство на две регистрирани марки с оглед възможността за заблуда на потребителя не е предмет на исковото производство по чл. 76 от ЗМГО, а може да бъде поставено като въпрос в производството по регистрация или заличаване на търговска марка.Поддържа, че заключението на първата тройна експертиза по делото не може да бъде кредитирано,тъй като сходството в един елемент – думата „И.”, доминиращ в множество регистрирани марки, не може да наложи извод за сходството на марките като цяло.Подробни съображения излага в обстоятелствената част на жалбата, като моли съдът да отмени решението и постанови друго, с което да отхвърли изцяло предявения иск.Претендира присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът по жалбата [фирма], гр. Л., не изразява становище.
САС, ТО, 5 състав, като взе предвид събраните по делото доказателства, и доводите на страните, намира за установено следното:
Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок от легитимирано лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Предявен е иск с правно основание чл. 76 ал. 1 т. 3 от ЗМГО от [фирма] срещу [фирма].
Ищецът [фирма] поддържа, че притежава търговска марка „I.” с рег. № 19932 – комбинирана, с дата на регистриране 16.02.1993 год., която марка е регистрирана за стоки от клас 33- бутилирано естествено пенливо вино. Твърди,че ответникът [фирма] произвежда алкохолни продукти, означени с етикет „П. и.”, които предлага на българския пазар. Поддържа, че използването в търговската дейност на ответника на етикет, съдържащ словни и фигуративни елементи от притежаваната от ищеца търговска марка, представлява нарушение на правата на ищцовото дружество съгласно чл. 13 ал. 1 т. 2 от ЗМГО, тъй като е налице идентичност между тях, което е основание за объркване на потребителите, поради свързването на марките на ищеца с използвания от ответника знак. Предвид изложеното ищецът моли да се постанови решение, с което на осн. чл. 76,ал. 1, т. 3 от ЗМГО да се осъди ответникът да заплати сумата 24 000 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи, вследствие на нарушението правата върху търговската марка, който иск е предявен като частичен от общия размер на иска, възлизащ на 40 000 лева, както и сумата 6 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени вреди вследствие на нарушението правата върху търговската марка, който иск е предявен като частичен от общия размер на иска, възлизащ на сумата от 10 000 лева /съгласно увеличение на предявените частични искове, допуснато в съдебно заседание на 19.02.2008 г./. Претендира се и законната лихва от предявяването на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът [фирма] оспорва предявения иск и моли същия да бъде отхвърлен като неоснователен. Поддържа,че не е доказана активната легитимация на ищеца като притежател на процесната марка рег. № 19932, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 2 от ЗМГО при прехвърляне на правото върху марка, която е съвместно притежание на няколко лица, е необходимо съгласието на всички правопритежатели, което не се установява от представения договор за прехвърляне на правото на ползване на марка от 28.05.2004 г. Твърди,че представените от ищеца доказателства - етикети, с които се твърди, че е означена стоката на ответника, са идентични с регистрираните от ответника словна марка „П. и.” рег. № 53032 и промишлен дизайн рег. № 5298. Поддържа, че от заключенията на единичната и тройната съдебно – маркови експертизи се установява, че от страна на [фирма] е налице използване на регистрираните от него марка и дизайн, а не на регистрираната комбинирана марка на ищеца. Подробни съображения излага в представено по делото писмено становище. Претендира разноски.
С оглед събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че от представените по делото доказателства се установяват правата на ищцовото дружество [фирма] по отношение на процесната търговска марка. Намерил е за неоснователни възраженията на ответника за липсата на активна материално-правна легитимация на ищеца, тъй като решение от 23.06.2009 год. на Патентното ведомство, с което са заличени правата на ищеца върху търговската марка с рег. № 19932, произтичащи от Договор за прехвърляне на права от 28.05.2004 год. между [фирма] и [фирма], е обжалвано и към настоящия момент не е влязло в сила. Посочил е в мотивите си, че вписването на правата, придобити по силата на договора от 28.05.2004 г. има оповестително действие по отношение на всички трети лица, които не са страна по него, поради което и до отмяната му с влязъл в сила индивидуален административен акт, съдът не може да извършва самостоятелна преценка дали ищецът действително е придобил правата по този договор. Кредитирал е заключението на първата тройна съдебно - маркова експертиза и е приел, че между използвания от ответника етикет, съдържащ означението „П. и.” и марката на ищеца „I.” ,с рег. № 19932о, са налице значителни сходства, чрез които е налице значителна вероятност за объркване на потребителите, още повече, че се касае до производството и предлагането на пазара на еднакви по характера си винени продукти. Приел е за безспорно установеното по делото, че от страна на ответника са били извършвани нарушения на правото върху търговската марка на ищеца през периода от 01.05.2004 г. до 30.12.2005 г., през който период произведените от ответника винени продукти, носещи знака „П. и.” са били разпространявани в търговската мрежа на страната. Приел е, че вследствие на това нарушение ищецът е претърпял вреди, представляващи по характера си пропуснати ползи, които могат да бъдат определени като пропуск да увеличи своето имущество с вземане, определено на база дължимо, но незаплатено към него лицензионно възнаграждение. Поради това е присъдил на ищеца сума от 1 283 лева, която съгласно заключението на вещото лице по марково-оценителната експертиза, съставлява размера на лицензионното възнаграждение, което би било дължимо от ответника в рамките на процесния период, в случай, че е бил сключен лицензионен договор между страните За разликата до пълния предявен размер от 24 000 лева е отхвърлил иска за обезщетение за пропуснати ползи като неоснователен. Отхвърлил е изцяло иска за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, като е приел, че ищецът не е доказал, че действително е претърпял вреди от намалели продажби, както и техния размер.
Настоящата съдебна инстанция намира за установено следното от фактическа и правна страна:
От представените по делото Свидетелство за марка № 19932/16.02.1993 год. и Удостоверение от Патентното ведомство на РБ се установява,че [фирма] е съпритежател на комбинирана търговска марка № 19932, регистрирана за клас на стоките и/или услугите 33 (бутилирано естествено пенливо вино), с покровителствен срок до 25.09.2011 г. Видно от удостоверението на ПВ прехвърлянето на марката е било вписано в регистъра на марките на 05.07.2004 г. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за липсата на активна материално-правна легитимация на [фирма], поради това, че с решение от 23.06.2009 год. на Патентното ведомство са заличени правата на [фирма] върху търговската марка с рег. № 19932, произтичащи от Договор за прехвърляне на права от 28.05.2004 г. между [фирма] и [фирма].Това решение е обжалвано и към настоящия момент то не е влязло в сила, което се потвърждава и от извършената служебна справка в електронния регистър на Патентно ведомство.До влизане в сила на решението [фирма] се легитимира като титуляр на правата върху регистрираната търговска марка, които се пораждат по силата на извършеното вписване на договора за прехвърляне на правата от 28.05.2004 г.Валидността на този договор не може да бъде изследвана в настоящото производство, а само в рамките на административното производство по искането за заличаване на вписването, защото извършеното вписване на прехвърлянето на правата върху марката има конститутивно действие и само след влизане в сила на решението на ПВ за заличаване на вписването, ще отпаднат правата на [фирма] върху процесната марка.От заключението на съдебно-счетоводната експертиза се установява, че през периода от 01.05.2004 г. до 30.12.2005 г., жалбоподателят е произвеждал бяло и червено вино, в бутилки носещи етикети със знака „П. и.”, които са били разпространявани в търговската мрежа на страната.Не се спори между страните,че произвежданите от жалбоподателя продукти са били означавани с етикетите, представени от [фирма] и намиращи се на страница 12 от делото.Спорно в случая е дали използваните от жалбоподателя етикети са идентични или сходни с регистрираната от [фирма] комбинирана търговска марка и дали това сходство поражда вероятност за объркване на потребителите. За установяване наличието на сходство между регистрираната от [фирма] комбинирана марка и използваните от жалбоподателя знаци, по делото са назначени единична и две тройни съдебно -маркови експертизи.Вещото лице по единичната експертиза прави извод,че използваните от страните марки „П. и.” и „I.” не са сходни до степен да заблудят потребителите относно техния произход и производител. Прави също извода, че етикетът на задната страна на бутилката „П. и.”, не е сходен на регистрираната от [фирма] комбинирана марка № 19932до степен да заблуди потребителя относно произхода на стоките, тъй като основната художествена концепция на етикета е загубила отличителност като марка поради продължително и над двадесетгодишно безадресатно използване.Тройната експертиза, изпълнена от вещите лица Б., Т. и Ц., също прави извода, че марка рег. № 19932 не е идентична с използваните от жалбоподателя етикети, нито е сходна с тези етикети до степен да заблуди потребителя за действителния произход на стоките.От приетата по делото тройна съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещите лица В. В., М. Б. и С. Б. се установява , че между използвания от жалбоподателя етикет, разполаган на задната страна на бутилките „П. и.”, съдържащ различни фигуративни елементи и притежаваната от [фирма] марка с рег. № 19932/16.02.1993 год –комбинирана са налице значителни сходства, поради които съществува значителна вероятност за объркване на потребителите още повече, че се касае до предлагането на пазара на едни и същи продукти от страните по делото. От заключението на вещите лица се установява, че идейният замисъл и композиционното решение на търговската марка на [фирма] и етикетът на бутилката „П. и.”, предлагана от жалбоподателя са напълно еднакви, като няма допълнителен значим и различен елемент в съответстващи размер, позиция и форма, който да отличава продуктите на двамата производители. Вещите лица са посочили, че разположението на тъмната лента- диагонално в лицето на марката на [фирма] е същото, както и в използвания от жалбоподателя заден етикет върху бутилката „П. и.”, че в словните части на двата отличаващи знака водеща при избора за покупка е думата I., изписана по един и същи начин, с характерните особености на еднаквите букви, изпълнена е с едър шрифт и читаема отдалеч и самостоятелно; че дългообразно изписаната дума „празнична”, е позиционирана самостоятелно, тъй като е изписана с достатъчно раздалечени, дребни и бледи букви и по този начин е постигнат ефектът тя да не присъства като видима отдалеч и читаема дума и следователно тя не присъства като свързана с думата И.. Така вещите лица достигат до краен извод, че сумата „ празнична” е употребена по начин, който я омаловажава като израз и по този начин се акцентира върху употребата на втората дума „искра”.Първоинстанционният съд не е кредитирал особеното мнение на вещото лице С. Б., както и заключението на повторната тройна експертиза със същата задача, изготвена от вещите лица С. Б., Л. Т. и Л. Ц., които достигат до извод, обратен на първоначалната тройна експертиза, а именно, че не е налице сходство и идентичност между търговската марка на [фирма] и употребявания от жалбоподателя етикет. Настоящата инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд,че вещото лице Б. и повторната тройна съдебно-маркова експертиза са изходили от това, че марката на [фирма] е изписана на немски и английски език и следователно според тях тя служи за означаването на продукти, предназначени за чуждия пазар, което според тях има водещо значение за преценката за наличие на сходство между сравняваните образци и съществуващата вероятност за объркване на потребителите, тъй като за чуждите потребители думата „I.” нямала никакво смислово и асоциативно значение.Правилно първоинстанционният съд е посочил, че тези изводи на вещите лица не кореспондират с данните по делото, тъй като по делото не са налице твърдения на страните, нито доказателства, че тази марка се използва единствено по отношение на продуктите на [фирма] които се предлагат за износ, а и това обстоятелство няма никакво значение тъй като марката е регистрирана в българското Патентно ведомство, следователно тя дава закрила на притежателя й именно на територията на Република България и преценката за сходство и вероятност за объркване следва да бъде извършена спрямо българския, а не към чуждестранния потребител.Предвид изложеното следва да се приеме, че между използвания от жалбоподателя етикет, съдържащ означението „П. и.”, разполаган върху задната страна на бутилките на произвеждането от него вино и марката на ищеца „I.”, с рег. № 19932 в Патентното ведомство, са налице значителни сходства, които предвид идентичността на предлаганите от жалбоподателя стоки с тези, за които е регистрирана марката на [фирма], създават вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на използваните от жалбоподателя етикети с комбинираната марка на [фирма].Този извод се подкрепя и от заключението на приетата в първоинстанционното производство социологическа експертиза, съгласно която 42% от потребителите на вина считат, че марката „П. и.” е разновидност на марката „I.”.При така изложената фактическа обстановка се налага извода, че през процесния период жалбоподателят е осъществил използване по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2 от ЗМГО по отношение на регистрираната от [фирма] комбинирана марка., което се изразява в разпространяване в търговската мрежа на стоки - искрящи вина, означени със знак - етикет, сходен на знака на марката.Жалбоподателят не твърди и не ангажира доказателства, че означаването и предлагането на стоките, означени с етикет, сходен на процесната търговска марка е извършено със съгласие на [фирма] като маркопритежател.Предвид това и с оглед правилата за разпределение на доказателствената тежест следва да се приеме, че [фирма] не е давал съгласие за използването на марката.По този начин жалбоподателят е осъществил фактическия състав на чл. 13 ал. 2 т. 2 от ЗМГО – в нарушение на правата на [фирма] върху процесната марка и без негово съгласие е поставял върху своите стоки знак - етикет, който е сходен с притежаваната от [фирма] комбинирана марка, като е предлагал стоките за продажба и ги е разпространявал в търговската мрежа.Обстоятелството, че жалбоподателят – ответник по делото е регистрирал словна марка „П. и.” рег. № 53032 и използва знака „П. и.” като притежавана от него марка, не променя изводите на съда относно наличието на нарушение на правата на [фирма] върху процесната комбинирана марка.Безспорно когато едно лице се легитимира като притежател на марка, използването на тази марка не може да му бъде забранено или да се разглежда като нарушение.Всички лица, които претендират,че регистрираната марка нарушава техни по – ранни права, следва да потърсят защита като поискат заличаване на марката, но до заличаването й не могат да се противопоставят на нейното използване.В настоящата хипотеза обаче регистрацията на притежаваната от жалбоподателя словна марка „П. и.” рег. № 53032 е заличена с решение № 158 от 21.04.2008 г. на заместник - председателя на Патентно ведомство, за което след справка в електронния регистър на Патентно ведомство се установява, че е влязло в сила.Съгласно чл. 28 ал. 3 от ЗМГО заличаването на регистрацията на марката има обратно действие – от датата на подаване на заявката, тоест счита се,че правата върху марката никога не са възниквали.Паради това следва да се приеме,че за периода от 28.05.2004 г. до 22.12.2005 г. правата на жалбоподателя върху притежаваната от него словна марка “П. и.”, рег. № 53032 на ПВ на РБ са непротивопоставими на [фирма].Още повече, че в случая нарушението върху процесната комбинирана марка не се осъществява чрез използване на израза „П. и.”, а чрез използване на етикета, разполаган на задната страна на бутилките вино, произвеждани от жалбоподателя.По същите причини е без значение и обстоятелството,че етикетът, поставян върху предната страна на бутилките „П. и.” е регистриран като промишлен дизайн рег. № 5298 със срок на закрила до 25.09.2013 г. и към настоящия момент няма доказателства решението за заличаване на този дизайн да е влязло в сила.Нарушението на процесната марка не се осъществява чрез използване на този етикет, тъй като между него и знака на марката няма сходство. Сходство има между процесната комбинирана марка и етикета, поставян на задната страна на бутилките „П. и.”, изображението на който не е регистрирано от жалбоподателя нито като комбинирана марка, нито като промишлен дизайн.Предвид доказания по категоричен начин факт на нарушението съдът приема, че е налице основание за ангажиране имуществената отговорност на жалбоподателя за причинените на [фирма] вреди от използването на регистрираната комбинирана търговска марка рег. № 19932- –„I.”.ЗМГО не съдържа особена дефиниция за това що е вреда, поради което на осн. чл. 46 ал. 2 от ЗНА приложение следва да намерят нормите, които се отнасят до подобни случаи, а това са тези на ЗЗД.Съгласно. чл. 45 вр. чл. 51 от ЗЗД обезщетението се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.И тъй като съгласно обстоятелствената част и петитума на исковата молба ищецът претендира сума, равна на лицензионното възнаграждение (роялти), което би получил ако беше сключен лицензионен договор между двете страни,следва да се направи извод, че претендираните вреди са имуществени и представляват пропуснати ползи, а именно неосъществено увеличаване на имуществото на увредения.В конкретния случай е установено, че през целия исков период жалбоподателят е използвал етикет, сходен на процесната комбинирана марка за означаване на произвежданите от него вина. Вследствие на извършеното нарушение са настъпили вреди, които са във формата на пропуснати ползи и се съизмеряват с пропуснато лицензионно възнаграждение, което [фирма] би получил, ако жалбоподателят ползваше знака, регистриран като търговска марка, със съгласието на [фирма] като съпритежател на марката въз основа на валиден лицензионен договор.Налице е причинна връзка между нарушението и вредите, което е основание за уважаване на иска.Размерът на полагащото се лицензионно възнаграждение за периода от 28.05.2004 год. до 22.12.2005 год., съгласно неоспореното експертно заключение на съдебно –марковата експертиза, е 1283 лв.,поради което предявеният иск с правно основание чл. 76 ал. 1 т. 3 от ЗМГО за обезщетение за имуществени вреди следва да бъде уважен като основателен и доказан за този размер, а за разликата до пълния предявен размер искът следва да бъде отхвърлен.Поради пълното съвпадане на изводите на настоящия съдебен състав с тези на първоинстанционния съд, решението следва да бъде оставено в сила в обжалваната част.ПО СЪДЕБНИТЕ РАЗНОСКИ: Ответникът по жалбата не е представил доказателства за направените от него разноски пред настоящата инстанция,поради което и такива не следва да му бъдат присъдени.Воден от изложеното, САС, ТО, 5 състав,
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ В СИЛА, решение № 890 от 09.08.2011 г. по т. д. № 650/2006 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-7 състав в обжалваната част, с която [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място],[жк], [жилищен адрес] е осъден да заплати на [фирма] , със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] на основание чл. 76, ал. 1,т. 3 от ЗМГО сумата от 1 283 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи, вследствие на нарушението правата върху търговска марка с рег. № 19932- –„I.”- комбинирана, за периода от 28.05.2004 г. до 22.12.2005 г.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.