Решение № 260302 от 06.11.2020 г. по т. д. № 185-2020 г. на Софийски градски съд
Р Е Ш Е Н И Е
№ 260302
Гр. София, 06.11.2020 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 20 състав, в публичното съдебно заседание на девети октомври две хиляди и двадесета година в състав:
СЪДИЯ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА
при секретаря В. Баева, като разгледа т. д. № 22/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗМГО (отм.).
Ищецът „Л. Ц.“ ООД твърди, че е притежател на права върху комбинирана марка със словен елемент „Лазер Център“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г.Поддържа, че марките били регистрирани с цел юридическа защита на осъществяваната от него дейност, свързана с услугата „лазерна епилация“, която считано от 2009 г. се предлагала и чрез регистрирания от него домейн www. lazercentar. com.Ищецът сочи, че през 2018 г. ответникът И. Т. М. недобросъвестно заявил за регистрация домейн www. lasercenter. bg, чиято словна част имала висока степен на сходство с тази на домейна на ищеца, както и със словната част на регистрираните от него марки. От своя страна ответникът „М. Е.“ ООД използвал така регистрирания домейн в осъществяваната от него търговска дейност, което личало от изобразената в сайта търговска марка „Лазерна епилация Пловдив“, регистрирана от името на търговското дружество. Наред с това двамата ответници използвали израза „laser center“ и в социалната онлайн платформа „Фейсбук“, където рекламирали извършването на услуги, идентични с тези, за които са регистрирани процесните марки.Според ищеца с тези действия ответниците заблуждават потребителите относно действителния собственик на марките,а той търпи имуществевни вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от несключването на лицензионен договор с нарушителите за правомерното използване на марките.Поради изложеното ищецът моли съда да установи факта на нарушението на процесните марки, извършено от страна на ответника И. Т. М. и да го осъди да го преустанови,както и да осъди двамата ответници да му заплатят обезщетение за претърпените вреди, който иск предявява като частичен в размер от по 250 лв. за всяка марка и по отношение на всеки ответник (уточнителна молба от 03.08.2020 г. и уточнение в о. с. з. на 26.08.2020 г.).Претендира разноски.Ответниците И. Т. М. и „М. Е.“ ООД оспорват исковете като твърдят, че процесните марки са регистрирани в нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗМГО.Поддържат, че словният елемент „лазер център“ е обичаен както в говоримия език, така и в търговската практика, свързана с предоставяне на услуги от вида на лазерната епилация, и е указание за техния вид.Това се доказвало и от обстоятелството, че са налице и други регистрирани търговски марки, включващи словосъчетанието „laser center“, което било видно от справка в Патентното ведомство.Ответниците отричат да е налице сходство и съответно опасност от объркване на потребителите относно притежанието на регистрираните марки и предоставяните от тях услуги,тъй като марките на ищеца били комбинирани и доминиращ бил несловният им елемент.Сочат също, че ищецът не е използвал марките си и не е довел с действията си до тяхната отличителност.Оспорват настъпването на вреди и техния размер, като твърдят, че не може да се претендира едновременно обезщетение за двете марки.С оглед на всичко изложено ответниците молят съда да отхвърли предявените искове и да им присъди разноски. Възразяват за прекомерност на заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение.Съдът, като съобрази събраните доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:
Ищецът търси защита на правата си върху притежавани от него регистрирани търговски марки. Към датата, на която се твърди да е започнало процесното нарушение (юли 2018 г.), уредбата на правата върху националните търговски марки се съдържа в ЗМГО (обн. 1999 г., отм.) и с оглед принципа, че моментът на извършване на нарушението определя приложимото материално право (при липса на изрична уредба в обратен смисъл в последващо приетия закон), то този закон се явява приложим за спорните правоотношения. Действително, исковете са предявени след влизане в сила на ЗМГО (обн. 13.12.2019 г.) и ищецът поддържа, че процесното нарушение продължава и към момента на предявяването им, но тъй като релевантната материално-правна уредба е (почти) идентична и в двата нормативни акта, възможната правна квалификация по новия закон на исковете за установяване на нарушението и за неговото преустановяване не би променила формираните правни изводи.За основателността на всички предявени искове следва да се установят следните общи факти: 1). притежава ли ищецът права върху процесните марки; 2). какъв е обхватът и действието на тези права; 3). налице ли е нарушаване на правата, произтичащи от процесните марки; 4). извършено ли е то от ответниците.
1. Притежава ли ищецът права върху процесните марки:
От представените писмени доказателства се установява, че ищецът е притежател на права върху комбинирана марка със словен елемент „Лазер Център“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г.Визуално думите от словния елемент и на двете марки са изписани на един ред със специфичен калиграфски шрифт, като са разделени от образния елемент на стилизирана жена с крила (фея) в преливащ се черно-сив цвят.Твърдението за неизползване на марките от страна на ищеца не може да бъде съобразено в настоящото производство като причина за незачитане на възникналите с регистрацията права,тъй като съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) неизползването на марката по смисъла на чл. 19 ЗМГО (отм.) е основание за отмяна на регистрацията, т. е. предполага постановяване на изричен административен акт и неговото стабилизиране.Неприложимо е правомощието на съда да осъществява косвен съдебен контрол,тъй като неизползването на марката е юридически факт, а последиците от неговото осъществяване не са обективирани в административен акт, който да бъде подложен от съда на такъв контрол.Отделно от това за отмяната на регистрацията е предвиден специален ред по чл. 46 ЗМГО (отм.), който може да бъде иницииран от трето на административното производство лице, и това изключва приложимостта на косвения съдебен контрол в процес с участието на това трето лице.Изложеното важи и за възражението за регистриране на марките в нарушение на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗМГО (отм.)– до заличаване на марката по предвидения в закона ред (чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМГО (отм.) съдът дължи да зачита произтичащите от регистрацията права.
2. Какъв е обхватът и действието на притежаваните от ищеца права върху процесните марки:
Обемът на правомощията, включени в правото върху търговска марка, е очертан от законодателя по позитивен и по негативен начин.От една страна в чл. 13 ЗМГО (отм.) е посочено правото на маркопритежателя да забрани другиму без негово съгласие да използва в търговската си дейност знак, който е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана, или знак, поради чиято идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на обозначените с него стоки съществува вероятност за объркване на потребителите, или пък знак, който се ползва за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, но по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.С този подход е очертано какво може да изисква маркопритежателят спрямо третите лица и за целите на настоящото решение съдът го нарича „позитивен“.От друга страна, в разпоредбата на чл. 14 ЗМГО (отм.) е посочено какво не може да забрани на третите лица маркопритежателят. Чрез този „негативен“ подход законодателят е посочил, че правото върху марка не включва правомощието да се изисква от трети лица да се въздържат от използване на знака в своята търговска дейност, когато той съвпада с тяхното име или адрес или съставлява указание за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на неговите стоки/услуги, както и когато е необходимо да се посочи предназначението на стоките или на услугите и по-специално в качеството им на принадлежности или резервни части.
3. Налице ли нарушаване на правата, произтичащи от процесните марки:
Така очертаният обем на правата на ищеца сочи, че те биха били нарушени при използване на знака по някой от начините, посочени в чл. 13 ЗМГО (отм.), стига използването да не попада в някое от уредените в чл. 14 ЗМГО (отм.) изключения. Макар законодателят да е изброил правата на маркопритежателя в горепосочената поредност (чл. 13, чл. 14), настоящият състав счита, че следва да разгледа първо въпроса дали знакът, сочен от ищеца като нарушаващ, не попада в изключенията от защитата, която дава регистрираната марка, и само ако установи, че този знак не се използва по някой от разрешените с чл. 14 ЗМГО (отм.) начини, да обсъди въпроса дали използването му съставлява нарушение по смисъла на чл. 13 ЗМГО (отм.).Тази последователност на изложението следва от обстоятелството, че ако маркопритежателят няма право въобще да забрани някому да ползва определен знак при определени условия и тези условия са налице, ирелевантно е дали използването му би създало опасност от объркване на потребителите.
4. Налице ли е хипотезата на чл. 14, т. 2 ЗМГО (отм.):
Както беше посочено, съгласно чл. 14, т. 2 ЗМГО (отм.) притежателят на правото върху марка не може да забрани на трето лице да използва в търговската дейност указания, отнасящи се до вида стока/услуга, стига използването да не противоречи на добросъвестната търговска практика.Тази ограничителна за маркопритежателя разпоредба е създадена с цел да не се препятстват стопанските субекти да означават своите услуги по начин, разбираем за потребителите, както и с цел конкуренцията между производителите да се съсредоточи в специфичните (и значими за потребителите) качества на услугите без да се дава предимство на един единствен субект да ползва облагата на разпознаваема за тези услуги характеристика, каквато е неговото наименование.Налице са три елемента, които следва да бъдат установени, за да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 14, т. 2 ЗМГО (отм.): 1). използваният от ответника знак да има характер на указание за вида на определена стока; 2). ответникът да използва знака за обозначаване именно на стоката, за чийто вид той е указание; 3). това използване да не противоречи на добросъвестната търговска практика.Като използван от ответниците знак, нарушаващ правата върху процесните марки, ищецът е посочил словния елемент „lasercenter“/“laser center“, използван съответно като име на домейн (www. lasercenter. bg) и като част от наименованието на страница в интернет базираната социална мрежа „Фейсбук“ (Malinovi laser center).Според представената интернет-справка от регистъра на домейните, поддържан от дружеството, на което е делегирано правомощието за регистриране на домейн имена в областта от първо ниво с национален код .bg („Регистър. БГ“ ООД), се установява, че домейн с име „lasercenter“ е регистриран на 31.07.2018 г. с регистрант И. М..На сайта, към който води регистрираният домейн, е налице означение на притежаваната от ответника „М. Е.“ ООД комбинирана търговска марка със словен елемент „ЛЕ Лазерна епилация Пловдив“, регистрирана на 16.09.2019 г. като национална с рег. № 00106616 в клас 44 от МКСУ. В страница от социалната мрежа „Фейсбук“, достъпна чрез въвеждане на израза „Malinovi Laser Center“, е налице означение, че този израз е „новото наименование на „Лазерна епилация Пловдив““.От изложеното може да се заключи, че ответниците използват различни знаци, част от които включват словния елемент „lasercenter“/“laser center“, като използването им е свързано с популяризиране на дейността на търговското дружество в областта на лазерната епилация.Възражението, че горепосочените писмени доказателства не съставляват документи и съответно не могат да установят фактите, за чието доказване са представени, не може да бъде възприето.Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕУУ вр. чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г., всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, включително текстови запис, съставлява електронен документ, а съгласно чл. 184, ал. 1 ГПК електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната.В настоящия случай представените от ищеца документи възпроизвеждат на хартиен носител изображения, достъпни в електронна среда, и това според настоящия състав удовлетворява изискването за приемането им като писмени доказателства.
Следва да се отговори на въпроса дали използваните от ответниците знаци указват вида на предлаганите от тях услуги. За отговор на този въпрос съдът съобрази следното:
Макар и изписвано на латиница, словосъчетанието „laser center“ е разпознаваемо за българския потребител като израза „лазер център“ поради идентичното звучене при транслитериране. Този извод е обоснован и от вещото лице в СМЕ и при разпита му в о. с. з. на 09.10.2020 г. („centar”/”center” ще бъде прието и прочетено от българския потребител като „център“, „словосъчетанията „lazercenter“ и „lasercenter“ биха били възприети от българския потребител еднакво – като словосъчетание за „лазерен център“).Вещото лице сочи също, че словосъчетанието „лазер център“ би се възприел идентично като „лазерен център“ или като „място, където се предоставят услуги, свързани с лазерно обезкосмяване“ (вж. обясненията, дадени при разпита), и заключва, че „в българския (език) словосъчетанието „лазерен център“ има по-скоро описателен характер за предлаганите услуги“.От изложеното може да се направи извод, че процесните комбинирани марки и сочещите за нарушаващи ги знаци включват словен елемент, който попада в хипотезата на чл. 14, т. 2 ЗМГО (отм.) - словосъчетанието „лазер център“, включително при изписването му на латински, съставлява указание за вид услуга (така както е указание словосъчетанието „козметичен салон/център“, „медицински център“, „фризьорски салон“ и др.).В подкрепа на този извод са и примерите, дадени в т. 4.1 от Методичните указания, утвърдени от Председателя на Патентното ведомство на основание чл. 7, ал. 1, т. 16 вр. чл. 22, т. 13 от Устройствения правилник на ПВ – като пример за знак, указващ самата услуга, е посочен знакът “secureconnection”, като е разяснено, че това словосъчетание (подобно на процесните, бел. с.) се състои изключително от механично слетите думи „secure“ и „connection“.Обстоятелството, че марките на ищеца са признати като годни за регистрация от административния орган, не променя гореизложения извод,тъй като те са комбинирани и не се състоят изключително от знаци, указващи вида на услугата, а също и от фигуративен елемент.Правото на ищеца, произтичащо от регистрираните марки, безусловно включва възможността да забрани другиму да използва идентичен или сходен фигуративен елемент, а по отношение на словния – само ако това се извършва недобросъвестно.Обемът на понятието „добросъвестна търговска практика“ не е легално дефиниран, но еднозначно се определя в съдебните актове, постановени по искове за защита на права върху интелектуална собственост, като дейност, при която не се цели увреждане на друг стопански субект, нито извличане на полза от създадената от него известност на съответния знак без полагане на собствени стопански усилия за реализиране на печалба.При това знанието на ползващия, че друг субект има регистрирана марка, част от изображението на която е същият знак, е ирелевантно – дори при знание за това стопанският субект може да действа добросъвестно, щом не цели да се облагодетелства от известността и авторитета на вече регистрираната марка.От тази гледна точка използването на знака от ответника-търговско дружество може да се определи като добросъвестно, което личи от конкретните проявления на това ползване.Когато стопанският субект цели да се облагодетелства от популярността на чужд знак, той съответно се стреми да наподоби в най-голяма степен (доближаваща се до пълна идентичност) начина, по който този знак се изобразява от маркопритежателя – не само като външен вид на самия знак, но и като позициониране спрямо останалите елементи, около които той е разположен. В настоящия случай словосъчетанието „lasercenter“ се използва в комбинация с друг словен елемент (Malinovi), както и с фигуративен елемент, който по никакъв начин не наподобява фигуративния елемент от регистрираните марки, а същевременно е и част от притежаваната от самия ответник-търговско дружество комбинирана марка.От това може да се заключи, че използването на словосъчетанието е единствено с цел по-лесна разпознаваемост от страна на потребителите на предлаганата от него услуга и по-достъпно намиране на информация за нея чрез изписване на словосъчетанието в програми за интернет търсене.Това изключва да е налице проява на недобросъвестност, схваната като желание да се използва чужд знак с цел собствена облага без влагане на собствени усилия.Поради всичко изложено настоящият състав счита, че използването на сочените като нарушаващи знаци не попада в ограниченията, които ищецът като маркопритежател би могъл да наложи на третите лица.Следователно поведението на ответниците не е противоправно и исковете, основани на твърдения деликт, следва да бъдат отхвърлени без да се изследват предпоставките на чл. 13 ЗМГО (отм.). Въпреки това следва да се посочи, че дори да не беше налице основание за приложение на чл. 14, т. 2 ЗМГО (отм.), исковете отново биха се явили неоснователни поради недоказаност наличието на използване по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗМГО (отм.). Съображенията за това са следните:
На първо място, забраненото използване може да е налице само в търговската дейност на нарушителя. В настоящия случай няма безспорни доказателства, че ответникът И. М. в качеството си на физическо лице осъществява търговска дейност. Събраните доказателства сочат, че такава се осъществява от ответника-търговско дружество, доколкото услугата „лазерна епилация“, рекламирана на регистрирания от М. домейн, се предлага под знака на притежаваната от дружеството търговска марка).На второ място, не се доказа ползване, попадащо в някой от фактическите състави на чл. 13, ал. 1 ЗМГО (отм.).Първият фактически състав на чл. 13, ал. 1 ЗМГО (отм.) е налице, когато идентични знаци се използват за обозначаване на идентични стоки.В настоящия случай това не е така – макар да е налице идентичност в предлаганите услуги, не е налице идентичност (разгледана като пълна еднаквост на всички елементи) на използваните знаци.При втория фактически състав на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) е достатъчно сходството в знаците, но нарушението е предпоставено от наличие на опасност от объркване на потребителя.В случая е налице сходство в словните елементи от комбинираните марки на ищеца и използваните от ответника-търговско дружество словосъчетания.Според заключението на СМЕ означенията “www. lasercenter. bg”, „Malinovi Laser Center“ и „ML Malinovi Laser Center“ имат фонетично сходство, като в първия случай то е във висока степен, а във втория и третия – в средна степен поради използваните допълнителни словни елементи. Визуалното сходство е ниско поради образните елементи в марките на ищеца. Налице е смислова идентичност на словния елемент, което се свързва обаче с понятието „лазерен център“, т. е. с едно общоупотребимо понятие. В обобщение вещото лице заключава, че е налице обща средна степен на сходство.По отношение на опасността от въвеждане в заблуждение вещото лице сочи, че изводът трябва да се основава на изследване на множество фактори (идентичност/сходство на знаците, степен на отличителност на по-ранната марка, степен на сходство на услугите; релевантен кръг потребители, начин на пазарна реализация), само един от които е идентичността на услугите. От гледна точка само на този фактор е налице такава вероятност (използваният от вещото лице израз е „идентичността е предпоставка за възможност за заблуда“, без да се прави категоричен извод за такава).Това обаче не води до извод за съществуваща опасност от въвеждане в заблуждение,тъй като другият релевантен фактор, а именно сходството в изображението, не е достатъчно изразен - сходството е само по отношение на словните елементи, не е във висока степен, а смисловата идентичност касае понятие, което не се ползва със собствена отличителност.Не се установява осъществяването и на третия фактически състав на чл. 13, ал. 1 ЗМГО (отм.),но доколкото такъв факт не се и твърди от ищеца, съдът не излага подробни съображения в тази насока.Поради всичко изложено не може да се приеме, че е налице нарушение и на разпоредбата на чл. 13 ЗМГО (отм.).Обстоятелството дали използваните от ответниците знаци са идентични/сходни с регистрирания от ищеца домейн, е ирелевантно,тъй като правата върху тази регистрация не са предмет на защита с предявените в настоящото производство искове.Ето защо всички предявени искове следва да бъдат отхвърлени.По разноските:
В полза на ответниците следва да се присъдят разноски в размер на по 720 лв. за адвокатско възнаграждение.Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Л. Ц.“ ООД, ЕИК ********, срещу И. Т. М., ЕГН **********, искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО (отм.) за установяване факта на извършено нарушение на национална търговска комбинирана марка със словен елемент „Лазер Център“, рег. № 92715 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги в класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и национална търговска комбинирана марка със словен елемент „Laser Center“, рег. № 92716 на ПВ, регистрирана на 22.01.2016 г. за услуги от класове 35, 37 и 44 от МКСУ със срок на закрила до 2024 г., и за осъждането му да преустанови нарушението, както и предявените срещу И. Т. М., ЕГН **********, и „М. Е.“ ООД, ЕИК ********, искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) за присъждане на обезщетение за вреди от противоправното използване на горепосочените марки в размер на по 250 лв. за всяка марка и по отношение на всеки ответник.ОСЪЖДА „Л. Ц.“ ООД, ЕИК ********, да заплати на И. Т. М., ЕГН **********, и на „М. Е.“ ООД, ЕИК ********, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК разноски в размер на по 720 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: