Rinvio pregiudiziale, Diritto dei marchi, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 14, Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa, Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità, Regolamento (CE) n. 207/2009, Marchio dell’Unione europea, Articolo 34, paragrafo 2, Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore, Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore.

Causa C-148/17 Peek & Cloppenburg KG, Hamburg contro Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 14 – Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa – Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 34, paragrafo 2 – Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore – Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa – Determinazione della data in cui sono soddisfatte le condizioni per la decadenza o la nullità di un marchio nazionale anteriore – Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale anteriore per il marchio dell’Unione europea – Effetti di tale preesistenza dopo la cancellazione del marchio nazionale anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 14) L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza. Sebbene l’articolo 14 della direttiva 2008/95 non precisi la data cui occorre far riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni della nullità o della decadenza, dai termini e dall’oggetto di tale disposizione risulta tuttavia che tale verifica è diretta a determinare retrospettivamente se tali condizioni fossero soddisfatte alla data di rinuncia o di estinzione del marchio nazionale anteriore. Ne consegue che il requisito secondo cui le condizioni della nullità o della decadenza del marchio nazionale anteriore devono parimenti sussistere alla data in cui viene statuito sulla domanda diretta alla constatazione a posteriori della nullità o decadenza non è conforme alla suddetta disposizione. Infatti, occorre anzitutto rilevare che la possibilità di utilizzare un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia non è affatto prevista dalla direttiva 2008/95. Inoltre, dal considerando 5 e dall’articolo 1 di quest’ultima risulta che essa si applica unicamente ai marchi che siano stati oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione, cosicché un marchio cancellato non esiste più alla luce della direttiva stessa. Dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/95 risulta, poi, che l’uso del marchio è preso in considerazione solamente fino alla data di presentazione della domanda di decadenza, eventualmente anticipata di tre mesi nell’ipotesi prevista al terzo comma della disposizione medesima. Non sarebbe quindi coerente con detta disposizione tener conto, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento a posteriori della decadenza dei diritti del titolare di un marchio, di un uso successivo alla data in cui il titolare abbia esso stesso dichiarato di rinunciare a tale marchio o abbia lasciato che questo si estinguesse. Infine, dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 emerge che l’unico effetto della preesistenza di un marchio nazionale anteriore rivendicata per un marchio dell’Unione europea è che il titolare di tale marchio nazionale anteriore, che vi abbia rinunciato o che abbia lasciato che si estingua, continua a beneficiare, nello Stato membro nel quale o per il quale era registrato, degli stessi diritti che avrebbe avuto qualora tale marchio avesse continuato ad esservi registrato. Tale disposizione opera quindi una fictio volta a consentire al titolare del marchio dell’Unione europea di continuare a beneficiare, in tale Stato membro, della tutela di cui beneficiava il marchio nazionale anteriore cancellato, e non a consentire a quest’ultimo di continuare ad esistere in quanto tale. Ne consegue, in particolare, che un eventuale uso del segno di cui trattasi successivamente alla cancellazione dev’essere considerato, in un caso del genere, quale uso del marchio dell’Unione europea e non del marchio nazionale anteriore cancellato. (v. punti 26, 28-30 e dispositivo)