Marchi, Direttiva 2008/95/CE, Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), Decadenza, Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato, Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro, Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali.

Causa C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contro Pfahnl Backmittel GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat) «Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) — Decadenza — Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato — Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro — Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio – Valutazione alla luce della percezione del segno da parte dei soli utilizzatori finali. [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio – Nozione di inattività [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Motivi di decadenza del marchio – Marchio divenuto una generica denominazione commerciale – Obbligo di accertare, prima della pronuncia della decadenza, l’eventuale esistenza di altre designazioni per il prodotto o servizio di cui trattasi – Insussistenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Fra le diverse funzioni del marchio, la funzione di indicazione d’origine ricopre un ruolo fondamentale. Essa consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli delle altre imprese. Detta impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato. Il legislatore dell’Unione europea ha sancito tale funzione essenziale del marchio disponendo, all’articolo 2 della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio a condizione ch’essi siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Da tale condizione vengono poi tratte talune conclusioni, in particolare agli articoli 3 e 12 della citata direttiva. Mentre il suo articolo 3 elenca i casi in cui il marchio non è idoneo, ab initio, a svolgere la funzione di indicazione di origine, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva riguarda la situazione in cui il marchio è divenuto la generica denominazione ed ha pertanto perso il suo carattere distintivo, sicché non adempie più tale funzione. Il titolare di tale marchio può allora perdere i diritti conferitigli dall’articolo 5 della direttiva 2008/95. Vero è che chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per cui è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – alla luce della percezione dei professionisti, come, ad esempio, i venditori. Tuttavia, in generale la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. La circostanza che i venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso. (v. punti 20-22, 28-30, dispositivo 1) Il legislatore dell’Unione, procedendo al contemperamento degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni, ha ritenuto, nell’adottare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che la perdita del carattere distintivo del suddetto marchio possa essere opposta al titolare di quest’ultimo solo se essa è dovuta alla sua attività o inattività. A tal proposito, può ricadere nella nozione di «inattività» l’omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al suo diritto esclusivo sancito all’articolo 5 di tale direttiva, al fine di chiedere all’autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste un rischio di confusione con codesto marchio, poiché siffatte domande mirano a preservare il carattere distintivo del suddetto marchio. Tuttavia, a meno che non si voglia rinunciare alla ricerca dell’equilibrio descritto, detta nozione non è affatto circoscritta a questo tipo di omissione, bensì comprende tutte quelle con cui il titolare di un marchio si dimostri insufficientemente vigilante sulla preservazione del suo carattere distintivo. Quindi, in una situazione in cui i venditori del prodotto ottenuto dal preparato fornito dal titolare del marchio non informano, di norma, i loro clienti che il segno utilizzato per designare il prodotto in questione è stato registrato come marchio e contribuiscono quindi al mutamento di quest’ultimo in generica denominazione, la carenza di questo titolare, il quale non assume alcuna iniziativa diretta ad incitare questi venditori ad utilizzare maggiormente tale marchio, può essere qualificata alla stregua di inattività nell’accezione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato. (v. punti 32-34, 36, dispositivo 2) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni. Infatti, l’eventuale esistenza di designazioni alternative per il prodotto o servizio in oggetto è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio come conseguenza della trasformazione di quest’ultimo in generica denominazione commerciale. (v. punti 39, 40, dispositivo 3) Causa C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contro Pfahnl Backmittel GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat) «Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) — Decadenza — Marchio divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato — Percezione del segno denominativo “KORNSPITZ” da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall’altro — Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2014 Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio — Valutazione alla luce della percezione del segno da parte dei soli utilizzatori finali. [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Perdita del carattere distintivo a causa dell’attività o inattività del titolare del marchio — Nozione di inattività [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Motivi di decadenza del marchio — Marchio divenuto una generica denominazione commerciale — Obbligo di accertare, prima della pronuncia della decadenza, l’eventuale esistenza di altre designazioni per il prodotto o servizio di cui trattasi — Insussistenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 12, § 2, a)] Fra le diverse funzioni del marchio, la funzione di indicazione d’origine ricopre un ruolo fondamentale. Essa consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli delle altre imprese. Detta impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato. Il legislatore dell’Unione europea ha sancito tale funzione essenziale del marchio disponendo, all’articolo 2 della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio a condizione ch’essi siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Da tale condizione vengono poi tratte talune conclusioni, in particolare agli articoli 3 e 12 della citata direttiva. Mentre il suo articolo 3 elenca i casi in cui il marchio non è idoneo, ab initio, a svolgere la funzione di indicazione di origine, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva riguarda la situazione in cui il marchio è divenuto la generica denominazione ed ha pertanto perso il suo carattere distintivo, sicché non adempie più tale funzione. Il titolare di tale marchio può allora perdere i diritti conferitigli dall’articolo 5 della direttiva 2008/95. Vero è che chiarire se un marchio sia divenuto la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per cui è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – alla luce della percezione dei professionisti, come, ad esempio, i venditori. Tuttavia, in generale la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. La circostanza che i venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso. (v. punti 20-22, 28-30, dispositivo 1) Il legislatore dell’Unione, procedendo al contemperamento degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni, ha ritenuto, nell’adottare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, che la perdita del carattere distintivo del suddetto marchio possa essere opposta al titolare di quest’ultimo solo se essa è dovuta alla sua attività o inattività. A tal proposito, può ricadere nella nozione di «inattività» l’omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al suo diritto esclusivo sancito all’articolo 5 di tale direttiva, al fine di chiedere all’autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste un rischio di confusione con codesto marchio, poiché siffatte domande mirano a preservare il carattere distintivo del suddetto marchio. Tuttavia, a meno che non si voglia rinunciare alla ricerca dell’equilibrio descritto, detta nozione non è affatto circoscritta a questo tipo di omissione, bensì comprende tutte quelle con cui il titolare di un marchio si dimostri insufficientemente vigilante sulla preservazione del suo carattere distintivo. Quindi, in una situazione in cui i venditori del prodotto ottenuto dal preparato fornito dal titolare del marchio non informano, di norma, i loro clienti che il segno utilizzato per designare il prodotto in questione è stato registrato come marchio e contribuiscono quindi al mutamento di quest’ultimo in generica denominazione, la carenza di questo titolare, il quale non assume alcuna iniziativa diretta ad incitare questi venditori ad utilizzare maggiormente tale marchio, può essere qualificata alla stregua di inattività nell’accezione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di «inattività» ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato. (v. punti 32-34, 36, dispositivo 2) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni. Infatti, l’eventuale esistenza di designazioni alternative per il prodotto o servizio in oggetto è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio come conseguenza della trasformazione di quest’ultimo in generica denominazione commerciale. (v. punti 39, 40, dispositivo 3)

Rinvio pregiudiziale, Marchi, Direttiva 89/104/CEE, Diritti conferiti dal marchio, Marchio notorio, Tutela estesa a prodotti o servizi non simili, Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio, Nozione di “giusto motivo”.

Causa C-65/12 Leidseplein Beheer BV e Hendrikus de Vries contro Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Diritti conferiti dal marchio — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili — Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio — Nozione di “giusto motivo”» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2014 Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Facoltà di prevedere una tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) – Obbligo per gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà di prevedere la citata tutela anche in caso di utilizzo di un segno per prodotti o servizi identici o simili (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) – Presupposti – Utilizzo senza giusto motivo di un segno identico o simile che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio agli stessi – Nozione di «giusto motivo» – Portata (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) – Presupposti – Utilizzo senza giusto motivo di un segno identico o simile che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio agli stessi – Nozione di «giusto motivo» – Segno utilizzato anteriormente alla registrazione del marchio (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21 e 34) V. il testo della decisione. (v. punto 28) La prima direttiva 89/104 sui marchi è diretta, in maniera generale, a contemperare, da un lato, l’interesse del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Ne consegue che la tutela dei diritti che il titolare di un marchio trae dalla citata direttiva non è incondizionata, poiché tale tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui tale titolare si mostri sufficientemente vigile opponendosi all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio. Orbene, in un sistema di tutela dei marchi come quello adottato, sul fondamento della direttiva 89/104, dalla Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli), l’interesse di un terzo ad usare nel commercio un segno simile ad un marchio notorio è preso in considerazione, nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, mediante la possibilità per l’utilizzatore di tale segno di addurre un «giusto motivo». Infatti, quando il titolare del marchio notorio riesce a provare l’esistenza di uno dei pregiudizi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva e, in particolare, l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del citato marchio, spetta al terzo che ha usato un segno simile al marchio notorio dimostrare di avere un giusto motivo per l’uso di tale segno. Ne consegue che la nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio. Quindi, la nozione di «giusto motivo» mira non a dirimere un conflitto tra un marchio notorio e un segno simile il cui utilizzo è anteriore alla registrazione di tale marchio o a limitare i diritti riconosciuti al titolare del citato marchio, bensì a trovare un equilibrio tra gli interessi in questione tenendo conto, nel contesto specifico dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 e in considerazione della tutela estesa di cui gode il medesimo marchio, degli interessi del terzo utilizzatore di tale segno. In tal modo, l’invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo per l’uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l’utilizzo del segno simile. La Corte stessa ha così deciso, al punto 91 della sentenza C-323/09, Interflora e Interflora British Unit, relativa ad una causa sull’utilizzo di parole chiave per un posizionamento su Internet, che, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio notorio proponga, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti o dei servizi del titolare di tale marchio, senza pregiudicare la notorietà del marchio né il suo carattere distintivo e senza del resto pregiudicare le funzioni di detto marchio, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio notorio, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nel settore dei prodotti o dei servizi considerati e abbia quindi luogo per un «giusto motivo». Di conseguenza, la nozione di «giusto motivo» non può essere interpretata nel senso che sia limitata a ragioni oggettivamente imperative. (v. punti da 41 a 48) L’articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l’utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l’utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede. Per valutare se ciò si verifichi, spetta al giudice nazionale tener conto, in particolare: — del radicamento e della notorietà di tale segno presso il pubblico interessato, — del grado di contiguità fra i prodotti e i servizi per i quali lo stesso segno è stato originariamente utilizzato e il prodotto per il quale il marchio notorio è stato registrato e — della pertinenza economica e commerciale dell’utilizzo per tale prodotto del segno simile al citato marchio. (v. punto 60 e dispositivo) Causa C-65/12 Leidseplein Beheer BV e Hendrikus de Vries contro Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Diritti conferiti dal marchio — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili — Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio — Nozione di “giusto motivo”» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2014 Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Facoltà di prevedere una tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) — Obbligo per gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà di prevedere la citata tutela anche in caso di utilizzo di un segno per prodotti o servizi identici o simili (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) — Presupposti — Utilizzo senza giusto motivo di un segno identico o simile che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio agli stessi — Nozione di «giusto motivo» — Portata (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva) — Presupposti — Utilizzo senza giusto motivo di un segno identico o simile che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio agli stessi — Nozione di «giusto motivo» — Segno utilizzato anteriormente alla registrazione del marchio (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21 e 34) V. il testo della decisione. (v. punto 28) La prima direttiva 89/104 sui marchi è diretta, in maniera generale, a contemperare, da un lato, l’interesse del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Ne consegue che la tutela dei diritti che il titolare di un marchio trae dalla citata direttiva non è incondizionata, poiché tale tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui tale titolare si mostri sufficientemente vigile opponendosi all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio. Orbene, in un sistema di tutela dei marchi come quello adottato, sul fondamento della direttiva 89/104, dalla Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli), l’interesse di un terzo ad usare nel commercio un segno simile ad un marchio notorio è preso in considerazione, nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, mediante la possibilità per l’utilizzatore di tale segno di addurre un «giusto motivo». Infatti, quando il titolare del marchio notorio riesce a provare l’esistenza di uno dei pregiudizi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva e, in particolare, l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del citato marchio, spetta al terzo che ha usato un segno simile al marchio notorio dimostrare di avere un giusto motivo per l’uso di tale segno. Ne consegue che la nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio. Quindi, la nozione di «giusto motivo» mira non a dirimere un conflitto tra un marchio notorio e un segno simile il cui utilizzo è anteriore alla registrazione di tale marchio o a limitare i diritti riconosciuti al titolare del citato marchio, bensì a trovare un equilibrio tra gli interessi in questione tenendo conto, nel contesto specifico dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 e in considerazione della tutela estesa di cui gode il medesimo marchio, degli interessi del terzo utilizzatore di tale segno. In tal modo, l’invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo per l’uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l’utilizzo del segno simile. La Corte stessa ha così deciso, al punto 91 della sentenza C-323/09, Interflora e Interflora British Unit, relativa ad una causa sull’utilizzo di parole chiave per un posizionamento su Internet, che, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio notorio proponga, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti o dei servizi del titolare di tale marchio, senza pregiudicare la notorietà del marchio né il suo carattere distintivo e senza del resto pregiudicare le funzioni di detto marchio, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio notorio, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nel settore dei prodotti o dei servizi considerati e abbia quindi luogo per un «giusto motivo». Di conseguenza, la nozione di «giusto motivo» non può essere interpretata nel senso che sia limitata a ragioni oggettivamente imperative. (v. punti da 41 a 48) L’articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l’utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l’utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede. Per valutare se ciò si verifichi, spetta al giudice nazionale tener conto, in particolare: — del radicamento e della notorietà di tale segno presso il pubblico interessato, — del grado di contiguità fra i prodotti e i servizi per i quali lo stesso segno è stato originariamente utilizzato e il prodotto per il quale il marchio notorio è stato registrato e — della pertinenza economica e commerciale dell’utilizzo per tale prodotto del segno simile al citato marchio. (v. punto 60 e dispositivo)

Marchi, Direttiva 89/104/CEE, Art. 9, n. 1, Nozione di "tolleranza", Preclusione per tolleranza, Punto di partenza del termine di preclusione, Condizioni necessarie a far decorrere il termine di preclusione, Art. 4, n. 1, lett. a), Registrazione di due marchi identici che designano prodotti identici, Funzioni del marchio, Uso simultaneo in buona fede.

Parole chiave Massima Parole chiave 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Preclusione per tolleranza — Nozione (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 9, n. 1) 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Preclusione per tolleranza — Termine di decadenza — Dies a quo (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 9, n. 1) 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Impedimenti relativi alla registrazione o motivi di nullità — Esistenza di un marchio anteriore identico tutelato per prodotti identici — Eccezione — Uso simultaneo in buona fede e di lunga durata che non pregiudica la funzione essenziale del marchio [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 1, lett. a)] Massima 1. La tolleranza, nel senso dell’art. 9, n. 1, della prima direttiva sui marchi, costituisce una nozione del diritto dell’Unione, e non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l’uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso. Da una parte, infatti, l’undicesimo ‘considerando’ di detta direttiva precisa che il titolare del marchio anteriore deve avere «coscientemente tollerato» l’uso di un marchio posteriore al suo per un lungo periodo, ossia «deliberatamente», «con cognizione di causa». Il medesimo ‘considerando’ specifica che occorre evitare di «ledere ingiustamente» gli interessi del titolare di un marchio anteriore. Orbene, sarebbe ingiusto precludere al titolare del marchio anteriore la possibilità di richiedere la nullità o di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico allorché egli non ha avuto la possibilità di farlo. D’altra parte, la direttiva 89/104 mira a contemperare gli interessi del titolare di un marchio d’impresa a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Tale finalità implica che, per salvaguardare tale funzione essenziale, il titolare di un marchio anteriore sia in condizione, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 9, n. 1, di tale direttiva, di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico al suo. Qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto dal titolare del marchio anteriore nel corso del periodo previsto dall’art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 sortisce l’effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza. (v. punti 47-50, dispositivo 1) 2. La registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sancito dall’art. 9, n. 1, della prima direttiva 89/104 sui marchi. Le condizioni necessarie per far decorrere tale termine sono, in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione. (v. punto 62, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d’impresa quando tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi. Quest’ultima condizione è soddisfatta quando, malgrado l’identità dei marchi, i prodotti sono chiaramente identificabili come prodotti di imprese diverse. (v. punti 80-81, 84, dispositivo 3)