La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU 1989, L 40, pag. 1 ).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra, rispettivamente, la TOP Logistics BV (in prosieguo: la «TOP Logistics») e la Van Caem International BV (in prosieguo: la «Van Caem»), da un lato, e la Bacardi & Company Ltd e la Bacardi International Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Bacardi»), dall’altro, nonché la Bacardi, da un lato, e la TOP Logistics e la Van Caem, dall’altro, in merito a prodotti originari di Bacardi che sono stati importati, senza il consenso di quest’ultima, nello Spazio economico europeo (SEE) e che sono stati ivi assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa.

L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/104 così disponeva:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

(…)

(…)».

La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU L 299, pag. 25 ), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Tuttavia, le controversie principali permangono disciplinate, tenuto conto della data dei fatti, dalla direttiva 89/104.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( GU L 76, pag. 1 ):

«La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti (…):

L’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 92/12 così enunciava:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)».

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/12 era del seguente tenore:

«I prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità, quale definito nell’articolo 2, o al momento della loro importazione in tale territorio.

Si considera “importazione di un prodotto soggetto ad accisa”: l’ingresso del prodotto nella Comunità (…).

Tuttavia, quando tale prodotto al momento dell’ingresso nella Comunità viene sottoposto ad un regime doganale comunitario, si considera che la sua importazione avvenga nel momento in cui esso viene svincolato dal regime doganale comunitario».

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12 così disponeva:

«L’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo (…)

Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:

Ai termini dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/12:

«La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, quando questa non è stata assolta, sono effettuate in un deposito fiscale».

La direttiva 92/12 è stata abrogata, a decorrere dal 1 o aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 ( GU 2009, L 9, pag. 12 ). Ciononostante, le controversie principali permangono disciplinate, tenuto conto della data dei fatti, dalla direttiva 92/12.

L’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999 ( GU L 119, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), enunciava quanto segue:

«Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:

(…)».

L’articolo 92 dello stesso codice così disponeva:

«1. Il regime del transito esterno ha fine e le obbligazioni del titolare del regime sono soddisfatte quando le merci vincolate a tale regime e i documenti richiesti sono presentati in dogana all’ufficio doganale di destinazione in base alle disposizioni del regime in questione.

2. Le autorità doganali appurano il regime di transito esterno quando sono in grado di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che esso si è concluso in modo corretto».

L’articolo 98, paragrafo 1, del codice doganale prevedeva quanto segue:

«Il regime del deposito doganale consente l’immagazzinamento in un deposito doganale di:

(…)».

Il codice doganale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario ( GU L 145, pag. 1 ). Ciononostante, tenuto conto della data dei fatti delle cause principali, le merci menzionate al punto 19 della presente sentenza erano disciplinate dal codice delle dogane.

La TOP Logistics, già «Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV» (in prosieguo: la «Mevi»), è un’impresa che si occupa di deposito e trasferimento di merci. Essa dispone di un’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale e di un deposito fiscale.

La Van Caem è un’impresa che si occupa di commercio internazionale di prodotti di marca.

La Bacardi fabbrica e commercializza bevande alcoliche. Essa è titolare di svariati marchi per tali prodotti.

Durante il 2006, su richiesta della Van Caem, più partite fabbricate dalla Bacardi, trasportate nei Paesi Bassi in provenienza da uno Stato terzo, sono state depositate presso la Mevi nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi).

Tali merci erano assoggettate al regime di sospensione doganale di transito esterno o di deposito doganale ed erano denominate «merci T1».

Alcune di tali merci sono state, poi, immesse in libera pratica e assoggettate al regime di sospensione dei diritti di accisa. Tali merci sono state svincolate, in tal modo, dai regimi di sospensione doganale disciplinati agli articoli 91, 92 e 98 del codice doganale e sono state collocate in deposito fiscale.

Poiché non aveva autorizzato l’importazione nel SEE delle merci di cui trattasi ed era, inoltre, venuta a conoscenza della circostanza che i codici dei prodotti erano stati ritirati dalle bottiglie che facevano parte delle partite interessate, la Bacardi ha fatto sequestrare tali partite e ha chiesto al Rechtbank Rotterdam di adottare diverse misure. Essa ha fatto valere, a tal fine, un pregiudizio ai suoi marchi Benelux.

Con sentenza del 19 novembre 2008, il Rechtbank Rotterdam (tribunale di Rotterdam) ha dichiarato che l’importazione nel SEE delle merci di cui trattasi arrecava pregiudizio ai marchi Benelux della Bacardi e ha adottato alcune delle misure richieste.

La TOP Logistics ha interposto appello dinanzi al Gerechtshof Den Haag (corte d’appello dell’Aja). La Van Caem è stata autorizzata a intervenire in tale procedimento di impugnazione.

Con sentenza interlocutoria del 30 ottobre 2012, tale giudice ha dichiarato che, fintantoché le merci di cui trattasi hanno avuto lo status di merci T1, i marchi Benelux della Bacardi non hanno subito alcun pregiudizio.

Quanto alla questione se detti marchi abbiano subito un pregiudizio allorché le merci di cui trattasi sono state assoggettate al regime di sospensione dei diritti di accisa, detto giudice ha dichiarato, nella sua sentenza interlocutoria, che intendeva proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nella decisione di rinvio, il Gerechtshof Den Haag espone che, contrariamente alle merci T1, i dazi all’importazione eventualmente dovuti sono stati assolti per le merci detenute in deposito fiscale. Pertanto, queste ultime merci sono state importate ai sensi della direttiva 92/12 e immesse in libera pratica. Esse sono divenute merci comunitarie.

Ad avviso del Gerechtshof Den Haag, tali constatazioni non devono, tuttavia, necessariamente portare a concludere che le merci di cui trattasi siano state importate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 89/104.

Peraltro, il Gerechtshof Den Haag solleva dubbi sulla questione se, con riferimento a merci assoggettate al regime di sospensione dei diritti di accisa, vi possa essere «us[o]»«in commercio», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/104 e rischio di pregiudizio a una delle funzioni del marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Gerechtshof Den Haag ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«Tali questioni riguardano merci provenienti da paesi non SEE e che, dopo essere state importate nel territorio del SEE (non dal titolare del marchio o con il suo consenso), sono state assoggettate in uno Stato membro dell’Unione europea al regime di transito esterno o al regime di deposito doganale (…).

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri possa opporsi a che un terzo assoggetti al regime di sospensione dei diritti di accisa alcune merci recanti tale marchio dopo averle importate nel SEE, senza il consenso di detto titolare, e averle immesse in libera pratica.

A tal riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che è essenziale che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri possa controllare la prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti detto marchio (v., segnatamente, sentenze Zino Davidoff e Levi Strauss, da C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617 , punto 33; Makro Zelfbedieningsgroothandel e a., C-324/08, EU:C:2009:633 , punto 32, nonché L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474 , punto 60).

A tal fine, l’articolo 5 della direttiva 89/104 attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi, in particolare, d’importare prodotti recanti il suo marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, senza il suo consenso (sentenze Zino Davidoff e Levi Strauss, da C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617 , punto 40; Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204 , punto 33, nonché Peak Holding, C-16/03, EU:C:2004:759 , punto 34).

Nel caso di specie, le merci di cui trattasi nei procedimenti principali sono state fabbricate in uno Stato terzo. Esse sono state importate nel territorio doganale dell’Unione europea senza il consenso del titolare del marchio e assoggettate a un regime di sospensione doganale. Esse sono state, poi, immesse in libera pratica, determinando la conclusione di detto regime doganale e dando luogo al pagamento dei dazi all’importazione, senza il consenso di detto titolare.

Emerge dalla decisione di rinvio che le merci di cui trattasi nei procedimenti principali non sono più assoggettate ad un regime di sospensione doganale. Di conseguenza, la giurisprudenza secondo cui l’assoggettamento di prodotti di marca a un regime di sospensione doganale, come quello di transito esterno di cui agli articoli 91 e 92 del codice doganale o di deposito doganale di cui all’articolo 98 di tale codice, non può esso stesso violare il diritto esclusivo del titolare del marchio (v., in particolare, sentenza Philips e Nokia, C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796 , punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata) non si applica in una causa quale quella di cui ai procedimenti principali.

Per contro, dal momento che i dazi all’importazione sono stati assolti per le merci di cui trattasi nei procedimenti principali e che queste ultime sono state immesse in libera pratica, tali merci sono state oggetto di importazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 89/104 (v., in tal senso, sentenza Class International, C-405/03, EU:C:2005:616 , punti 43 e 44, nonché ordinanza Canon, C-449/09, EU:C:2010:651 , punto 18).

Inoltre, poiché esse rientrano in una delle categorie di prodotti contemplati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/12, le merci di cui trattasi nei procedimenti principali sono divenute, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, anche merci importate ai sensi della stessa direttiva allorché sono state svincolate dal regime doganale.

I dubbi del giudice del rinvio, ciononostante, sulla questione se il titolare del marchio possa opporsi a che le merci immesse in tal modo in libera pratica senza il suo consenso siano assoggettate al regime di sospensione dei diritti di accisa sono legati, in primo luogo, al fatto che, ai sensi delle regole enunciate dalla direttiva 92/12, durante tale deposito fiscale, l’accisa non è assolta e che, di conseguenza, le merci interessate non possono ancora essere immesse in consumo.

Orbene, come osservato dalla Bacardi e dal governo francese, emerge dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104, nonché dalla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, che il titolare del marchio non è affatto obbligato ad attendere l’immissione in consumo delle merci recanti il suo marchio per esercitare il suo diritto esclusivo. Egli può, in effetti, anche opporsi a taluni atti compiuti, senza il suo consenso, prima di tale immissione in consumo. Tra tali atti figurano, segnatamente, l’importazione delle merci interessate e la loro detenzione ai fini della loro immissione in commercio.

Sul fondamento del combinato disposto di tale articolo 5, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del medesimo articolo, si deve constatare che le azioni di un operatore economico quale, nel caso di specie, la Van Caem, che consistono nell’importare nell’Unione taluni prodotti senza il consenso del titolare del marchio e nell’assoggettare tali merci al regime di sospensione dei diritti di accisa, detenendole, in tal modo, in deposito fiscale in attesa del versamento dell’accisa e dell’immissione in commercio, devono essere qualificate come «us[o] nel commercio di un segno identico al marchio di impresa per prodotti (…) identici a quelli per cui esso è stato registrato», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/104.

È vero che, importando e depositando alcune merci recanti un segno identico a un marchio altrui per prodotti identici a quelli per cui tale marchio è registrato, il predetto operatore economico non utilizza tale segno in operazioni con consumatori. Tuttavia, a pena di privare l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104 di effetto utile, i termini «usare» e «nel commercio» di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo non possono essere interpretati nel senso che riguardano solo i rapporti immediati tra un commerciante e un consumatore.

Per quanto concerne, da un lato, la nozione di «uso», la Corte ha già avuto occasione di precisare che ricorre uso di un segno identico al marchio, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 89/104, quando l’operatore economico interessato utilizza tale segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale (sentenza Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159 , punto 56).

Ciò accade, ad esempio, allorché un operatore economico importa o consegna a un depositario, al fine della loro immissione in commercio, talune merci recanti un marchio di cui egli non è titolare. Se così non fosse, gli atti di importazione e di detenzione ai fini dell’immissione in commercio, menzionati all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104 e di regola realizzati in assenza di un contatto diretto con i potenziali consumatori, non potrebbero essere qualificati come «uso» ai sensi di detto articolo e non potrebbero, quindi, essere vietati, anche se il legislatore dell’Unione li ha espressamente identificati come atti che possono essere vietati.

Per quanto concerne, dall’altro lato, l’espressione «nel commercio», secondo giurisprudenza costante l’uso di un segno identico al marchio ha luogo nel commercio se si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato (sentenze Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651 , punto 40; Céline, C-17/06, EU:C:2007:497 , punto 17, nonché Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159 , punto 50).

È chiaro che ciò avviene allorché, come nei procedimenti principali, un operatore economico che si occupa di commercio parallelo di prodotti contrassegnati da un marchio importa e deposita siffatti prodotti.

Per quanto riguarda, per contro, un depositario quale, nel caso di specie, la TOP Logistics, si deve constatare che la fornitura da parte sua del servizio di deposito di merci recanti un marchio altrui non costituisce un uso del segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui detto marchio è registrato. Allorché siffatto prestatore consente ai suoi clienti un tale uso, il suo ruolo non può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104, ma va, eventualmente, esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto (v., per analogia, sentenza Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837 , punti da 28 a 35).

In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul rischio di pregiudizio alle funzioni del marchio che può causare l’atto consistente nell’assoggettamento di talune merci recanti un marchio altrui al regime di sospensione dei diritti di accisa. Esso menziona, in tale contesto, la giurisprudenza della Corte secondo cui, nell’ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/104, l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio dev’essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio, indipendentemente dal fatto che si tratti della funzione fondamentale di indicazione di origine del prodotto ovvero del servizio contraddistinto dal marchio o di un’altra delle sue funzioni (sentenze Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159 , punto 79, nonché Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604 , punto 38).

A tal riguardo, occorre ricordare che la funzione fondamentale di indicazione di origine consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e detta impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o servizio viene commercializzato (sentenza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

Come osservato dalla Bacardi e dal governo francese, qualsiasi atto di un terzo che impedisca al titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri di esercitare il suo diritto, riconosciuto dalla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza, di controllare la prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti detto marchio, pregiudica di per sé detta funzione fondamentale del marchio. L’importazione di prodotti senza il consenso del titolare del marchio interessato e la detenzione in deposito fiscale di tali prodotti in attesa della loro immissione in consumo nell’Unione hanno l’effetto di privare il titolare di detto marchio della possibilità di controllare le modalità della prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti il suo marchio. Siffatti atti pregiudicano, in tal modo, la funzione del marchio consistente nell’identificare l’impresa da cui provengono i prodotti e sotto il cui controllo è organizzata la prima immissione in commercio.

Tale analisi non è inficiata dalla circostanza che talune merci importate e assoggettate al regime di sospensione dei diritti di accisa possano, poi, essere esportate in uno Stato terzo e, in tal modo, non essere mai immesse in consumo in uno Stato membro. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che qualsiasi merce in libera pratica può essere esportata. Tale possibilità non osta all’applicazione delle regole in materia di marchi alle merci importate nell’Unione. Inoltre, la stessa esportazione costituisce del pari un atto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri può opporsi a che un terzo assoggetti al regime di sospensione dei diritti di accisa alcune merci recanti tale marchio dopo averle importate nel SEE, senza il consenso di detto titolare, e averle immesse in libera pratica.

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: