La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti ( GU L 196, pag. 7 ; in prosieguo: il «regolamento doganale»), dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU L 167, pag. 10 ; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore»), dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU L 299, pag. 25 ; in prosieguo: la «direttiva sui marchi d’impresa»), e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU L 78, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Blomqvist, da un lato, e la Rolex SA e la Manufacture des montres Rolex SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Rolex»), dall’altro, in merito alla distruzione di un orologio contraffatto sequestrato dalle autorità doganali, che era stato acquistato dal sig. Blomqvist tramite un sito Internet cinese di vendita online.

I considerando 2 e 8 del regolamento doganale così recitano:

(...)

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

(...)

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale».

L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del richiamato regolamento è formulato nei termini seguenti:

«Ai fini del presente regolamento, per “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”, si intendono:

L’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento così prevede:

«Quando un ufficio doganale (…) accerta (…) che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (…), esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci».

Secondo l’articolo 10, primo comma, del regolamento doganale:

«Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale».

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

(...)».

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore è formulato nei termini seguenti:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

Secondo l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui marchi d’impresa:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

(...)

(...)».

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario:

«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

(...)

(...)».

Secondo l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della legge sul diritto d’autore (ophavsretsloven), nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 202 (lovbekendtgørelse nr. 202), del 27 febbraio 2010, che ha trasposto la direttiva sul diritto d’autore:

«1. Fatte salve le limitazioni stabilite dalla presente legge, il diritto d’autore comporta il diritto esclusivo di disporre dell’opera effettuandone la riproduzione e di renderla disponibile al pubblico, in versione originale o modificata, tradotta o rielaborata, sotto forma di un diverso onere letterario o artistico, o secondo un’altra tecnica.

(...)

3. L’opera è resa pubblica quando

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della legge sui marchi (varemærkeloven), nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 109 (lovbekendtgørelse nr. 109), del 24 gennaio 2012, che ha trasposto la direttiva sui marchi d’impresa:

«1. Il titolare di un diritto di marchio può vietare ad altri di utilizzare nel commercio senza il suo consenso un segno, qualora

(…)

3. Per uso nel commercio s’intende, in particolare:

Secondo l’articolo 5 del decreto di codificazione n. 1047 recante applicazione del regolamento europeo relativo alle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (lovbekendtgørelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), del 20 ottobre 2005:

«[1.] Nel caso di un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 9 del [regolamento doganale], il destinatario delle merci può chiedere al giudice di stabilire se sussistano le condizioni previste da tale articolo per la sospensione dello svincolo. Il giudice può disporre lo svincolo delle merci.

2. Il destinatario delle merci non può proporre ricorso gerarchico dinanzi a un’autorità amministrativa superiore avverso la decisione dell’amministrazione fiscale e doganale sulla sospensione dello svincolo».

L’articolo 4 del decreto n. 12 recante applicazione del regolamento europeo relativo alle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (bekendtgørelse nr. 12 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), del 9 gennaio 2006, dispone quanto segue:

«[1.] Le merci in relazione alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del [regolamento doganale] sono confiscate a favore dell’Erario per essere distrutte. La distruzione è effettuata alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

2. Per la distruzione delle merci ai sensi del paragrafo 1 non sono accolte domande di risarcimento».

Nel gennaio del 2010 il sig. Blomqvist, residente in Danimarca, ha ordinato tramite un sito Internet cinese di vendita online un orologio descritto come contraddistinto dal marchio Rolex. L’ordine e il pagamento sono stati effettuati a partire dal sito Internet inglese di tale venditore. Quest’ultimo ha spedito l’orologio da Hong Kong con pacco postale.

All’arrivo in Danimarca il pacchetto è stato oggetto di un controllo da parte delle autorità doganali. Queste ultime hanno sospeso lo sdoganamento dell’orologio, sospettando una contraffazione dell’orologio originale a marchio Rolex e una violazione dei diritti d’autore sul modello in questione. Il 18 marzo 2010 ne hanno informato la Rolex e il sig. Blomqvist.

Conformemente alla procedura prevista dal regolamento doganale, la Rolex ha quindi chiesto che si confermasse la sospensione dello sdoganamento, dopo aver constatato che si trattava effettivamente di una contraffazione, e ha invitato il sig. Blomqvist ad acconsentire alla distruzione dell’orologio da parte delle autorità doganali.

Il sig. Blomqvist si è opposto alla distruzione, sostenendo di avere acquistato l’orologio legalmente.

La Rolex ha quindi adito il Sø- og Handelsretten (tribunale del commercio) con un ricorso diretto a ordinare al sig. Blomqvist di acconsentire alla sospensione dello sdoganamento e alla distruzione dell’orologio senza risarcimento. Tale giudice ha accolto la domanda della Rolex.

Il sig. Blomqvist ha interposto appello dinanzi allo Højesteret. Quest’ultimo s’interroga sulla sussistenza, in una situazione come quella di specie, della lesione di un diritto di proprietà intellettuale, condizione necessaria all’attuazione del regolamento doganale, dal momento che per applicare tale regolamento è necessario, da un lato, che si tratti di una violazione del diritto d’autore o di un diritto di marchio protetto in Danimarca e, dall’altro, che l’asserita violazione abbia avuto luogo in quest’ultimo Stato membro. Poiché è dimostrato che il sig. Blomqvist ha acquistato l’orologio per il proprio uso privato e che non ha violato le leggi danesi sul diritto d’autore e sui marchi d’impresa, per il giudice del rinvio si pone la questione se il venditore abbia violato il diritto d’autore e il diritto dei marchi in Danimarca. Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, Racc. pag. I-6011 ; del 1 o dicembre 2011, Philips e Nokia, C-446/09 e C-495/09, Racc. pag. I-12435 , e del 21 giugno 2012, Donner, C-5/11), lo Højesteret si chiede se nel caso di specie si configuri una distribuzione al pubblico, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, e un uso nel commercio, ai sensi della direttiva sui marchi d’impresa e del regolamento sul marchio comunitario.

In tale contesto, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

In via preliminare si deve osservare che con le sue questioni il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di «distribuzione al pubblico», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, nonché sulla nozione di «uso nel commercio», ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui marchi d’impresa e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario, al fine di poter valutare, nel procedimento principale, l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Secondo la definizione dei termini «merci contraffatte» e «merci usurpative» che compare all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento doganale, tali nozioni hanno ad oggetto violazioni di un marchio, di un diritto d’autore o di un diritto connesso o di un disegno o modello, che si applica in forza della normativa dell’Unione o in forza del diritto interno dello Stato membro nel quale sono intervenute le autorità doganali. Di conseguenza, sono contemplate unicamente violazioni di diritti di proprietà intellettuale quali conferiti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale degli Stati membri (v. sentenza Philips e Nokia, cit., punto 50).

Il regolamento doganale non introduce in proposito nessun criterio nuovo che consenta di verificare l’esistenza di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2006, Montex Holdings, C-281/05, Racc. pag. I-10881 , punto 40). Siffatta violazione può di conseguenza essere dedotta per giustificare l’intervento delle autorità doganali ai sensi di tale regolamento soltanto se la vendita della merce di cui trattasi sia atta a incidere su diritti conferiti alle condizioni previste dalla direttiva sul diritto d’autore, dalla direttiva sui marchi d’impresa e dal regolamento sul marchio comunitario.

In tale contesto occorre comprendere le questioni pregiudiziali nel senso che il giudice del rinvio intende sapere se dal regolamento doganale risulti che, affinché il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda della protezione garantita a tale titolare da detto regolamento nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, è necessario che tale vendita sia considerata, in detto Stato membro, come una forma di distribuzione al pubblico o come rientrante nella nozione di uso nel commercio. Il giudice del rinvio si chiede inoltre se, prima della vendita, detta merce debba essere stata oggetto di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori del medesimo Stato.

A tale proposito si deve rammentare, da un lato, che il titolare del marchio ha diritto, sul fondamento della direttiva sui marchi d’impresa e del regolamento sul marchio comunitario, di vietare che un terzo faccia uso, senza il suo consenso, di un segno identico a detto marchio qualora tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato e pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio (sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417 , punto 49 e la giurisprudenza citata).

Dall’altro lato, conformemente alla direttiva sul diritto d’autore, agli autori è conferito il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di copie di queste ultime, attraverso la vendita o in altro modo. La distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Un commerciante è pertanto responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza Donner, cit., punti 26 e 27).

In tale contesto, il diritto dell’Unione impone che tale vendita sia considerata, nel territorio di uno Stato membro, come una forma di distribuzione al pubblico, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, o come rientrante nella nozione di uso nel commercio, ai sensi della direttiva sui marchi d’impresa e del regolamento sul marchio comunitario. L’esistenza di una distribuzione al pubblico siffatta dev’essere considerata come realizzata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione.

Nel procedimento principale è pacifico che la Rolex è titolare, in Danimarca, dei diritti d’autore e di marchio che essa rivendica e che l’orologio di cui trattasi in tale procedimento costituisce una merce contraffatta e una merce usurpativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento doganale. Non si contesta nemmeno il fatto che la Rolex sarebbe stata legittimata a far valere la violazione dei suoi diritti nel caso in cui tale merce fosse stata messa in vendita da un commerciante stabilito in tale Stato membro, poiché, all’atto di tale vendita, avvenuta a titolo commerciale, vi sarebbe stato, in occasione di una distribuzione al pubblico, un uso dei suoi diritti nel commercio. Resta pertanto da verificare, al fine di rispondere alle questioni sollevate, se un titolare di diritti di proprietà intellettuale, come la Rolex, possa pretendere la stessa protezione dei suoi diritti nel caso in cui, come nel procedimento principale, la merce di cui trattasi sia stata venduta a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo nel cui territorio tale protezione non trova applicazione.

È certamente vero che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio coperto da tale protezione non è sufficiente per concludere che le offerte di vendita che compaiono in tale sito sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio (v. sentenza L’Oréal e a., cit., punto 64).

Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che i diritti in tal modo protetti possono essere violati quando, anche prima del loro ingresso nel territorio coperto da tale protezione, le merci provenienti da paesi terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori che si trovano in tale territorio, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità (v., in tal senso, sentenza Philips, cit., punto 57 e la giurisprudenza citata).

Pertanto, merci provenienti da uno Stato terzo che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto protetto nell’Unione da un diritto d’autore, da un diritto connesso, o da un disegno o modello possono violare tali diritti ed essere quindi qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora risulti che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente nell’Unione o di una offerta di vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori nell’Unione (v., in tal senso, sentenza Philips e Nokia, cit., punto 78).

Orbene, è pacifico che, nel procedimento principale, la merce di cui trattasi è stata oggetto di vendita a un cliente nell’Unione, situazione pertanto non paragonabile, in ogni caso, a quella dei prodotti proposti su un «mercato online» e nemmeno a quella di prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo. Di conseguenza, il solo fatto che tale vendita sia avvenuta a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo non può avere l’effetto di privare il titolare di un diritto di proprietà intellettuale sulla merce oggetto della vendita della protezione derivante dal regolamento doganale, senza che sia necessario verificare se tale merce sia stata anche oggetto, prima di tale vendita, di un’offerta al pubblico o di una pubblicità rivolta ai consumatori dell’Unione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il regolamento doganale dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo gode, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: