La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( GU L 299, pag. 25 ).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Iron & Smith kft (in prosieguo: l’«Iron & Smith») e l’Unilever NV (in prosieguo: l’«Unilever») avente ad oggetto la modifica della decisione del Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ufficio per la proprietà intellettuale; in prosieguo: l’«Ufficio») recante il rigetto della domanda di registrazione di un marchio presentata dall’Iron & Smith.

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU L 78, pag. 1 ) così dispone:

«1. Sono denominati di seguito “marchi comunitari” i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento:

«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento:

«[s]e entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

L’articolo 51 del medesimo regolamento dispone, al suo paragrafo 1, lettera a):

«Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

L’articolo 4 della direttiva 2008/95 è formulato come segue:

«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

(...)

2. Per “marchi di impresa anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

3. Un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore, quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

(...)».

Dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della legge XI del 1997, sulla tutela dei marchi e delle indicazioni geografiche (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény; in prosieguo: la «Vt»), risulta che un marchio è escluso dalla registrazione se è identico o simile a un marchio anteriore che gode di notorietà nel territorio nazionale e se è destinato ad essere registrato per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio anteriore è registrato, quando il suo uso trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo di tale marchio o dalla sua notorietà o recherebbe pregiudizio agli stessi.

In forza dell’articolo 76/C, paragrafo 2, della predetta legge, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della stessa occorre tenere conto dell’esistenza di un marchio comunitario anteriore che goda di «notorietà» nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Con domanda presentata il 13 aprile 2012, l’Iron & Smith ha chiesto all’Ufficio la registrazione come marchio nazionale del segno figurativo a colori «be impulsive». L’Unilever ha esperito opposizione avverso tale domanda. A tal riguardo, quest’ultima ha invocato, avvalendosi in particolare dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Vt, i propri marchi denominativi anteriori – comunitario e internazionali – Impulse.

Poiché l’Unilever non ha dimostrato che detti marchi fossero ampiamente conosciuti in Ungheria, non si è potuta accertare la loro notorietà quali marchi internazionali. Tuttavia, per quanto attiene al marchio comunitario opposto, l’Ufficio ha dichiarato che, avendo l’Unilever pubblicizzato e venduto grandi quantitativi dei prodotti contraddistinti da tale marchio nel Regno Unito e in Italia, la notorietà del marchio comunitario risultava dimostrata in una parte sostanziale dell’Unione europea. Alla luce delle circostanze di specie, l’Ufficio ha dichiarato sussistente il rischio che l’uso senza giusto motivo di tale marchio consentisse di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario. Il segno figurativo di cui è chiesta la registrazione come marchio potrebbe, infatti, evocare nella mente dei consumatori normalmente informati il marchio dell’Unilever.

L’Iron&Smith ha pertanto presentato una domanda volta ad ottenere la modifica della decisione di rigetto della domanda di registrazione, essenzialmente contestando all’Ufficio di essersi basato soltanto sul fatto che i prodotti dell’Unilever rappresentassero una quota di mercato pari al 5% nel Regno Unito e allo 0,2% in Italia per considerare dimostrata la notorietà del marchio comunitario.

Esaminando gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 76/C, paragrafo 2, della Vt, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, il giudice del rinvio è pervenuto alla conclusione che tali disposizioni non forniscono indicazioni in merito al territorio geografico rilevante, all’interno dell’Unione, ai fini della dimostrazione che un marchio comunitario gode di notorietà. Inoltre, si pone la questione se, anche in presenza di una siffatta notorietà, sia possibile che, quando un tale marchio è sconosciuto nello Stato membro interessato, l’uso del marchio posteriore senza giusto motivo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

In tale contesto, il Fövárosi Törvényszék ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Con le questioni prima, seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le condizioni, date le circostanze di cui è causa nel procedimento principale, per poter ritenere che un marchio comunitario goda di notorietà nell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95.

Si deve rilevare che la locuzione «gode di notorietà nella Comunità», che appare all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, ha lo stesso significato dell’identica espressione che compare all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, a sua volta identico all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ).

A tal riguardo, con riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, la Corte ha dichiarato che la nozione di «notorietà» presuppone un certo grado di conoscenza presso il pubblico pertinente, grado che deve essere considerato raggiunto se il marchio comunitario è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio (v. sentenza PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , punti 21 e 24).

Nell’esaminare tale condizione, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo (sentenza PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , punto 25).

A livello territoriale, il requisito della notorietà deve considerarsi soddisfatto qualora il marchio comunitario goda di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione; una siffatta parte può eventualmente corrispondere, in particolare, al territorio di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , punti 27 e 29).

Pertanto, laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, si deve ritenere che detto marchio goda di «notorietà nel[l’Unione]», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, e al titolare di tale marchio non può essere richiesto di fornire la prova di tale notorietà nel territorio dello Stato membro in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto di opposizione.

Per quanto concerne le disposizioni relative al requisito dell’uso effettivo del marchio comunitario all’interno dell’Unione, quali gli articoli 15, paragrafo 1, e 51 del regolamento n. 207/2009, esse perseguono un obiettivo diverso da quello delle disposizioni sulla tutela estesa accordata ai marchi che godono di notorietà nell’Unione, quali, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816 , punto 53). Mentre quest’ultima disposizione riguarda le condizioni che disciplinano la tutela estesa oltre le categorie di prodotti e servizi per cui il marchio comunitario è stato registrato, il termine «uso effettivo», che appare agli articoli 15, paragrafo 1, e 51 del regolamento n. 207/2009, denota il requisito minimo di uso che tutti i marchi devono soddisfare al fine di essere tutelati.

Inoltre, va osservato che è impossibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata al fine di stabilire se l’uso del marchio in questione sia effettivo o meno (v. sentenza Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816 , punto 55).

Ne consegue che le disposizioni relative al requisito dell’uso effettivo del marchio comunitario e, in particolare, i criteri enucleati dalla giurisprudenza ai fini dell’accertamento di tale uso effettivo, si distinguono dalle disposizioni e dai criteri riguardanti la notorietà di un siffatto marchio nell’Unione.

Pertanto, i criteri che sono stati enucleati dalla giurisprudenza riguardo all’uso effettivo del marchio comunitario non sono, di per sé, rilevanti al fine di determinare la sussistenza di una «notorietà» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95.

In considerazione di quanto precede, alle questioni prima, seconda e terza occorre rispondere che l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, il quale non deve necessariamente essere quello in cui è stata depositata una domanda di registrazione di marchio nazionale posteriore, si deve ritenere che tale marchio goda di notorietà nell’Unione. I criteri che sono stati enucleati dalla giurisprudenza riguardo all’uso effettivo del marchio comunitario non sono, di per sé, rilevanti al fine di determinare la sussistenza di una «notorietà» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, a quali condizioni l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 sia applicabile, nel caso in cui il marchio comunitario anteriore abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto dell’opposizione.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, qualora il marchio comunitario anteriore goda di «notorietà nella Comunità» e l’uso senza giusto motivo del marchio posteriore analogo al marchio comunitario e destinato a essere registrato per prodotti o servizi che non sono simili a quelli coperti dal marchio comunitario trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi, tale marchio posteriore è escluso dalla registrazione.

Ove il pubblico interessato non associ il marchio comunitario anteriore al marchio nazionale posteriore, vale a dire, non stabilisca alcun nesso tra loro, l’uso del marchio posteriore non consente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o di arrecare loro pregiudizio (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punti 30 e 31).

Quindi, anche presupponendo che il marchio comunitario anteriore sia sconosciuto al pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata chiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l’uso di tale marchio nazionale non consente, in via di principio, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure di arrecare loro pregiudizio.

Per contro, anche se il marchio comunitario anteriore non è conosciuto da una parte significativa del pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata chiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore, non si può tuttavia escludere che una parte, non irrilevante dal punto di vista commerciale, di quest’ultimo conosca il suddetto marchio e stabilisca un nesso tra esso e il marchio nazionale posteriore.

È vero che l’esistenza di un tale nesso, che deve essere valutata globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punto 41), non può essere sufficiente, di per sé, a concludere che ricorre una delle violazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punto 32). Al fine di beneficiare della tutela introdotta da tale disposizione, il titolare del marchio comunitario anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio posteriore «trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi», e, in tal modo, dimostrare l’esistenza o di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, o, in mancanza, di un rischio serio che una simile violazione si produca in futuro. In tal caso, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l’uso di tale marchio (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punti 37 e 39).

Così come l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, l’esistenza di una delle violazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punto 68).

A tal riguardo, si può ricordare, in particolare, che più l’evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (v. sentenza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , punto 67).

In considerazione di quanto precede, alla quarta questione occorre rispondere che, nel caso in cui il marchio comunitario anteriore abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto dell’opposizione, il titolare del marchio comunitario può beneficiare della tutela introdotta dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto marchio e stabilisce un nesso tra questo e il marchio nazionale posteriore, e laddove sussista, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, o una violazione effettiva e attuale del marchio comunitario ai sensi di tale disposizione, o, in mancanza, un rischio serio che una simile violazione si produca in futuro.

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: