—

за Iron & Smith kft, от A. Krajnyák и N. Kovács, ügyvédek,

—

за Unilever NV, от P. Lukácsi и B. Bozóki, ügyvédek,

—

за унгарското правителство, от M. Fehér и M. Ficsor, в качеството на представители,

—

за датското правителство, от C. Thorning, M. Wolff и M. Lyshøj, в качеството на представители,

—

за френското правителство, от D. Colas, F.-X. Bréchot и D. Segoin, в качеството на представители,

—

за италианското правителство, от G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

—

за правителството на Обединеното кралство, от J. Beeko, в качеството на представител, подпомагана от N. Sanders, barrister,

—

за Европейската комисия, от B. Béres и F. W. Bulst, в качеството на представители,

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките ( ОВ L 299, стр. 25 ).

Запитването е отправено в рамките на спор между Iron & Smith kft (наричано по-нататък „Iron & Smith“) и Unilever NV (наричано по-нататък „Unilever“) в рамките на обжалването на решението на Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Службата за интелектуална собственост, наричана по-нататък „Службата“), с което е отхвърлена заявка на Iron & Smith за регистрация на марка.

Член 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността ( ОВ L 78, стр. 1 ) гласи:

„1. Марка за стоки или услуги, регистрирана в съответствие с условията, които се съдържат в настоящия регламент, се нарича по-нататък „марка на Общността“.

2. Марката на Общността има единен характер. Тя има едно и също действие в цялата Общност: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност. Настоящият принцип се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.

Член 9, параграф 1, буква в) от този регламент гласи:

„1. Марката на Общността предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

[…]

Член 15, параграф 1 от Регламента гласи:

„Ако в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на Общността подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването“.

Член 51, параграф 1, буква а) от същия регламент гласи:

„Правата на притежателя на марката на Общността се прекратяват въз основа на искане, представено в Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:

Член 4 от Директива 2008/95 гласи:

„1. Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна:

[…]

2. „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

3. Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, ако е идентична или сходна с по-ранна марка на Общността по смисъла на параграф 2 и е предназначена да бъде регистрирана или е била регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка на Общността, ако по-ранната марка на Общността се ползва с репутация в Общността и ако използването без основание на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.

[…]“.

Съгласно член 4, параграф 1, буква c) от Закон № XI от 1997 г. за защита на марките и географските означения (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, наричан по-нататък „Vt“) не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка с репутация на територията на страната и е предназначена за стоки или услуги, различни от тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато използването ѝ би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.

Съгласно член 76/C, параграф 2 от същия закон при прилагането на член 4, параграф 1, буква c) се вземат предвид по-ранни марки на Общността, които имат „репутация“ в Европейския съюз по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.

Със заявка, подадена на 13 април 2012 г., Iron & Smith иска от Службата да регистрира цветния фигуративен знак „be impulsive“ като националния марка. Unilever подава възражение срещу заявката. То основава възражението си в частност на член 4, параграф 1, буква c) от Vt, като се позовава на своите по-ранни словни международни марки и марки на Общността „Impulse“.

Тъй като Unilever не доказва, че тези марки са широко известни в Унгария, не е възможно да се приеме за установено, че те имат репутация като международни марки. Що се отнася до посочената в подкрепа на възражението марка на Общността обаче, Службата констатира, че доколкото Unilever е рекламирало и продавало големи количества от обозначаваните с въпросната марка стоки в Обединеното кралство и в Италия, репутацията на тази марка на Общността е доказана в съществена част от Съюза. Предвид обстоятелствата по случая Службата констатира, че има вероятност използването без основание на тази марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката на Общността. Всъщност на относително осведомените потребители заявеният за регистрация като марка фигуративен знак би могъл да напомня за марката на Unilever.

Iron & Smith обжалва решението да не се регистрира знакът, като главното му оплакване е, че Службата е приела репутацията на марката на Общността за доказана само въз основа на обстоятелството, че продуктите на Unilever имат 5 % пазарен дял в Обединеното кралство и 0,2 % пазарен дял в Италия.

Като анализира член 4, параграф 1, буква c) и член 76/C, параграф 2 от Vt, а също и член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, запитващата юрисдикция стига до извода, че тези разпоредби не осигуряват яснота по въпроса каква географска територия в рамките на Съюза би била релевантна, за да се приеме, че дадена марка на Общността има репутация. Освен това според нея стои въпросът дали ако марката на Общността има такава репутация, но е непозната в съответната държава членка, използването без основание на по-късната марка пак би могло да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка на Общността или да ги увреди.

При тези условия Fövárosi Törvényszék решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

С първите три въпроса, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да установи какви са условията при обстоятелства като разглежданите в главното производство, за да може за целите на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95 да се приеме, че дадена марка на Общността се ползва с репутация в Съюза.

Следва да се отбележи, че изразът „се ползва с репутация в Общността“, използван в член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, има същия смисъл като аналогичния израз в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, който пък е аналогичен на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността ( ОВ L 11, 1994 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

В това отношение, що се отнася до член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, Съдът е постановил, че понятието „репутация“ предполага определена степен на известност сред съответните потребители, като тази степен трябва да се разглежда като достигната, когато марката на Общността е известна на значителна част от съответните потребители на обхванатите от марката стоки или услуги (вж. решение PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , т. 21 и 24).

При проверката на това условие националният съд трябва да вземе предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарния дял на марката, интензитета, географския обхват и продължителността на използването ѝ, както и размера на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране (решение PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , т. 25).

В териториален аспект условието за репутация трябва да се разглежда като изпълнено, когато марката на Общността има репутация в съществена част от територията на Съюза, като тази съществена част евентуално може да е територията само на една държава членка например (вж. в този смисъл решение PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611 , т. 27 и 29).

В този смисъл, щом репутацията на по-ранната марка на Общността е констатирана за съществена част от територията на Съюза, която евентуално може да съвпада с територията само на една държава членка, следва да се приеме, че тази марка се ползва с „репутация в [Съюза]“ по смисъла на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, и не може от притежателя на марката да се изисква да доказва тази репутация на територията на държавата членка, където е подадена заявката за регистрация на по-късната национална марка, срещу която е направено възражение.

Що се отнася до разпоредбите относно изискването за реално използване на марката на Общността в Съюза, каквито разпоредби са член 15, параграф 1 и член 51 от Регламент № 207/2009, тяхната цел е различна от тази на разпоредбите относно по-широката защита на марките с репутация в Съюза, каквато разпоредба е например член 9, параграф 1, буква в) от този регламент (вж. в този смисъл решение Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816 , т. 53). Докато последната разпоредба се отнася до условията за разширената защита отвъд категориите стоки и услуги, за които е регистрирана марката на Общността, понятието „реално използване“ в член 15, параграф 1 и член 51 от Регламент № 207/2009 изразява минималното условие за използване, на което всички марки трябва да отговарят, за да бъдат защитени.

Освен това следва да се отбележи, че е невъзможно да се определи предварително, по абстрактен начин, какъв териториален обхват би трябвало да се вземе предвид, за да се определи дали съответната марка на Общността се използва реално, или не (вж. решение Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816 , т. 55).

Оттук следва, че разпоредбите относно изискването за реално използване на марката на Общността, и в частност критериите, изведени в съдебната практика за целите на установяването на реалното използване, се различават от разпоредбите и критериите относно репутацията на такава марка в Съюза.

Следователно критериите, които са изведени в съдебната практика относно реалното използване на марката на Общността, като такива не са релевантни, за да се установи наличието на „репутация“ по смисъла на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95.

По всички изложени по-горе съображения на първите три въпроса следва да се отговори, че член 4, параграф 3 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че щом репутацията на по-ранната марка на Общността е установена в съществена част от територията на Съюза, която евентуално може да съвпада с територията само на една държава членка, която не трябва непременно да е същата държава членка, в която е подадена заявката за регистрация на по-късната национална марка, следва да се приеме, че тази марка се ползва с репутация в Съюза. Критериите, които са изведени в съдебната практика относно реалното използване на марката на Общността, като такива не са релевантни, за да се установи наличието на „репутация“ по смисъла на член 4, параграф 3 от Директивата.

С четвъртия въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да установи при какви условия се прилага член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, при положение че по-ранната марка на Общността вече е придобила репутация в съществена част от територията на Съюза, но не и сред съответните потребители в държавата членка, в която е заявена за регистрация по-късната национална марка, срещу която е подадено възражението.

Съгласно член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, ако по-ранната марка на Общността се ползва с „репутация в Общността“ и ако използването без основание на по-късната марка — която е сходна на марката на Общността и е предназначена да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана марката на Общността — би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка на Общността или би ги увредило, съответната по-късна марка не се регистрира.

Когато съответните потребители не асоциират по-ранната марка на Общността и по-късната национална марка, тоест не правят връзка помежду им, от гледна точка на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95 използването на по-късната марка не може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или да ги увреди (вж. по аналогия решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 30 и 31).

Съответно, ако се допусне, че по-ранната марка на Общността е непозната на съответните потребители в държавата членка, в която е заявена за регистрация по-късната национална марка, което запитващата юрисдикция следва да провери, използването на тази национална марка по принцип не може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или да ги увреди.

За сметка на това, дори ако по-ранната марка на Общността не е позната на значителна част от съответните потребители в държавата членка, в която е заявена за регистрация по-късната национална марка, пак не е изключено определена, търговски непренебрежима част от тези потребители да познават марката и да правят връзка между нея и по-късната национална марка.

Наистина наличието на такава връзка, което трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 41), не е достатъчно само по себе си, за да се направи изводът, че е налице едно от нарушенията, посочени в член 4, параграф 3 от Директива 2008/95 (вж. по аналогия решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 32). За да се ползва от защитата, установена с тази разпоредба, притежателят на по-ранната марка на Общността трябва да докаже, че използването на по-късната марка „би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“, а следователно и да докаже, че съществува действително и настоящо нарушение на правата върху марката му по смисъла на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95 или — при липсата на такова нарушение — че съществува сериозен риск от настъпването му в бъдеще. В такъв случай притежателят на по-късната марка пък следва да докаже, че има основание да използва тази марка (вж. по аналогия решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 37 и 39).

Наличието на някое от нарушенията, посочени в член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, или на сериозен риск, че такова нарушение ще бъде извършено в бъдеще, трябва — подобно на наличието на връзка между конфликтните марки — да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. по аналогия решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 68).

В това отношение може в частност да се напомни, че колкото по-непосредствено и силно по-късната марка напомня на по-ранната, толкова по-голям е рискът настоящото или бъдещото използване на по-късната марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка или да ги увреди (вж. решение Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655 , т. 67).

По всички изложени по-горе съображения на четвъртия въпрос следва да се отговори, че щом по-ранната марка на Общността вече е придобила репутация в съществена част от територията на Съюза, но не и сред съответните потребители в държавата членка, в която е заявена за регистрация по-късната национална марка, срещу която е подадено възражението, притежателят на марката на Общността може да ползва защитата по член 4, параграф 3 от Директива 2008/95, когато е установено, че търговски непренебрежима част от тези потребители познават марката му и правят връзка между нея и по-късната национална марка и че предвид всички релевантни фактори за конкретния случай съществува или действително и настоящо нарушение на марката на Общността по смисъла на тази разпоредба, или — при липсата на такова нарушение — сериозен риск от извършването му в бъдеще.

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши: