Решение № 72 от 9.01.2018 г. на СГС по т. д. № 6378/2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 72, 9 януари 2018 г., гр. София
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI-10 състав, на деветнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в публичното заседание при закрити врата в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ
секретар А. Груева, като разгледа докладваното от съдия Енчев т. д. 6378 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са обективно съединени искове по чл. 76, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМГО.
Ищецът „А. Щ.“ КГ, търговско дружество, регистрирано в Германия, твърди, че е собственик на триизмерна марка на Европейския съюз, представляваща формата на стоката „бонбон“ с цветове тъмнокафяв и бежов, с рег. № 784389, триизмерна марка, представляваща формата на стоката „бонбон“ с три изгледа с цветове тъмнокафяв и бежов, с международен рег. № 776909 и с действие за България и комбинирана марка с международен рег. № 1151297, съдържаща изображение на бонбони с горните триизмерни марки, изображения на лешници и листенца и словен елемент TOFFIFEE, с действие за България и за Европейския съюз, като всички три посочени марки са регистрирани за стоки от клас 30.Поддържа, че тези марки са общоизвестни на масовия потребител в България и в Европейския съюз и имат добра репутация.Твърди, че ответникът използва в търговската си дейност и внася в България, като рекламира и пуска на пазара шоколадови бонбони, носещи знаци, които са идентични или поне сходни с марките, собственост на ищеца: триизмерен знак, представляващ формата на стоките „бонбони“ и съдържащ цветовете кафяв и бежов и комбиниран знак, съдържащ изображение на бонбон в кафяв и бежов цвят и изображения на лешници и зелени листенца.Поддържа, че посочените стоки се рекламират от ответника и в Интернет, като констатации за това обстоятелство са извършени от нотариус на 18.11.2015 г. и на 18.02.2016 г., а такива стоки са закупени от трето лице през м. май 2015 г.Ищецът поддържа също, че комбинираният знак, използван от ответника, е бил заличен като марка за територията на България за всички стоки от клас 30.Твърди, че с използването на такива стоки съществува вероятност за объркване у потребителите, която включва възможност за свързване на използваните от ответника знаци с марките на ищеца.Посочената вероятност от объркване се увеличава от това, че става въпрос за идентични стоки, от спецификата на тези стоки и от добрата репутация и общоизвестността на марките на ищеца в България.Освен това ищецът отрича някога да е давал съгласие за използване на марките му от ответника или на сходни знаци.Моли да бъде постановено решение, с което да се установи факта на нарушението на посочените три марки и да бъде осъден ответника да преустанови това нарушение.Претендира и разноски.Ответникът „В.“ ЕООД оспорва исковете изцяло като неоснователни и твърди, че е действал изцяло в рамките на правата, предоставени му от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“, което е собственик на редица марки върху захарни изделия и шоколадови бонбони.Ответникът не оспорва изложените в исковата молба твърдения, че ищецът е собственик на описаните по-горе марки, както и че ищецът рекламира марките си и има престиж на един от утвърдените производители на шоколадови бонбони.Твърди обаче, че незабавно е преустановил внасянето на бонбони с посочените от ищеца знаци, след като е разбрал, че марката на праводателя му е била заличена от Патентното ведомство и че това е станало дори и преди изпращане на поканата от ищеца да преустанови предлагането им.Твърди също, че на сайта на дружеството е останала забравена реклама на предлаганите шоколадови бонбони, производство на „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“, която е била премахната веднага след получаване на покана от ищеца.Поддържа, че с влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията са отхвърлени претенции на ищеца за нарушение на негови права от страна на ответника и на турското дружество.Претендира разноски.Софийски градски съд, след като обсъди събраните доказателства и като взе предвид и неоспорените от ответника факти, намира за установено от фактическа страна следното:
Ищецът „А. Щ.“ КГ е собственик на следните марки регистрирани за стоки от клас 30, сред което шоколад, шоколадови изделия, включително бонбони: триизмерна марка на Европейския съюз, представляваща формата на стоката бонбон с цветове тъмнокафяв и бежов, № рег. № 784389, триизмерна марка, представляваща формата на стоката бонбон с три изгледа с цветове тъмнокафяв и бежов, с международен рег. № 776909, с действие за България и комбинирана марка с международен рег. № 1151297, съдържаща изображение на бонбони с горните триизмерни марки, изображения на лешници и листенца и словен елемент TOFFIFEE, с действие за България и за Европейския съюз.
Посочените марки и стоките, предлагани чрез тях, са общоизвестни на територията на България, в резултат на рекламните кампании на ищеца, което се установява от публикувани в пресата материали, от рекламни брошури, от представените доказателства за излъчвани реклами и извадки от интернет класации за обеми на продажбите.
Дружеството „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“, регистрирано в Турция, е притежател на комбинирана марка 1038582 със словесно означение Chokodan’s Solen за стоки от клас 30, включващи шоколад, смесен шоколад и сладкарски изделия с шоколад и пълнеж от карамел и др. С лицензионен договор от 16.03.2010 г. притежателят на посочената марка е предоставил право за ползването й на ответника. Тази марка е изцяло заличена за територията на България с решение на Патентното ведомство № 61 от 19.02.2013 г., което е потвърдено с окончателно решение на ВАС № 2828 от 16.03.2015 г. по адм. д. 8010/2014 г.
С решение на Комисията за защита на конкуренцията № 1343 от 20.11.2012 г. е установено по повод искане на ищеца, че не са извършени нарушения по чл. 35, ал. 1,ал. 2 във вр. с чл. 29 от ЗЗК от ответника, от дружеството „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“, и от трето лице. Решението е потвърдено с окончателно решение на 5-членен състав на ВАС № 143668 от 7.11.2013 г. по адм. д. 10059/2013 г.
На 28.05.2015 г. от трето за спора лице „З.“ ООД е закупен продукт „Шолен Чокоданс“, за което са издадени касов бон и фактура, съдържаща обозначение на продадения продукт. От представено веществено доказателство по делото – кутия бонбони Chokodan’s – се установява, че същата е произведена през м. февруари 2015 г. и като вносител за България е посочен ответникът. Представените фотографски снимки на съдържащите се в такава кутия шоколадови бонбони, както и описаното веществено доказателство показват, че шоколадовите бонбони, предлагани под знака Chokodan’s имат значително визуално сходство с марките на ищеца, което сходство се наблюдава както във формата, така и в комбинацията от използваните цветове кафяв и бежов.
На 4.12.2015 г. на служител на ответника е била връчена нотариална покана от пълномощник на ищеца за незабавно преустановяване на използването на собствените на ищеца марки чрез предлагането, продажбата и рекламирането на бонбоните Chokodan’s, включително и чрез премахване на публикацията им от сайта на ответното дружество, както и за въздържане за напред от всякакви форми на използване на марките, собственост на ищеца.
В отговор на поканата с писмо, изпратено по електронна поща от адвокатска кантора от името на ответника, ищецът е уведомен, че ответното дружество е преустановило предлагането, продажбата и рекламирането на бонбони Chokodan’s , с което е изпреварило изпратената покана, както и, че ще се въздържа в бъдеще от предлагането и продажбата им.
С констативен протокол от 18.11.2015 г. нотариус В. П. с рег. № 206 е установила, че интернет страницата на ответното дружество притежава като част от съдържанието си реклама на предлагани от дружеството шоколадови бонбони „Чокоданс“, изписвани на латиница като Chokodan’s и съвпадащи с цитираната марка 1038582 със словесно означение Chokodan’s Solen.
С констативен протокол от 18.02.2016 г. от същия нотариус е установено, че на интернет страницата на ответното дружество се съдържа анализен сертификат за продукт шоколад с наименование Chokodan’s.
Според заключението на съдебно-счетоводната експертиза не може да се установи категорично дали ответникът е внасял шоколадови бонбони Chokodan’s директно от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“. Установява се обаче продажбата от ответника на едро на шоколадови бонбони с посочената марка за периода 2011-2012 и от м. март 2013 г. до м. септември 2015 г. През м. септември 2015 г. наличностите са изчерпани и не се установяват нови доставки или продажби на такива бонбони от ответника.
Съдебно-марковата експертиза дава заключение, че е налице много висока степен на сходство между използваните от ответника знаци и регистрираните марки на ищеца, което е породено от визуално сходство в много висока степен на доминиращите елементи. Налице е също така идентичност на стоките, означени със знаците на ответника и тези, за които са регистрирани марките на ищеца. Съществува възможност за объркване на стоките, обозначени със знаците, използвани от ответника и стоките, предлагани под марките на ищеца, която включва и възможност за свързване на използваните от ответника с знаци с марките на ищеца поради идентичността на стоките, поради високата степен на сходство между марките на ищеца и ползваните от ответника знаци и поради известността и репутацията на марките на ищеца.
При така установените факти съдът намира от правна страна следното:
Предявените в настоящото производство искове са за защита срещу твърдяно нарушение на правата на ищеца върху неговите марки, описани по-горе. Спорът между страните се заключава в това дали действително е налице нарушение на тези права и съответно дали това нарушение продължава и понастоящем. Не се спори относно обстоятелствата, че посочените марки са собственост на ищеца, че те са общоизвестни сред потребителите в България, че ответникът няма и не е имал съгласие от ищеца да използва въпросните марки в търговската си дейност.В исковата молба ищецът е изложил твърдения за извършвани от ответника нарушения на правата му върху марките чрез внос в България, рекламиране, предлагане и пускане в продажба на стоки, обозначени със знаци, които идентични или поне сходни с марките на ищеца и които обозначават идентични или сходни стоки. Тези доводи обаче в голямата си част представляват даване на квалификации на неконкретизирани факти и обстоятелства. Конкретните твърдения за такива нарушения обаче са случаите, посочени в исковата молба и отнасящи се за периода до 18.02.2016 г. – продажба на стоки на едро, констатираните публикации на интернет страницата на ответника с реклама на стоките, обозначени със спорните знаци и с анализен сертификат, както и покупката от търговската мрежа на стоки, носещи оспорените знаци. Именно така конкретизираните твърдения са предмет на предявените искове.При липса на други твърдения за началния момент на посочените нарушения за такъв следва да се приеме посоченото в исковата молба влизане в сила на решението на Патентното ведомство за заличаване на комбинираната марка 1038582 със словесно означение Chokodan’s Solen.Този извод следва от обстоятелството, че от влизане в сила на посоченото решение ответникът е знаел или би трябвало да е знаел, че използването на подобен знак би съставлявало нарушение на чужда марка.С оглед правилото на чл. 127, ал. 1,т. 4 от ГПК твърденията за извършени от ответника нарушения на правото на ищеца върху марките следва да се приемат за ограничени само до посочения период 16.03.2015 г. – 18.02.2016 г.Предвид това съдържание на исковата молба представените доказателства за предходни съдебни решения или произнасяния по спорове между страните от други органи за периоди преди разглеждания са без значение за спора.Горният извод относно релевантния период на иска е основан и на обстоятелството, наведено от ответника като възражение за недопустимост на иска, че между страните е бил налице предходен спор за същите нарушения на същите марки.Както е установено с определението по доклада на настоящото дело, предмет на настоящия правен спор са само нарушения, настъпили след постановеното на 24.04.2012 г. прекратително определение на Върховния касационен съд, с което е сложен край на предходния исков процес между страните.Съгласно дефиницията в чл. 73 от ЗМГО, нарушение на правата на ищеца върху притежаваните от него марки би било налице ако се установи, че ответникът е използвал в търговската си дейност без съгласие на ищеца знак или знаци, попадащи в приложното поле на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО.Твърденията в исковата молба и събраните доказателства водят до извода, че използваните от ответника знаци са такива, защото отговарят на условието на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.Ответникът е използвал комбиниран знак Chokodan’s Solen, представляващ притежавана от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ марка, която е заличена за територията на България, както и триизмерен знак, представляващ формата на стоките „бонбони“ и съдържащ цветовете кафяв и бежов.Тези знаци разкриват висока степен на сходство с притежаваните от ищеца марки, както се установява и от визуалното им сравнение, и от заключението на съдебно марковата експертиза.Въпросните знаци са използвани за стоки, идентични с тези, за които са регистрирани марките на ищеца.Поради наличието на висока степен на сходство между знаците и марките и поради идентичността на стоките, обозначени с марките и със знаците, съществува вероятност за объркването на марките и знаците, която включва и възможност за свързване на знака с марката.Наличието на вероятност за объркване, включваща и възможността за свързване, се установява от съдебно-марковата експертиза. От съществено значение за формирането на извод за осъществяването на предпоставката на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е констатацията на марковата експертиза, че съществува не просто вероятност за объркване на потребителите, а възможност за такова объркване, т. е. настъпването на объркване е в по-висока степен сигурно и очаквано.Ето защо следва да се приеме, че действително ответникът е използвал в търговската си дейност знаци, попадащи в приложното поле на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.Липсата на съгласие на ищеца за използването на посочените знаци от страна на ответника, както беше посочено, е безспорен факт.Понятието „използване в търговската дейност“ е определено в чл. 13, ал. 2 от ЗМГО чрез посочване на различни действия, които могат да бъдат извършвани със знак или знаци, изчерпателно описани в хипотезите на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО.Твърденията на страните и събраните доказателства по делото водят до извода, че действията на ответника не могат да бъдат квалифицирани като попадащи в приложното поле на чл. 13, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗМГО, защото не се доказва ответникът да е поставял оспорените знаци върху стоки или техните опаковки или да е извършвал внос или износ на стоки с тази знаци.Доказателствата по делото обаче дават основание да се приеме, че ответникът е осъществявал съставите на чл. 13, ал. 2, т. 2 и 4 от ЗМГО, защото е продавал и е предлагал за продажба стоки с оспорените знаци и е използвал оспорените знаци в реклами.Извършването на продажби на стоки, носещи оспорените знаци, през 2015 г., включително и през месец септември 2015 г. се установява от заключението на счетоводната експертиза на базата на счетоводните записвания при ответника. Като потвърждение на тези констатации, на 28.05.2015 г. от търговската мрежа е закупена кутия с шоколадови бонбони със знак Chokodan’s.На продаваните през 2015 г. на пазара в България стоки, носещи споменатия знак, ответникът е посочен като вносител за България.Продажбата на тези стоки на едро безспорно попада в приложното поле на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО.Обозначаването на ответника върху същите стоки като вносител за България представлява предлагане на стоките на пазара в страната с участието и на ответника, доколкото неговото наименование е посочено като упълномощен да извършва продажби в България правен субект.Затова следва да се приеме, че по този начин стоките се предлагат за продажба и от името на ответника и в този смисъл разглежданото обстоятелство също попада в приложното поле на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО.Установено е също така, че на 18.11.2015 г. на интернет страницата на ответника е била налична и достъпна реклама на стоки, носещи знак Chokodan’s.Публикуването на такава реклама от ответника несъмнено представлява използване от негова страна на знака в реклами по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗМГО.Публикуването в интернет страницата на ответника на анализният сертификат за продукт шоколад с наименование Chokodan’s не може да се приеме за някакво действие, извършвано със знаците по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 или т. 4 от ЗМГО и съответно - за използването на знака по смисъла на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ЗМГО.Във въпросния сертификат не се съдържа изображение на знака, а думата Chokodan’s е представена само текстово, без изписване по характерния начин, по който е защитена като марка на турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ и без свързване със стоките, за които е предназначена.Думата Chokodan’s не е представена в сертификата по някой от начините, посочени в чл. 9, ал. 1 от ЗМГО поради което не може да бъде свързана със стоките, за които е предназначена.Самият сертификат сам по себе си също не може да се разглежда като предлагане на стоките за продажба, нито като реклама.Не се твърди, а и не се доказва този анализен сертификат да е публикуван по начин, който да го свързва непосредствено и еднозначно с рекламата на стоки, носещи знак Chokodan’s.В заключение, начинът, по който ответникът е използвал знаци, принадлежащи на дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ и попадащи в приложното поле на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, съставлява използване на знаците в търговската дейност на ответника без съгласие на собственика на марките по смисъла на чл. 13, ал. 1 и чл. 73 от ЗМГО.В случая не се установява да съществуват предпоставки за ограничение на правата на ищеца на основание чл. 14 от ЗМГО.Неоснователни са възраженията на ответника за добросъвестност при използване на оспорваните знаци.Преди всичко и трите марки на ищеца са публикувани преди исковия период – съответно през 2001 г., 2002 г. и 2013 г., както се установява от представените доказателства и в този смисъл правата на ищеца върху тези марки имат действие и спрямо ответника, съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗМГО.Освен това в случая ответникът е знаел за съществуването на марките на ищеца и за възникналите правни спорове относно твърдени нарушения на въпросните марки, включително и чрез негови действия, най-късно със започването на производството през Комисията за защита на конкуренцията през 2012 г., т. е. преди исковия период.По тази причина не може да се приеме за обосновано твърдението за добросъвестно поведение на ответника.Ето защо в случая е налице нарушение на правата на ищеца върху неговите три марки, описани по горе и това нарушение е извършено от ответника.С оглед този извод, предявеният иск за установяване на нарушенията е основателен и следва да бъде уважен по отношение на установените продажба на едро, обозначаването на ответника като вносител за територията на България и публикация на интернет страницата на ответника с реклама на стоките, обозначени със спорните знаци. Искът е неоснователен по отношение на твърдяното нарушение чрез публикуване на интернет страницата на ответника на анализен сертификат за продукт шоколад с наименование Chokodan’s.Събраните доказателства не дават основание да се приеме, че е налице преустановяването на установените нарушения в пълен обем.Макар и да няма данни за извършвани след м. септември 2015 г. от ответника продажби на едро на стоки, носещи оспорваните знаци, не е доказано преустановяването на предлагането на същите стоки чрез премахването им от интернет страницата на ответника.Не се установява също премахване на посочването на търговското наименование на ответника като вносител за България от опаковката на стоките.Ето защо са налице предпоставките и за уважаване на осъдителния иск за осъждане на ответника да преустанови посочените нарушения. Искът следва да бъде отхвърлен в частта относно преустановяване на продажбата на едро на стоки, носещи оспорените знаци от страна на ответника, защото не се установява това нарушение да продължава да съществува.При този изход на спора, като съобрази обстоятелството, че предявените искове за установяване нарушения и за преустановяване на нарушения спрямо трите притежавани марки от ищеца са основателни,на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК съдът намира, че направените от ищеца и доказани разноски за първоинстанционното производство следва да му се възстановят в пълен размер от 2 050лв.Мотивиран от горното, Софийски градски съд
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по искове на „А. Щ.“ КГ, търговско дружество от Германия, със съдебен адрес ***, адвокат Е. М., предявени на основание чл. 76, ал. 1,т. 1 от ЗМГО срещу „В.“ ЕООД, ***, че в периода от 16.03.2015 г. до 18.02.2016 г. ответникът „В.“ ЕООД, ЕИК********е извършил нарушение на следните три марки, собственост на А. Щ.“ КГ, търговско дружество от Германия и регистрирани за стоки от клас 30:
триизмерна марка на Европейския съюз, представляваща формата на стоката бонбон с цветове тъмнокафяв и бежов, № рег. № 784389,
триизмерна марка, представляваща формата на стоката бонбон с три изгледа с цветове тъмнокафяв и бежов, с международен рег. № 776909, с действие за България и
комбинирана марка с международен рег. № 1151297, съдържаща изображение на бонбони с горните триизмерни марки, изображения на лешници и листенца и словен елемент Toffifee, с действие за България и за Европейския съюз,
като в посочения период е продавал на едро, публикувал е на интернет страницата си реклама за и е посочен като официален вносител за територията на България на стоки, обозначени с комбиниран знак Chokodan’s Solen, представляващ притежавана от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ марка 1038582, която е заличена за територията на България, както и с триизмерен знак, представляващ формата на стоките „бонбони“ и съдържащ цветовете кафяв и бежов.ОТХВЪРЛЯ иска на „А. Щ.“ КГ, предявен на основание чл. 76, ал. 1,т. 1 от ЗМГО срещу „В.“ ЕООД, ЕИК********, за признаване за установено че през посочения период ответникът е извършил нарушение на описаните марки на ищеца и чрез публикуване на интернет страницата си на анализен сертификат за продукт шоколад с наименование Chokodan’s.ОСЪЖДА „В.“ ЕООД, ***, на основание чл. 76, ал. 1,т. 2 от ЗМГО, да преустанови нарушенията на следните търговски марки на „А. Щ.“ КГ, търговско дружество от Германия, със съдебен адрес ***, адвокат Е. М., регистрирани за стоки от клас 30:
триизмерна марка на Европейския съюз, представляваща формата на стоката бонбон с цветове тъмнокафяв и бежов, № рег. № 784389,
триизмерна марка, представляваща формата на стоката бонбон с три изгледа с цветове тъмнокафяв и бежов, с международен рег. № 776909, с действие за България и
комбинирана марка с международен рег. № 1151297, съдържаща изображение на бонбони с горните триизмерни марки, изображения на лешници и листенца и словен елемент Toffifee, с действие за България и за Европейския съюз,
извършвани чрез публикуване на интернет страницата на ответника на реклама за и чрез посочване на ответника като официален вносител за територията на България на стоки, обозначени с комбиниран знак Chokodan’s Solen, представляващ притежавана от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ марка 1038582, която е заличена за територията на България, както и с триизмерен знак, представляващ формата на стоките „бонбони“ и съдържащ цветовете кафяв и бежов.ОТХВЪРЛЯ осъдителния иск на „А. Щ.“ КГ, предявен на основание чл. 76, ал. 1,т. 2 от ЗМГО срещу „В.“ ЕООД, ЕИК********, за осъждане на ответника да преустанови нарушение на описаните марки на ищеца чрез продажба на едро на стоки, обозначени с комбиниран знак Chokodan’s Solen, представляващ притежавана от турското дружество „Ш. Ч. Г. С. Ве Т. А. Ш.“ марка 1038582, която е заличена за територията на България, както и с триизмерен знак, представляващ формата на стоките „бонбони“ и съдържащ цветовете кафяв и бежов.ОСЪЖДА В.“ ЕООД, ***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, да заплати на „А. Щ.“ КГ, търговско дружество от Германия, със съдебен адрес ***, адвокат Е. М., сумата 2 050лв. разноски за производството.
Съобразно указанията, дадени на страните в съдебното заседание на 19.12.2017 г. относно представянето на писмени защити и относно срока за произнасяне на съда и при отчитане на нормите на чл. 61, ал. 2 и чл. 315, ал. 2 от ГПК, настоящото решение може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд в 2-седмичен срок, считано от 23 януари 2018 г.
Съдия: