Решение № 1496 от 10.08.2012 г. на САС по в. т. д. № 2508/2011 г.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1496
гр. София, 10.08.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Шести състав, в публичното заседание на четвърти юли, две хиляди и дванадесета година, в състав :
Председател : Стефан ГроздевЧленове : И. И.А. Ц.
при секретаря Р. Й., като изслуша докладваното от съдията И. т. д. № 2508 по описа за 2011 г. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 218 з от ГПК /отм./.
С решение № 168 от 23.02.2009 г. по гр. д. № 1614/2007 г. на СГС, търговско отделение, VІ - 2 състав е признато за установено по иска на „М.” СПА, със седалище в Република Италия по отношение на ответника [фирма] - [населено място] на факта на нарушение на правото върху търговска марка: „М.”, peг. № 512549 със срок на действие до 11.05.2017 г. и търговска марка: „М.”, peг. № 572492 със срок на действие до 27.06.2011 г. чрез внос на 192 броя слънчеви очила означени със знак „М.”, сходен със защитената марка, без съгласието на ищеца- притежател на правата върху търговската марка ; постановено е унищожаване на предмета на нарушението и публикуване на решението в два ежедневника за сметка на нарушителя, като ответника е осъден да заплати на ищеца разноски в размер на 1 900 лева.
Срещу решението е подадена въззивна жалба от [фирма] - [населено място] с оплаквания, че е постановено „при съществени нарушения както от процесуална, така и от материалноправна гледна точка”, като са изтъкнати следните доводи.
Ищецът не бил надлежно представляван, тъй като приложеното към исковата молба пълномощно нямало нищо общо с предмета на делото.Неправилно съдът приел, че новопредставеното „пълномощно” санира допуснатата процесуална нередовност, доколкото същото не е било легализирано (с апостил или по друг начин), а единствената отметка върху него, представяна за нотариална заверка, касае само заплащане на някаква неопределена по вид такса.Първоинстанционният съд интерпретирал много общо, а оттам и неправилно специалния материален закон.Кредитирано било едно неправилно заключение на маркова експертиза, в което била пренебрегната иманентната цялост между „знак” и стоки и услуги, за които този знак е регистриран като марка, т. е. обхвата на предоставеното с регистрацията изключително право на притежателя на регистрираната марка.В резултат на това било прието, че е налице нарушение дори на правата върху процесната марка с международна регистрация № 572 492, в обхвата на която при действието й на територията на Р България са изключени стоките дори под обобщения термин „очила”.Моли „да бъде преразгледано и отменено като неправилно обжалваното решение”.
Ответникът по въззивната жалба „М.” СПА, със седалище в Република Италия я оспорва като неоснователна по следните съображения.
Представеното по делото пълномощно е нотариално заверено и с апостил на втора страница, като в него изрично е цитиран номера на делото пред СГС, затова първоинстанционният съд правилно е приел, че е санирана процесуалната нередовност.Моли решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.С решение № 152 от 31.03.2010 г. по гр. д. № 1848/2009 г. на Софийския апелативен съд, търговско отделение, 3 състав решението е оставено в сила.
С решение № 338 от 30.06.2010 г. по същото дело е оставена без уважение молбата от 25.05.2010 г. на [фирма] - [населено място] за поправка на допусната в решението от 31.03.2010 г. очевидна фактическа грешка, изразяваща се в грешното тълкуване на съдържанието на закрилата на марката „М.”, с per. № 572492 в обхвата на стоките от клас 9 „очила, рамки за очила...” от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), където на последната четвърта страница от решението е отразено, „че в случая се касае за ограничаване приложението на защитата на марката в обхвата на стоките от клас 09 „очила, рамки за очила..”, при което защитата единствено на изброените стоки: „апарати за регистрирането; трансмисията; репродуцирането на звуци или образи; магнитни носители за записване; акустични дискове; автоматични разпределители и механизми за апарати с предварително плащане с монети; оборудване за обработка на информацията и на компютрите', е изключена от съдържанието на марката „М.” с peг. № 572492”.
С решение № 58 от 14.07.2011 г. по т. д. № 1098/2010 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, І отделение е отменено решение № 152 от 31.03.2010 г., постановено по гр. д. № 1848/2009 г. на Софийския апелативен съд, с което е оставено в сила решение № 168 от 23.02.2009 г. по гр. д. № 1614/2007 г. на Софийския градски съд в частта за признаване за установен по иска на „М.” СПА, Република Италия по отношение на [фирма] на факта на нарушение на правото върху търговска марка „М.” per. № 512549 чрез внос на 192 броя слънчеви очила със знак „М.”, сходен със защитената марка, без съгласието на притежателя на правата върху търговската марка и е постановено унищожаване на предмета на нарушението, както и публикуване на решението на съда в два ежедневника за сметка на нарушителя, като делото е върнато на Софийския апелативен съд за ново разглеждане в отменената част.
Софийският апелативен съд, търговско отделение, Шести състав в обхвата на правомощията си по чл. 218з, ал. 3 от ГПК /отм./ съобрази следното.
В мотивите на отменителното решение на Върховния касационен съд са обсъдени представените в касационното производство решение № 229 от 24.06.2010 г. на Патентното ведомство, влязло в сила на 30.09.2010 г., с което на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО било отменено действието на международна регистрация № 512549 „М.” на територията на Република България за стоките от клас 09 „слънчеви очила”, считано от 13.10.2004 г. и невлязлото в сила решение № 120 от 8.04.2011 г. на Патентното ведомство, с което било отменено действието на регистрацията на същата марка за стоките от клас 09 „очила”.
Съдебният състав съобразил, че първото от двете решения е било постановено по искане на молителя [фирма] от 13.10.2009 г., т. е. преди влизане в сила на решението на първоинстанционния съд. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗМГО отменянето на регистрацията на марката по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО има действие от началото на петгодишния период на неизползване, като отменянето не засяга влезлите в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди отменянето /чл. 28, ал. 4, т. 1 от ЗМГ0/. В конкретния случай няма данни, че решението по исковете по чл. 76 от ЗМГО е било изпълнено, което означава, че отмяната на регистрацията, евентуално би засегнала резултата от решението.
По изложените съображения съдът приел, че влязлото в сила решение на Патентното ведомство за отмяна на регистрацията на марка „М.”, peг. № 512549 представлява ново обстоятелство, което е от значение за делото, което не би могло да е известно на страната към деня на висящността на спора пред първоинстанционния съд, поради което е налице основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 от ГПК.
Съобразно указанията на касационната инстанция предмет на спора пред настоящия състав на въззивната инстанция е правилността на обжалваното решение в частта му, с която е приет за установен по отношение на ответника [фирма] - [населено място] факта на нарушение на правото върху търговска марка „М.”, peг. № 512549 със срок на действие до 11.05.2017 г. чрез внос на 192 броя слънчеви очила, означени със знак „М.”, сходен със защитената марка, без съгласието на ищеца- притежател на правата върху търговската марка.
В производството по делото на основание чл. 218з, ал. 3 от ГПК /отм./ е прието ново писмено доказателство, представено от въззивника - удостоверение № 70-00-2823 от 20.03.2012 г. на Патентното ведомство.
То удостоверява, че на 11.05.1987 г. в Международното бюро на СОИС е регистрирана комбинирана марка „М.” за стоки от 03. 09. 16, 18, 24 и 25 класове от МКСУ с IR № 512549, като Република България е посочена страна по реда на Мадридската спогодба /публикация в Официалния бюлетин на WIPO 1987/6 от 1.08.1987 г./. Настоящият притежател на марката е М. S., Италия, със срок на закрила до 11.05.2017 г.
На 19.11.2010 г. в Патентното ведомство постъпило искане от [фирма] за частична отмяна на действието на международната регистрация № 512549 на територията на Република България за стоката от клас 09 от МКСУ : очила, като отмяната действа от 19.11.2005 г. Постановеното решение № 120 от 8.04.2011 г. не било обжалвано и влязло в сила на 18.07.2011 г. Международното бюро на СОИС било уведомено за влизането в сила на решението на 16.12.2011 г.
Марката е действаща на територията на Република България по реда на Мадридската спогодба, считано от 11.05.1987 г. за всички стоки от горепосочените класове с изключение на стоката очила от 09 клас от МКСУ.
Правнорелевантните факти са следните.
Регистрацията на 11.05.1987 г. в Международното бюро на СОИС на комбинирана марка „М.” за стоки от 03, 09, 16, 18, 24 и 25 класове от МКСУ с IR № 512549 с притежател на марката М. S., Италия и срок на закрила до 11.05.2017 г. ; уведомлението от 31.08.2007 г. от Митница Аерогара С. за задържаните 192 броя слънчеви очила марка „М.” с получател [фирма] ; влизането в сила на 18.07.2011 г. на решението на Патентното ведомство, с което е постановена частична отмяна на действието на международната регистрация № 512549 на територията на Република България за стоката от клас 09 от МКСУ : очила, с действие на отмяната от 19.11.2005 г.
При тези факти правните изводи са следните.
Правното основание на обективно съединените искове е чл. 75, ал. 1, във връзка с чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, предл. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).Основателността на тези искове е обусловена от установяването на нарушение, което е дефинирано в разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗМГО като използване в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 без съгласието на притежателя.В конкретния случай „използването” е осъществено в хипотезата на чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО - внос на стоки, върху които е бил поставен знак, който поради неговото сходство с марката на ищеца и сходството на стоките на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката.От доказателствата по делото се налага извода, че фактическия състав на нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 от ЗМГО не е осъществен поради липсата на негов съществен елемент.Стоката, върху която е бил поставен знак, сходен по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО с марката на ищеца е от клас 09 от МКСУ- очила.По отношение на тази стока е била постановена частична отмяна на действието на международната регистрация № 512549 на територията на Република България с влязлото в сила на 18.07.2011 г. решение на Патентното ведомство.Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗМГО отменянето на регистрацията на марката на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМГО има действие от началото на петгодишния период на неизползване, което в настоящия случай е 19.11.2005 г.Следователно към деня на задържането от митническите органи на стоката със знака „М.” ищецът не е бил притежател на марката „М.” за стоката от клас 09 от МКСУ - очила.Този извод обуславя неоснователността на исковата претенция.
В устните състезания пред настоящия състав на въззивната инстанция пълномощникът на въззивника адвокат Радислава К. за пръв път е направила искане за „обявяване за нищожно на решението на първоинстанционния съд в частта му по отношение на международна регистрация 572497 „М.”.
Това искане е процесуално недопустимо. В тази част решението е влязло в сила, тъй като по отношение на нея не е било допуснато касационно обжалване. По тази причина въззивният съд е десезиран и няма правомощието да преразглежда акт, който се ползва със сила на пресъдено нещо. Единствения начин, по който въззивникът може да реализира претенцията си е да предяви иск за установяване на твърдяната от него нищожност.
Поради несъвпадането на крайните изводи на настоящата инстанция с тези на първостепенния съд обжалваното решение в частта му относно марката „М.” с рег. № 512549 следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено ново решение, с което исковете, предявени на основание чл. 75, ал. 1, във връзка с чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, предл. 2 и ал. 2, т. 3 от ЗМГО бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.
По изложените съображения Софийският апелативен съд, Търговско отделение, Шести състав
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 168 от 23.02.2009 г. по гр. д. № 1614/2007 г. на СГС, търговско отделение, VІ - 2 състав в частта му, с която е признат за установен по иска на „М.” СПА, със седалище в Република Италия по отношение на ответника [фирма] - [населено място] факта на нарушение на правото върху търговска марка: „М.”, peг. № 512549 със срок на действие до 11.05.2017 г. чрез внос на 192 броя слънчеви очила означени със знак „М.”, сходен със защитената марка, без съгласието на ищеца- притежател на правата върху търговската марка ;постановено е унищожаване на предмета на нарушението и публикуване на решението в два ежедневника за сметка на нарушителя, вместо което ПОСТАНОВИ
ОТХВЪРЛЯ ИСКА с правно основание чл. 75, ал. 1, във връзка с чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, предл. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за марките и географските означения, предявен от „М.” СПА, със седалище в Република Италия, със съдебен адрес : [населено място], [улица], адвокат М. Х. и адвокат С. Б. против [фирма] - [населено място], [улица] искане да бъде признат за установен по отношение на ответника факта на нарушение на правото върху търговска марка: „М.”, peг. № 512549 със срок на действие до 11.05.2017 г. чрез внос на 192 броя слънчеви очила, означени със знак „М.”, сходен със защитената марка, без съгласието на ищеца - притежател на правата върху търговската марка ; да бъде преустановено нарушението и да бъде постановено унищожаване на предмета на нарушението и публикуване на решението в два ежедневника за сметка на нарушителя, като неоснователен и недоказан.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването на преписи на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.