Решение № 1145 от 21.07.2014 г. на СГС по т. д. № 152/2012 г.

РЕШЕНИЕ

21.07.2014 г. София

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-1 състав в открито съдебно заседание на втори декември през две хиляди и тринадесета година състав:

СЪДИЯ: ГАЛИНА ИВАНОВА

при секретаря П. Г.

при участието на прокурора

като разгледа т. д. № 152 по описа за 2012, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са при условията на чл. 76, ал. 1 и 2 от ЗМГО и чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО.

Ищецът г. И., Д., САЩ чрез адв. Н. твърди, че е собственик на марка G.(словна) рег. № 57867 с приоритет от 4.2.1998 г., регистрирана на 1.2.2007 г. за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ, а именно: "Осъществяване на проучвания и изследвания на общественото мнение, събиране, публикуване, анализиране на резултатите от проучването на общественото мнение и друга статическа информация, съставяне на прогнози ( клас 35) и "Даване на консултации и разработка на информационни продукти, свързани с осъществяване на проучвания и изследвания на общественото мнение, маркетингови, социални, статистически, политически и икономически проучвания, със събиране публикуване, анализиране на резултатите от проучването на общественото мнение и друга статическа информация, със съставяне на прогнози ( клас 42). Марката G. е призната и за общоизвестна преди 1992 г. съгласно мотивите на решение № 9641/24.9.2008 г. на ВАС, V отделение, постановено по адм. дело № 2381/008 г и други решения. Понастоящем ответникът "Б. Б. С. С." АД използва на страницата си в интернет знак G. International, изписани една под друга като отгоре с много големи печатни букви е изписана думата G., представляваща защитена марка на ищеца, под която с тройно по-малки букви е изписана думата International. Твърди, че "няма съмнение на сходство между двата знака". Ответникът използва марката в търговската си дейност. Знакът е поставен като заглавие на интернет страницата и представлява отличителна характеристика на цялостния уеб дизайн на страницата, поради което той остава винаги на видно място за потребителя, независимо от натиснатия навигационен бутон, който сменя информацията върху страницата, но не и нейното заглавие. Знакът е поставен допълнително и по-долу вляво и отново се появявал винаги, независимо от смяната на информацията в резултат на натискане на друг навигационен бутон и знакът се поставя за трети път непосредствено до информацията на дружеството ответник, в която се рекламира неговата дейност. Знакът служи за обозначаване услугите на ответника. Всичко това представлява нарушение на марката на ищеца, изразяващо се в описаните действия. Моли да се постанови решение, с което се установява нарушението на изключителното право на ищеца върху словна марка G. рег. № 57 867 и се постановява преустановяване на нарушението. Моли също така да се разгласи за сметка на ответника диспозитива на решението в два всекидневника "Труд" и "Стандарт" и в часовия пояс от 19 до 21 ч на БНТ и БТВ.

Ответникът оспорва исковете. Твърди, че използва своята общоизвестна марка G. international. Нямало сходство между двете марки. Марката му била с висока отличителна способност. Двете словни части в нея не следвало да се разглеждат по отделно, а като единен израз. Позоваването в исковата молба на други съдебни решения е неотносимо към настоящия спор, защото не засягат статута на общоизвестната марка, а също така е свързана с преценката на други марки, чийто покровителствен срок е изтекъл.

Софийски градски съд, на основание чл. 235 от ГПК след анализ на всички доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна следното:

Установява се от свидетелство за марка рег. № 57 867 от 1.2.2007 г. на Патентно ведомство на Р България, че ищецът притежава търговска марка, регистрирана за класове на стоки и /или услуги 35, 42 на 1.2.2007 г. с покровителствен срок до 4.2.2008 г. G.. Вписано е уведомление на подновяването до 4.2.2018 г. Искането за подновяване е подадено на 16.2.2007 г.

С решение № 13-ОМ от 19.3.2009 г. на Патентно ведомство се установява, че е поискано определяне на марката G. international като общоизвестна. Патентно ведомство е определил тази марка като общоизвестна към 18.4.2007 г. за стоки клас 16, клас 15 и клас 41 като е определил, че притежател на тази марка е ответникът. Отхвърлено е за стоки клас 9, 35, 16, 38, 41 и 42. Определянето на марката като общоизвестна се извършва по определен в ЗМГО ред. Съгласно чл. 50 а от ЗМГО в редакцията на ДВ бр. 73/2006 г. в сила от 6.10.2006 г. до 10.3.2011 г., т. е. към момента на постановяване на решението Патентно ведомство. С това решение считано от 18.4.2007 г. е постановено, че марката на ответника, е общоизвестна и от момента на влизане на решението в сила, следва да се приеме, че е налице общоизвестност на марката. Общоизвестността е въведена с чл. 6 bis от Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост. Съгласно чл. 6, бис, следва да осигури забрана на употреба на търговска марка, която е приета от съответния административен орган за общоизвестна като марка на лице, което е неин ползвател и се използва за идентични или подобни артикули. Наличието на прието решение за общоизвестна марката на ответника е считано от 18.4.2007 г. Това решение е вписано в съществуващия до 10.3.2011 г. регистър на общоизвестните марки при Патентно ведомство.

Съгласно цитираната разпоредба при наличие на прогласена общоизвестност, следва да не се допуска наличието на регистрирана марка, която е идентична или сходна на общоизвестната марка. Предвид режима до 2010 г., предвиден в ЗМГО в конкретния случай няма все още означено заличаване марката на ищеца. Представено е решение № 176 от 3.4.2013 г. на председателя на Патентно ведомство като с него е поправено решение № 47/8.2.2013 г. и е възобновено производството по искане вх. № 9593/19.4.2007 г. подадено то "Б. Б. С. С." АД за заличаване на марка рег. № 57 867 G., словна. Решението няма доказателства да е влязло в сила. Няма доказателства да има заличаване на марката на ищеца след постановеното решение за обявяване марката на ответника за общоизвестна.

Ако бъде заличена марката, на основание чл. 28, ал. 3 от ЗМГО заличаването ще има действие от подаване на заявката. Доколкото няма доказателства за заличаване на марката, доказано в настоящия процес съдът, намира, че следва да приеме съществуването на регистрацията на марката на ищеца.

Следователно предмет на спора е наличието на решение за регистрация на марката на ищеца, както и решение за обявяване марката на ответника за общоизвестна.

От заключението на вещото лице В. П. се установява, че в търговската марка, регистрирана на ответника G. international, композиционната единност на знака привлича погледа и вниманието на потребителите се фокусира в него. След анализа на визуално, фонетично и смислово сходство се извършва обща оценка въз основа на цялостното впечатление от марката и знака и то е, че марката на ищеца и знакът на ответника не са идентични и сходни до степен на объркване на потребителя. Марката на ответника, особено с логото си е общо известна на територията на Р България за услугите от клас 35, заедно със стоките от клас 16, респективно свързаните с тях услуги то клас 41, а така също в широк кръг от специализирани потребители - социолози или бизнес заинтересовани потребители. За стоките от клас 16 и услугите от клас 35 и 41 марката G. international, съгласно отговора на предходните въпроси, е налагана непрекъснато от 1991 г. и понастоящем на територията на Р България от Агенцията за социологически проучвания на ответника, което означава, че марката на ответника се свързва с него. Марката G. international е комбинирана марка. Съставена е от фигуративни и словни елементи. Словните елементи са разположени един над друг. Двата словни елемента са изписани с два различни шрифта, думата G. е с главни прави букви в синьо на бял фон, а думата international - с по-малки, наклонени букви в бяло върху син фон. Двата фигуративни елемента представляват плътна линия в синьо - отгоре и отдолу правоъгълник, също в синьо. Погледната от горе на долу, един под друг са плътната синя линия, думата G. и под нея думата international, вписана в синия правоъгълник. Процесният знак както се използва е единна композиционна цялост и с нейната отличителност е от неразградимата връзка между словния елемент от двете думи.

По делото е допусната повторна експертиза, изготвена от вещото лице В. П.. Съгласно нейното заключение, отличителният елемент на марката е този, който служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Доминиращ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителя. "Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното". Експертизата определя като доминиращ елемент от логото словният елемент G.. Във връзка с въпроса за идентичност и сходство на марките на ищеца и на ответника, сравняваните марка и знак са сходни в средна степен, което сходство е породено от общия словен елемент G.. Релевантният кръг потребители за идентичните и сходните услуги е широк и един и същ - професионалисти в областта на проучванията и изследванията на общественото мнение, други лица, ползващи услуги в областта на проучванията и изследванията на общественото мнение, като и обикновени граждани-потребители. Вписаните от ответника стоки и услуги в близост до знака на ответника в неговия сайт, сравнени с вписаните услуги в марката на ищеца са както следва:

- стоките на ответника от клас 16 "издания на хартиен носител" са сходни на услугите от клас 35 от марката на ищеца "публикуване", защото тези стоки и услуги са свързани

- услугите на ответника клас 35 на МКС и услугите на ищеца са вписани. В интернет страницата на ответника е вписано, че "проучването на общественото мнение включва планиране, провеждане, обработка на данните, докладване и анализ на констатираните факти, проучване чрез стандартни анкетни карти. Услугите на ответника, от клас 41 и от клас 16 са свързани с услугите "публикуване" от клас 35 на марката на ищеца.

Услугите от клас 42 на ответника "консултантски услуги за намиране на данни" са сходни на услугите от клас 42 "даване на консултации, разработка на информационни продукти, свързани с осъществяване на проучвания и изследвания на общественото мнение, маркетингови, социални, статистически, политически и икономически проучвания. Знакът G. international на ответника е известен на българските потребители за стоките и услугите в класовете: 16 - печатни произведения и изделия, книги и периодични и непериодични издания, проучване на пазара, 41 издателски услуги. За посочените стоки и услуги знакът е налаган непрекъснато то 1992 - 2007 г., а и след това от Агенция за социологически проучвания Б. Б. С. С. АД, което означава, че знакът се свързва с българската фирма Б. Б. С. С. АД. Релевантният кръг потребители за идентични и сходни услуги е широк и един и същ - професионалисти в областта на проучванията и изследванията на общественото мнение, други лица, ползващи услуги в областта на проучванията и изследванията на общественото мнение, както и обикновени граждани, потребители. Доминиращият елемент в знака G. е отличителен и в знака G. International. В това словосъчетание тежестта се носи от първата дума G., а думата international не е с отличителна способност и няма тежест. Специализираните потребители биха отличили знака, но масовия потребител би запомни знака най-лесно чрез неговия доминиращ елемент G. и да приеме, че това е съкращение от G. international.

Съдът приема заключението на вещото лице П., тъй като то е съобразено с отличителните черти на двата сравнявани знака . Обстоятелствата извън двата знака, са обстоятелства, които не следва да се вземат предвид при сравняването им, както е направено от вещото лице П.. Съдът приема, че за класовете стоки, за които е извършена регистрацията на марката на ищеца и е обявена за общоизвестна марката на ответника, използваната дума в двата знака G., има определено значение. Поради това сравняването с други знаци е несъвместимо. Наличието на тази дума и в двата знака, дава основание на съда на основание заключението на вещото лице да приеме, че те са сходни.

При сравнението налице ли е нарушение на правото на регистрираната марка на ищеца, съдът намира, че марката на ищеца, е регистрирана през 1998 г. Марката на ответника е приета за общоизвестна за периода след 18.04.2007 г. Предвид това, че марката на ищеца е по-рано регистрирана, както и че не е заличена, въпреки обявяване на марката на ответника за общоизвестна, следва да се приеме, че ищецът има право на защита и установяване спрямо ответника правото на марка. Липсата на заличаване на марката на ищеца, след обявяване общоизвестността, марката на ответника, означава паралелно съществуване на два сходни знака. Нормата на чл. 6 bis Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост изисква заличаване на марката, която е в противоречие на общоизвестната марка. Но до отмяната й, съществува влезлият в сила административен акт, с който е регистрирана. Въпреки това, съдът намира, че следва пряко да приложи нормата на конвенцията, на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Р България и да приеме, че държавата е длъжна да осигури неприлагането на регистрирана марка, при съществуването на обявена за общоизвестна марка. Това означава, че по силата на Конвенцията е дадено преимущество на обявената за общоизвестна марка.

Нормата на чл. 73 вр. чл. 13 от ЗМГО установява забрана за нарушаване право на регистрирана марка. Но при наличието на регистрирана марка, на основание чл. 13 от ЗМГО и обявена за общоизвестна марка, и двете права включват правото на притежателите им да ги използват, да се разпореждат с тях и да забраняват на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. При наличието на колизия между двата административни акта, даващи равни права на страните в настоящия процес, съдът намира, че следва да разреши колизията между двата акта в полза на общоизвестната марка. Наличието на нейното обявяване от 2007 г., означава, че преди тази дата, ответникът е нарушавал право на регистрирана марка, срещу която ищецът не се е защитил до 2007 г. Но след 2007 г., както вече беше посочено, трябва да се приеме, че ответникът има право на търговска марка и право да я защити дори срещу регистрираната марка на ищеца. Наличието на регистрирана марка, която противоречи на обявената за общоизвестна, означава, че следва да се приеме, въпреки липсата на отмяна на решението за регистрация на ищеца, че ищецът няма право да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак. Искът за установяване на нарушението е неоснователен и също така не следва да се забрани ползването на марката му от ответника.

По тези съображения съдът намира, че следва да отхвърли исковете и

Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ исковете на г. И., Д., САЩ чрез адв. Н. срещу "Б. Б. с. с." АД ***, предявени на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМГО, за установяване, че е собственик на марка G. (словна) рег. № 57867 с приоритет от 4.2.1998 г., регистрирана на 1.2.2007 г. за услуги от класове 35 и 42 от МКСУ и се преустанови нарушението, както и да се разгласи за сметка на ответника диспозитива на решението в два всекидневника "Труд" и "Стандарт" и в часовия пояс от 19 до 21 ч на БНТ и БТВ.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Софийски апелативен съд.

СЪДИЯ: