Sentenza 5443/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
Repert. n. 4 3 56/ 2 017 del 16/05/ 2 017
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
ha emesso la seguente
nella causa civile iscritta al n.1 04 2 5 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2 016
TRA
JC S.A.S., in persona del legale rappr.te pro tempore (C.F. XXX);
L S.A.S., in persona del legale rappr.te pro tempore (C.F. XXX);
PC;
elett. dom.ti in XXX, presso lo studio dei procuratori avv. MF e avv.
EO che li rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti PG e
SR del Foro di XXX;
- attrici -
XS, quale titolare dell’omonima impresa individuale;
HN, quale titolare dell’omonima impresa individuale;
- convenuti contumaci –
All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’DD/MM/ 2 016 i procuratori delle parti attrici così
concludevano:
”
Codice di Proprietà Industriale , 161, 16 2 e 16 3 L.A. e 669 sexies e 700 c.p.c., da codesto illustrissimo
Tribunale nella fase cautelare, G.D. DT, con decreto inaudita altera parte in data DD/MM/ 2 075, confermato con ordinanza in data DD/MM/ 2 016,
contraffazione del marchio tridimensionale di fatto di titolarità di JC, licenziato in
esclusiva a L, violazione dei diritti patrimoniali e morali d'autore delle attrici ed imitazione
servile dei modelli di pelletteria "Le Pliage" di L;
contraffazione dei diritti di esclusiva delle società esponenti sul marchio tridimensionale non registrato,
ex art. 2 0 del Codice della Proprietà Industriale;
appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale, ex art. 2 598 del Codice Civile n.1 ,
2 e 3 , ai danni dei diritti di esclusiva delle società esponenti;
violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore delle società esponenti, ex art. 2 L.A.;
delle borse costituenti contraffazione ed imitazione degli articoli di pelletteria "Le Pliage" di
L;
reperibili in vendita;
C.P.I. e 158 L.A., al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle attrici, derivanti dagli illeciti di
contraffazione di marchio, di concorrenza sleale e di violazione del diritto morale e patrimoniale
d'autore lamentati. Nello specifico, condannare le imprese individuali HS e HN a
risarcire alle attrici il danno subito, nella misura che risulterà in corso di causa, partendo dalle
risultanze istruttorie già agli atti e derivanti dall'esecuzione del provvedimento cautelare e, comunque,
secondo i criteri dettati dalle norme di cui agli arfr..1 2 5, commi I e 2 , C.P.I. e 158 L.A., tenendo altresì
in particolare considerazione le spese sostenute dalle attrici per gli investimenti pubblicitari sulle loro
creazioni e sui propri segni distintivi, inerenti la collezione "Le Pliage", ed i fatturati realizzati,
procedendo ad una liquidazione equitativa del danno anche sotto il profilo del danno d'immagine .
Inoltre, ai sensi dell' art. 125 comma 3, C.P. I. e 158 L.A., condannare le imprese individuali HS e HN, alternativamente e/o cumulativamente, al risarcimento del danno, secondo i
criteri sovra enunciati, a restituire alle attrici l'utile netto, realizzato dalla vendita dei prodotti
contraffatti, come risulterà attestato in corso di causa;
nell'esecuzione dell'emananda sentenza e non inferiore ad Euro 5.000,00 per ogni singolo ed eventuale
ulteriore atto illecito, posto in essere dalle convenute in relazione a quanto sopra;
causa, ivi comprese quelle del giudizio cautelare, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
In via istruttoria
- In ogni caso, disporre l'esibizione completa di tutta la documentazione contabile e commerciale delle
imprese individuali HS e HN, ex artt. 210 c.p.c. e art. l 2 l, comma 2 bis, C.P. I. e 156
bis, comma l, L.A;
- Disporre l'acquisizione da parte delle imprese individuali HS e HN di ogni utile
informazione ex 1 2 1, comma 2, C.P. I. e 156 bis, comma 1, L.A. per l'identificazione di tutti i soggetti
implicati nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti, o dei servizi, che costituiscono
violazione dei diritti di proprietà industriale delle società attrici.”
1.
marchi di forma, registrati e non, relativi all’aspetto esteriore della borsa denominata “Le Pliage”,
nonchè dei diritti di sfruttamento economico derivanti dal diritto d’autore e dai disegni relativi a detto
modello di borsa.
L S.A.S. in forza di contratto di licenza stipulato con JC S.A.S.
dispone dei diritti di sfruttamento economico dei marchi “Le Pliage”, anche non registrati, mentre
PC è il creatore del modello di borsa in questione che dal 199 3 è stata associata al
marchio “Le Pliage”.
Hanno dedotto il grande successo che ha caratterizzato la produzione e commercializzazione dei
modelli di borse “Le Pliage” in tutti i paesi europei, ove sono stati aperti numerosi punti vendita
monomarca nelle strade più lussuose delle capitali europee ed in tutto il mondo.
In particolare JC S.A.S. è titolare del marchio comunitario “Le Pliage” n. 3 2 190 3 7
depositato in data 10.6. 2 00 3 , mentre la particolare foggia della borsa secondo le parti attrici deve
ritenersi protetta sia dalla normativa in tema di diritto d’autore (art. 2 L.A.) nonché a titolo di marchio
di fatto, utilizzato in larga scala e rafforzato nel tempo per il suo uso che ne ha determinato una
notorietà internazionale ai sensi dell’art. 6 bis CUP e dell’ art. 12 c.p. i.
Hanno contestato alle convenute HS e HN, titolari delle omonime ditte individuali,
la commercializzazione di modelli di borse costituenti evidente imitazione dell’originale “Le Pliage”.
Diversi esemplari di dette copie sono stati infatti acquistati nel marzo e nel giugno 2 015 da incaricati
delle attrici presso l’esercizio commerciale sito in XXX – denominato ”PR” – di titolarità dell’impresa individuale XS, ove peraltro ha la sua sede sociale
anche l’impresa individuale XN i cui dati identificativi comparivano sugli scontrini emessi per
detti acquisti.
A seguito di ricorso richiesto ante causam in via cautelare era stata emesso decreto di sequestro ed
inibitoria la cui esecuzione consentiva di eseguire il sequestro di 55 borse contraffatte presso la sede di
XXX nonché di altre migliaia di dette borse.
Hanno pertanto dedotto l’illecito di cui all’ art. 20 c.p. i. in relazione alla violazione del diritto delle
attrici sui marchi tridimensionali non registrati, l’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. sotto il profilo
dell’imitazione servile, dell’appropriazione di pregi dell’altrui azienda nonché in relazione alla
violazione del principio di lealtà tra operatori commerciali; hanno altresì dedotto la violazione del
diritto d’autore connesso alla creazione di dette borse, sia sotto il profilo morale che patrimoniale.
Hanno dunque concluso chiedendo la conferma in via definitiva dei provvedimenti di sequestro e di
inibitoria già concessi in sede cautelare in relazione all’accertata contraffazione del marchio
tridimensionale di fatto, alla concorrenza sleale ed alla violazione del diritto d’autore nei confronti
delle parti convenute con condanna al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
L’atto di citazione è stato ritualmente notificato mediante consegna a mani proprie per ciò che attiene
alla convenuta XN, mentre a mezzo PEC con attestazione di avvenuta consegna nella casella
di destinazione per ciò che riguarda la parte convenuta XS. Entrambe dette parti non si sono
peraltro costituite nel presente giudizio e all’udienza del DD/MM/ 2 016 il giudice ne ha dichiarato la
contumacia, che in questa sede deve essere confermata.
2 . Appare operazione di carattere preliminare verificare la tutela effettivamente riconoscibile in favore
dei prodotti in questioni, commercializzati dalla società attrice L S.A.S. con il marchio
“Le Pliage” su licenza ottenuta dalla titolare del marchio JC S.A.S., a sua volta
avente causa dal creatore del modello di borsa PC.
di cui all’art. 2 , comma 1, n.1 0 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare
concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario
perché dette forme possano godere di tale specifica tutela.
nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella
creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne
invoca la protezione.
oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli
ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in
mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore
di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione
da parte di un noto artista (così da ultimo Cass. 23292/15 ).
questione rivestirebbe.
“Le Pliage” la combinazione originale dei seguenti elementi:
- la forma trapezoidale del corpo della borsa;
- la patta di forma leggermente arrotondata situata tra i due manici e che copre una parte della chiusura
lampo;
- l’impuntura sulla parte frontale della borsa;
- le due anse tubolari (manici) che terminano con delle punte arrotondate;
- le due piccole linguette arrotondate alle estremità della chiusura lampo;
- il contrasto di colori e di materiali tra i vari elementi (manici, patta, linguette) di cuoio e la tela del
corpo della borsa.
fatto), previsto e regolato nei suoi presupposti dall’ art. 7 del Reg. CE n. 207/09 e dall’ art. 9 c.p. i.
esclusivo dalla sua valenza estetica.
marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che
dia valore sostanziale al prodotto.
L
di forma possa essere invocata per superare i limiti temporali delle altre privative brevettuali e autorali.
S, affermando il principio secondo cui il divieto di cui sopra deve essere interpretato nel senso
che l’impedimento alla registrazione previsto può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla
forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali.
rappresenta un elemento che svolge un ruolo molto importante nel determinare la scelta del
consumatore anche se quest’ultimo prende in considerazione altre caratteristiche del prodotto in
questione, si deve ritenere che il design costituisca motivo ostativo per la protezione come marchio di
forma, stante l'esclusione di cui sopra.
soprattutto nei casi di caratteristiche estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un
elemento essenziale di forza attrattiva del prodotto in questione (Corte Giustizia UE, sent. 6 ottobre
2 011 nella causa T-508/08, B andamp; O).
una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia
idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del
consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto.
“valore sostanziale” può non essere di ostacolo alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto
di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del
prodotto da una determinata impresa, piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua
estetica.
incide in modo determinante, o appunto “sostanziale”, sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione
invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di
una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti
nella sua scelta.
apprezzamento ed il successo nel mercato di tale modello di borsa non consente di ritenere che
l’innegabile valore del suo originale aspetto estetico sia profilo del tutto minimale rispetto agli elementi
che ne consentono il collegamento ad una determinata impresa.
all’acquisto da parte del consumatore sia proprio il particolare ed apprezzato aspetto esteriore del
modello di borsa, profilo che in un relativamente breve arco di tempo dalla sua immissione in
commercio ne ha determinato il riconosciuto successo.
delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal
contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità
consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori – la comparazione
tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le parti convenute
dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle
attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma
esteriore.
documentazione in atti ed è stata confermata dall’esito del sequestro eseguito ante causam.
riproduzione pedissequa di esso ne ripropone indebitamente anche i particolari suscettibili di
determinare profili di distintività dell’aspetto del prodotto tutelabili sotto il profilo di illecito
concorrenziale di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c. (v. Cass. 28215/08 ).
leggermente arrotondata situata tra i due manici e che copre una parte della chiusura lampo – che se
costituiscono parte integrante della forma del modello di borsa, tuttavia appaiono anche elementi in sé
suscettibili di imprimersi nella mente del consumatore che potrà distinguere tra prodotti anche
legittimamente aventi forme simili quello ricollegabile alla fonte di produzione costituita dalle odierne
attrici.
5.
condotta di imitazione servile di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c.
presupporti tipici, sia in considerazione del fatto che non pare trovare autonomo fondamento rispetto
all’illecito confusorio già riscontrato un generico riferimento alla violazione dei doveri di lealtà e
correttezza professionale ( art. 2598 n. 3 c.c. ), sia perché la dedotta appropriazione di pregi non pare
trovare riscontro nei fatti in concreto dedotti, ove si rammenti che essa appare configurabile quando un
imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria
impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi
non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la
libera scelta dei consumatori (così dal ultimo Cass. ord. 100/16 ).
Deve dunque procedersi alla comminatoria di inibitoria all’ulteriore produzione e commercializzazione
dei prodotti di servile imitazione con fissazione di penale ex art. 614 bis c.p.c. in caso di violazione di
detta inibitoria nella msiura specificata in dispositivo.
determinazione del danno risarcibile.
Ritiene il Collegio che i criteri di determinazione di esso, sia nella prospettiva del danno emergente che
del lucro cessante, debbano essere necessariamente valutati alla luce della obbiettiva delimitazione
della condotta illecita così come desumibile dagli atti di causa.
Va invero rilevato che l’unico punto di riferimento apprezzabile appare obbiettivamente il quantitativo
di prodotti oggetto di imitazione servile reperiti all’esito delle operazioni di sequestro eseguite ante
causam, posto che nessuna ulteriore attività istruttoria è stata di fatto richiesta dalle stesse attrici
nell’ambito della causa di merito in quanto le stesse alla prima udienza di comparizione delle parti del
DD/MM/ 2 016 hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni.
In sostanza tutta l’attività illecita appare di fatto rappresentata dai prodotti in sequestro, nulla potendosi
desumere quanto all’attività di commercializzazione già svolta dalle parti convenute in precedenza e
dunque rispetto all’entità complessiva delle condotte illecite.
Se dunque il sequestro è stato eseguito su alcune migliaia di prodotti il cui prezzo di vendita risulta
contenuto nella misura di pochi euro, se le parti attrici non hanno dedotto significative contrazioni nelle
loro vendite e dunque non risulta riconoscibile la necessità di un ristoro di spese pubblicitarie per un
effetto di diluizione conseguente all’aspetto confusorio del prodotto servilmente imitato, la valutazione
del presumibile danno si restringe al riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute per la ricerca
ed individuazione dei soggetti responsabili dell’illecito.
Stima equo il Collegio riconoscere a tale titolo un risarcimento del danno in via equitativa determinato
nella misura di € 10.000,00 al valore attuale della moneta e comprensivo di interessi fino alla data della
presente sentenza.
Quanto ai prodotti oggetto del sequestro deve ordinarsene la distruzione.
7. Quanto alle spese del giudizio – comprensive anche della fase cautelare svoltasi ante causam – esse
devono essere poste a carico delle parti convenute in via tra loro solidale nella misura specificata in
dispositivo.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
L S.A.S. e PC nei confronti delle parti convenute HS e HN, quali titolari delle rispettive ditte individuali, con atto di citazione del DD/MM/ 2 016, accerta
che i modelli di borse oggetto di sequestro eseguito in data DD/MM/ 2 015 costituiscono imitazione servile
del modello di borsa prodotto e commercializzato dalle parti attrici con la denominazione “Le Pliage” e
pertanto inibisce alle parti convenute ogni ulteriore produzione, commercializzazione, offerta in
vendita e pubblicizzazione di tali modelli, fissando a titolo di penale la somma di € 3 0 per ogni modello
di borsa commercializzato od offerto in vendita in caso di violazione di detta inibitoria;
liquidato nell’importo di € 10.000,00 con interessi legali dalla data della presente sentenza fino
all’effettivo saldo;
procedimento cautelare svoltosi ante causam in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di €
11.000,00 (di cui € 2 .000,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed
oneri di legge.