Sentenza 3560/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
ha emesso la seguente
nella causa civile iscritta al
vertente
S s.p.a. – oggi I s.p.a. - in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, Piazza XXX, presso lo studio del procuratore avv. BMG che la rappresenta e difende;
- attrice -
D s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in XXX, Foro XXX, presso lo studio dei procuratori avv. AT e avv. MM che la rappresentano e difendono;
- convenuta –
All’udienza di precisazione delle conclusioni del DD.MM.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice:
“A.
preliminare, in rito, che nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto;
B. accogliere le seguenti domande:
B.1 nel merito
1.
su domanda n. MI2002U000460, depositata l’8/10/2002, di titolarità di D S.r.l., e di cui alla
narrativa dell’atto di citazione, dei requisiti dell’inventività
dichiararne, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 86, 76, 46 e 48 Codice della
Proprietà Industriale, la nullità totale o, in via di estremo subordine, parziale, mandando la Cancelleria
a trasmettere copia della decisione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per gli adempimenti di cui
all’ art. 122, n. 5, Codice della Proprietà Industriale ;
2.
“CASTAR CP221M/2RZ” o altrimenti denominati aventi le caratteristiche di cui alla narrativa dell’atto
di citazione, e in particolare i modelli elencati alle pagg. 55 e 56 della CTU 31/5/2013, non
costituiscono contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo n. EP 1.506.034 e del brevetto
italiano per modello di utilità n. 255063, entrambi di titolarità di D S.r.l.
Con vittoria di onorari e spese, anche di consulenza tecnica, oltre IVA, cpa e 15% spese generali ex art.
2 D.M. 10/3/2014, n. 55;
B.2 in via istruttoria
respinte le istanze istruttorie avversarie, occorrendo, ammettersi i capitoli di prova per testi dedotti
nella memoria in data 14/1/2012, con i testi ivi indicati.”
Per la convenuta: “In via preliminare in rito:
1.
della materia del contendere in capo all'attrice S con riferimento a tutte le domande da essa
svolte, e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dall'attrice S con sentenza in rito.
In via subordinata, nel merito:
2.
in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in corso di causa.
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli afferenti la consulenza tecnica
d'ufficio.
In via istruttoria:
4. Per le ragioni dedotte in corso di causa (Terza memoria ex art, 183, VI co. c.p.c. di parte Dimar), si
chiede l'ammissione a prova contraria dei seguenti capitoli di prova per testi:
I "Vero che nessun medico del mio staff ricopre il ruolo di "responsabile della Ventilazione-noninvasiva"
nei reparti sottoposti alla mia direzione";
II. "Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al doc. 18 di parte attrice che mi si rammostra,
all'epoca di tali fatti stavo soltanto esaminando in via informale la possibilità e l’iter procedurale per
effettuare una trattativa";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
IV. "Vero che Ia fornitura all'ospedale S. Martino di XXX di 100 caschi in 3 anni (prorogabile per un
altro anno) che la Starmed si è aggiudicata nel settembre 2009, di cui al documento 24 di parte attrice
che mi si rammostra, riguardava caschi privi di cerniera";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
V. “Vero che all'epoca dei fatti narrati nelle dichiarazioni di cui ai documenti 17, 18 2 14 di parte
attrice, solo D produceva, promuoveva e vendeva caschi per la ventilazione con cerniera, e che
pertanto i vari operatori conoscevano soltanto questo prodotto realizzato da D";
Si indica quale teste il prof. PP direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione
dell'ospedale S. Martino di XXX.
VI "Vero che soltanto nel corso dell'anno 2011, la società S ha iniziato a proporre caschi per la
ventilazione con cerniera";
Si indicano quali testi:
- il Sig. CG, agente Covidien;
- il prof. PP, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale S. Martino
di XXX.“
1. S s.p.a. – oggi I s.p.a. – è azienda biomedicale specializzata nella
progettazione, produzione e distribuzione di presidi medico-chirurgici ed ha avviato la presente causa
in relazione al suo prodotto costituito da un casco per pazienti affetti da patologie respiratorie che
consente l’utilizzazione di terapie non invasive (NIV Non Invasive Ventilation; CPAP Continuous
Positive Airways Pressure) poste in essere mediante l’ausilio di ventilatori ed erogatori di ossigeno.
Dal 2011 essa aveva immesso in commercio due nuovi modelli di casco, rispettivamente denominati
CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ, caratterizzati dal fatto di avere una porzione floscia
trasparente accoppiata ad una porzione inferiore flessibile dotata di foro centrale ove passa la testa del
paziente, che si stringe a tenuta sul collo dello stesso. Due diffusori sono presenti sulla porzione floscia
(immissione/emissione aria dal casco) oltre ad una valvola antisoffocamento e ad una apertura chiusa
con una zip; inoltre vi è un anello rigido dotato di passacavi per i tubi collegati a macchinari diagnostici
o per la somministrazione delle terapie.
Ha lamentato parte attrice l’esistenza del brevetto europeo EP 1.506.034 e del brevetto nazionale per
modello di utilità n. 255.063 – costituente la priorità del titolo europeo, accolto in forma modificata -
entrambi di titolarità della convenuta D s.r.l., rispetto ai quali ha dedotto la nullità del modello
nazionale per difetto del requisito dell’altezza inventiva mentre
per la respirazione artificiale non risulterebbero interferenti con la porzione nazionale del menzionato
brevetto europeo, così come del modello di utilità ove ritenuto valido.
declaratoria di non interferenza dei suoi caschi con l’ambito di protezione proprio del brevetto europeo
derivava dalle voci circolanti relative all’intenzione da parte di D s.r.l. di contestare la liceità
della commercializzazione dei caschi CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ.
Si è costituita nel giudizio la convenuta D s.r.l., rilevando che in realtà
dato alcun elemento atto a sostenere la tesi che essa stesse effettivamente commercializzando i suoi due
modelli di casco,
stessa ed essendo stati illustrati in causa solo attraverso dei disegni;
contestazione nemmeno verbale essa D s.r.l. aveva mai rivolto all’attrice al fine di contestare la
presunta interferenza dei prodotti di controparte – non conosciuti da essa D s.r.l. - rispetto alle
privative menzionate.
Ha dunque sostenuto in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell’attrice rispetto a tutte le
domande da essa svolte. In ogni caso ha sostenuto nel merito la validità del modello di utilità di cui
parte attrice ha contestato la validità.
2.
parti ulteriori domande di condanna al risarcimento del danno né domande riconvenzionali di
contraffazione.
eliminato con la scadenza del titolo ogni eventuale ostacolo alla successiva commercializzazione dei
prodotti per cui è causa, l’interesse delle parti ad agire e contraddire rispetto alla validità del titolo
risulta venuta meno, senza che sia necessario l’intervento del giudice al fine di ottenere un risultato che
possa rivelarsi di qualsiasi utilità (v. Cass. 14194/04 ).
3.
dalla convenuta D s.r.l. rispetto alla carenza di interesse ad agire di parte attrice non possano
essere condivise.
immesso sul mercato il suo prodotto ma sia in procinto di entrare sullo specifico mercato nazionale –
circostanza quest’ultima che deve ritenersi quantomeno propria della concreta fattispecie, avendo
S s.p.a. depositato documentazione che dimostra l’inserimento dei prodotti in questione nel
proprio catalogo (doc. 19 S) e nella presentazione di offerte di gara (doc. 20 S) – deve
altresì rilevarsi che la stessa attrice ha allegato elementi di riscontro alla possibilità di contestazioni che,
sia pur provenienti dal distributore esclusivo della società convenuta, si riferivano all’esistenza di
privative brevettuali che insistevano su caschi per respirazione artificiale (docc. 17, 18, 23, 24
S).
provenienti dalla distributrice esclusiva e dunque non arbitraria la scelta di convenire in giudizio la
titolare delle privative stesse per l’accertamento della non contraffazione delle stesse e di nullità di una
di esse, deve rilevarsi che il comportamento della società convenuta – che pure aveva contestato
formalmente la sussistenza del presupposto dell’interesse ad agire proprio in considerazione
dell’assenza di contestazioni da essa provenienti – è risultato sostanzialmente ambiguo, tanto da
legittimare la prosecuzione della causa con le relative attività istruttorie.
un’eventuale soluzione transattiva della controversia fondata tra l’altro anche sulla manifestazione di
una chiara e definitiva presa di posizione della convenuta rispetto alla questione dell’interferenza dei
prodotti di parte attrice rispetto alle privative dedotte (v. verbale dell’udienza del 15.2.2012; ordinanza
interlocutoria del 30.4.2012 e verbale dell’udienza del 26.9.2012).
approfonditamente il testo della proposta formulata dalla controparte – contenuta nel foglio allegato al
verbale di causa – e di valutare altresì la corrispondenza dei prodotti di S s.p.a. con i titoli
contestati.
richiesto nelle sue conclusioni in via subordinata il rigetto nel merito di tutte le domande svolte da parte
attrice, senza distinzione alcuna tra di esse.
alla questione della presenza o meno di contraffazione – che se non era stata oggetto di alcuna
domanda riconvenzionale nella presente causa registrava tuttavia in via subordinata da parte della
convenuta la domanda di rigetto dell’accertamento negativo di contraffazione richiesto dall’attrice e
dunque il positivo accertamento di tale contraffazione – mentre la preoccupazione manifestata da
D s.r.l. quanto alla possibilità che una eventuale rinuncia a tale contestazione o di
riconoscimento di assenza di interferenza avrebbe potuto essere strumentalmente utilizzata da
S s.p.a. per ottenere vantaggi commerciali sul mercato avrebbe potuto essere evitata
attraverso un obbligo di riservatezza circa il contenuto dell’eventuale accordo transattivo.
4.
brevetto europeo EP 1.506.034 rispetto al quale S s.p.a. non ha sollevato alcuna domanda o
eccezione di nullità.
CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ non presentano interferenza alcuna con nessuna delle
rivendicazioni di EP 1.506.034.
per la respirazione artificiale senza l’ausilio di maschere che possiede un collare per l’applicazione a
tenuta al collo del paziente costituito da un anello rigido che viene descritto come “l’unica parte di
detto casco collegata verso l’esterno in esercizio” mentre “raccordi di connessione per la
somministrazione di gas e porta accessori sono radialmente sporgenti da detto anello rigido”.
ritenersi come limitazioni essenziali della rivendicazione, come peraltro confermato dal testo della
descrizione che argomentava proprio circa la migliore funzionalità che tale soluzione assicurava alle
apparecchiature di ventilazione in conseguenza del fatto che i raccordi erano posti su di un supporto
rigido (l’anello formante il collare) piuttosto che sulla superficie flessibile e morbida della parte
superiore del casco.
superiore del contenitore formata dalla membrana morbida e floscia determina dunque senza dubbio
alcuno l’estraneità dei modelli di caschi CASTAR CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ all’ambito di
protezione proprio di EP 1.506.034.
accertamento negativo avanzata da S s.p.a. in relazione al brevetto EP 1.506.034 deve essere
accolta.
5. Quanto alle spese del giudizio, stima equo il Collegio provvedere alla loro integrale compensazione
tra le parti.
Invero rispetto alla complessiva materia del contendere prospettata all’inizio della causa deve rilevarsi
che l’esame tecnico della domanda di nullità del modello di utilità poi cessato aveva confermato la sua
sostanziale validità, seppure in forma limitata.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1)
utilità n. 255.063 di cui è titolare la convenuta D s.r.l. formulata dall’attrice S s.p.a. –
oggi I s.p.a. – con atto di citazione dell’8.6.2011;
2)
CL105M/2 e CASTAR CP221M/2RZ prodotti dall’attrice S s.p.a. – oggi I
s.p.a. – non sono interferenti con alcuna delle rivendicazioni contenute nel brevetto europeo EP
1.506.034 di cui la convenuta D s.r.l. è titolare;
3)
giu3
giu1