Sentenza 6397/2015 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa - A -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA - A -
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2525/2013
MMFG SRL (C.F. XXX), in persona del legale
rappresentante e da
MM SRL (C.F. XXX), in persona del legale rappresentante,
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti FG e CPF, elettivamente domiciliate in XXX presso lo
studio del difensore avv. FG;
ATTRICI
LJ SPA, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti GE e RPL,
elettivamente domiciliata in XXX presso lo studio del
difensore avv. GE.
CONVENUTA
concorrenza sleale.
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni
Per l’attore:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie;
- rifiutato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che dovessero essere inserite dalla
convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, così provvedere:
- in principalità:
A)
responsabile di violazione del diritto d’autore, del marchio tridimensionale di fatto, del
modello comunitario non registrato e di concorrenza sleale;
B)
pubblicitaria;
C)
commercializzazione e pubblicizzazione di “Les Plumes” e/o di qualsiasi altra collezione,
comunque denominata, rientrante nell’ambito dell’esclusiva conferita alle attrici dal diritto
d’autore, dal diritto sul marchio non registrato, dal diritto sul modello comunitario di fatto e
dal dovere della lealtà della concorrenza;
D) inibire la prosecuzione e la ripetizione degli illeciti pubblicitari consistenti nell’attuazione
della stessa idea promozionale e nell’imitazione confusoria dei relativi mezzi espressivi;
E)
concorrenzialmente illeciti in questione e dei materiali pubblicitari abusivi;
F)
constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti
nell’emananda sentenza;
G)
costituenti contraffazione, comprese quelle oggetto del ritiro dal commercio e dei materiali
pubblicitari abusivi per se stessi ed anche perché imitativi e confusori;
H)
medesime con gli illeciti di cui ai precedenti punti A) e B) inclusa la retroversione degli utili
da liquidarsi anche con valutazione equitativa;
I)
due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore” e per due volte, a pagina intera e
con i nomi delle parti in grassetto sui periodici della moda nonché nella pagina iniziale del
sito della convenuta;
L)
M) condannare la convenuta alla refusione delle spese processuali comprensive di I.V.A. e
C.P.A..
- In via istruttoria:
N) ammettere consulenza contabile sul fatturato realizzato da LJ S.p.A. con la produzione
e commercializzazione dei prodotti per cui è causa e sul fatturato presuntivo che MMFG S.r.l. e MM S.r.l. avrebbero potuto realizzare vendendo i propri prodotti
in luogo di quelli oggetto di contestazione nonché sul lucro cessante e sul danno subito dalle
attrici. Si chiede che al C.T.U. designando si rivolga il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita in copia la
documentazione contabile di LJ e delle attrici utile all’espletamento dell’incarico e
compiuto ogni ulteriore indagine necessaria, valendosi se necessario di un esperto di sua
fiducia: a) quale sia, sino all’attualità, il numero dei prodotti LJ per cui è causa venduti e
l’utile lordo e netto dalla stessa conseguito a seguito di dette cessioni; b) se e quale influenza
dette vendite della società LJ abbiano determinato negli utili lordi e netti conseguiti dalle
attrici in relazione alla vendita dei piumini «The Cube»; c) se siano configurabili, sulla base
dei riscontri e delle valutazioni contabili, altri danni subiti dalle attrici in conseguenza dei
fatti di causa, determinandone l’ammontare”;
O) ammettere una consulenza tecnica di stima sulla perdita di valore del piumino “The Cube”,
la cui unicità e peculiarità è stata fortemente diluita dalla concorrenza illecita della convenuta.
2. Conclusioni per la convenuta:
in ogni caso, la condanna delle stesse al risarcimento delle spese.
***
MOTIVAZIONE
1. Le società attrici hanno citato in giudizio la società LJ S.p.A., allegando che:
- il Gruppo MM, che rappresentava una delle più importanti fashion house internazionali
per abbigliamento femminile, aveva creato nell’autunno/inverno 2008/2009 la collezione di
piumini “The Cube”, caratterizzata dalla c.d. “modularità”, ossia dalla possibilità di
arricchire, modulare a piacimento il piumino di base con diversi accessori, come ad esempio
colli, polsini e manicotti da applicare ai capi stessi, ovvero parti attaccabili/staccabili vendute
anche autonomamente ;
- per effetto della “modularità”, la collezione di “The Cube” aveva avuto uno straordinario
successo commerciale e di critica;
- il carattere distintivo della collezione “The Cube” consisteva nel “modular design”, ossia
nella creazione di un piumino accessoriato, la cui novità poteva costituire appropriazione
della singola azienda che l’aveva ideata;
- il modello “The Cube” di MM non era stato oggetto di registrazione perché
“l’invenzione stilistica non poteva rispecchiarsi nei singoli elementi compositivi, bensì
nell’interazione tra gli accessori e l’idea creativa del piumino modulare”;
- la collezione “The Cube” era riconducibile all’ambito del design industriale e, in mancanza di
registrazione, ai modelli di fatto;
- MM aveva introdotto sul mercato con la stagione primavera/estate 2011 i polsini con
pietre, per arricchire la collezione “The Cube”;
- MM intendeva “beneficiare dell’esclusività del piumino accessoriato”;
-
A/I 2012-2013”, caratterizzata dalla possibilità di accessoriare il piumino, attraverso bottoni,
fibbie, cinture, polsini e colli staccabili;
- LJ aveva anche imitato il motivo ornamentale dei polsini con pietre, rendendosi
responsabile della contraffazione del modello comunitario di fatto;
- attraverso la collezione Les Plumes, LJ aveva imitato il “modular design” di “The Cube”
integrando le fattispecie illecite della concorrenza sleale per imitazione servile e della
concorrenza parassitaria;
-
- i piumini MM non presentavano alcun valore artistico, requisito necessario per tutelare
un oggetto di design attraverso il diritto d’autore;
- i piumini della linea Les Plumes di LJ erano del tutto diversi rispetto a quelli di MM, con specifico riguardo al tessuto, al taglio e a tutte le altre caratteristiche esteriori; ne
era esempio il fatto che i piumini di MM presentavano un aspetto minimalistico,
avevano un tessuto in piuma d’oca, erano racchiusi in un contenitore che aveva dato il nome
alla stessa linea (appunto, The Cube);
- i polsini con gli strass, asseritamente copiati, non rappresentavano un elemento di novità sul
mercato;
- le campagne pubblicitarie delle due linee erano nettamente diverse tra loro sicché non poteva
essere accolta la domanda di accertamento d’ imitazione pubblicitaria servile.
essere atti in violazione del diritto d’autore, del marchio tridimensionale di fatto, del modello
comunitario non registrato e, infine, di avere perpetrato atti di concorrenza sleale.
Incominciando dal marchio di fatto, esso è identificato dall’attrice nella modularità del
piumino accessoriato della collezione “The Cube”.
L’esclusiva invocata non riguarda uno specifico prodotto, ma un’idea, quella della
“modularità”.
rappresenta esteriormente il prodotto, ma una sua caratteristica, il concetto della modularità.
Tenuto conto dell'esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un
oggetto così indeterminato, che verte su un concetto, otterrebbe un vantaggio concorrenziale
indebito, in contrasto con lo scopo dell’art. 2 della direttiva.
impresa», così dispone: «Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere
riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni
siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
di essere riprodotto graficamente.
Tutti i segni sono idonei a costituire marchi di impresa a condizione che, da un lato, possano
essere riprodotti graficamente e che, dall'altro, siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi
di un'impresa da quelli di altre imprese ( CGCE 12 dicembre 2002, causa C-273/00,
S, punto 39).
Il marchio, per potere essere registrato, deve soddisfare, invero, tre condizioni. In primo
luogo, esso deve costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve poter essere oggetto di
rappresentazione grafica. In terzo luogo, il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i
prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (v., in tal senso,
CGCE 6 maggio 2003, caso L, punto 23; CGCE 24 giugno 2004, caso HB; CGCE 25 gennaio 2007 caso D).
e dall’art. 2 Direttiva cit., non essendo un segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, ma un’entità indeterminata, non proteggibile come marchio.
di piumini “The Cube” sia tutelata sulla base del diritto d’autore, quale opera del design dotata
di “carattere creativo” e “valore artistico” protetta dall’ art. 2, n. 10, L. 633/1941 .
- La protezione del diritto d’autore ha ad oggetto la forma espressiva dell’opera e non il
contenuto di informazioni e di idee (ex plurimis, Cass. 23 aprile 2013, n 9757; Cass 28
novembre 2011, n 25173). La creatività non è costituita dall’idea, ma dalla sua espressione,
tanto che la tutela del diritto d’autore può essere invocata anche nel caso di idee non nuove,
allorché sia nuova la forma espressiva.
L’elemento del modular design, inteso quale creazione di un prodotto modulare, caratterizzato
dalla presenza di un oggetto principale alla quale possono aggiungersi o togliersi una serie di
elementi accessori, non è autonomamente tutelabile dal diritto d’autore perché rappresenta un
concetto.
opere del design industriale tutelabili con il diritto d’autore, in presenza della quale
solamente si giustifica un diritto di privativa tanto esteso nel tempo. Per soddisfare tale
requisito non è sufficiente che l’opera sia espressione di una personale rappresentazione
dell’oggetto da parte dell’autore che si risolva in un mero abbellimento del prodotto cui si
riferisce, ma essa deve rivestire l’ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico avente
un valore autonomo nell’ambito del separato circuito degli oggetti d’arte. Possono assumere
la rilevanza di indizi della qualità artistica di un’opera del design i riconoscimenti espressi da
diverse istituzioni culturali del contenuto artistico, quale capacità rappresentativa ed
evocativa specifica (T. Milano, 29 dicembre 2006, T. Torino, 5 novembre 2013 ).
di un oggetto di design il cui valore artistico sia universalmente noto e apprezzato.
comunitario di fatto, dei “polsini con pietre brillanti ” staccabili, diffusi tra il pubblico da MM a partire dal settembre 2010, presentando, a sua detta, i requisiti della “novità” e del
“carattere individuale”.
determinato, come richiesto dagli artt. 3 Reg 6/2002 e 31 CPI, ma una caratteristica generale,
quella dei polsini staccabili impreziositi da strass.
essere contraffatto, poiché non ben delimitato, essendo evidente la volontà della parte di
chiedere una tutela volta, in realtà, a monopolizzare l’idea di “modularità”.
Lo svolgimento delle trattative, per come emerso dalla lettera prodotta dalla medesima
attrice, sub doc. 36- palesa tale intendimento, essendosi rifiutata l’attrice a restringere
l’ambito di tutela a un modello per un periodo temporale ridotto, poiché tale soluzione
“frusterebbe in maniera inaccettabile le prerogative della ricorrente sulla modularità della
linea the cube”.
Si è già visto che la tutela non può avere ad oggetto un concetto generale, e suscettibile di
indefinite specificazioni, perché ci si assicurerebbe un vantaggio concorrenziale indebito.
dovendosi tutelare l’affidamento dei terzi, impossibilitati, con una semplice ricerca, a
verificare l’esistenza dell’esclusiva.
Chi invoca la tutela deve allegare il modello asseritamente contraffatto, la novità, il carattere
individuale e la riproduzione del modello.
Nel caso di specie, quand’anche si ritenesse di adottare un orientamento massimamente
liberale, e si superassero i profili circa l’insufficiente individuazione del modello “polsini
con pietre brillanti”, la parte attrice non avrebbe provato, e in verità neppure allegato,
l’assoluta sovrapponibilità delle forme di modello, essendosi limitata a dedurre la sola
imitazione.
accordati ai modelli non registrati: depone in tale senso il tenore dell’art. 21 del considerando
del regolamento n 6/02/CE, secondo cui “ la protezione del disegno o modello comunitario
non registrato dovrebbe concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del
disegno o del modello”. L’ambito dell’esclusiva riconoscibile al modello muta a seconda che
il medesimo sia stato registrato o meno e ciò si spiega ragionevolmente con la mancanza di
forme di pubblicità nei modelli non registrati. L’assenza di un sistema formale, volto a
consentire di verificare con semplicità ciò che è oggetto di esclusiva, trova nel sistema un
correttivo nella minore estensione del diritto sul design non registrato ( T Milano 6/5/2011).
potrebbero comunque trovare accoglimento, poiché:
preclude qualsiasi inibitoria;
- non vi è prova che l’attrice abbia subito un danno economico in conseguenza della
commercializzazione da parte della convenuta dei capi accessoriati da “polsini con
strass”. Nessun rilievo a tale fine avrebbero i soli dati prodotti dall’attrice –sub doc. 32-
relativi all’intero fatturato della collezione fino all’anno 2012, poiché:
- da essi non emerge la prova della contrazione del fatturato successivamente alla
commercializzazione della collezione della convenuta;
- i detti dati non sono significativi non solo sotto il profilo temporale, ma anche con
riguardo a quello quantitativo, poiché riguardano tutti i capi della collezione e non quelli
accessoriati da “polsini con strass” ;
- non vi è prova degli utili conseguiti dalla controparte grazie alla
commercializzazione del modello asseritamente contraffatto – ripetesi, piumini con
polsini con strass- né rientrava nei poteri del giudice disporre l’ordine di esibizione in
assenza di relativa richiesta.
- Le attrici non hanno fornito alcuna prova di danno emergente.
concorrenza sleale con riguardo a due profili:
- imitazione da parte della convenuta del “modular design” di “The Cube”, agganciandosi
parassitariamente alla fama dell’attrice come promotrice del “piumino accessoriato” e
riprendendone la “versatilità e adattabilità sociale”;
accessoriato.”
design”;
dalle due società: i piumini della collezione dell’ attrice hanno caratteristiche completamente
diverse da quelli della convenuta con riguardo al taglio, alla foggia e ai materiali. Quelli della
collezione “The Cube” sono connotati dalla leggerezza e dalla ripiegabilità in un cubo; sono
soffici e imbottiti con piuma d’oca siberiana molto leggera. Quelli della convenuta sono molto
più pesanti e rigidi e, per l’ingombro e la diversa qualità del materiale, non possono essere
chiusi in un piccolo accessorio a forma di cubo.
dalla convenuta non sono venduti separatamente rispetto al capo principale.
pubblicitarie di MM e di LJ le due campagne risultano dissimili.
possibilità di racchiudere il piumino in una piccola borsa, ideata ad hoc dalla fashion house
attrice per conservare e trasportare il piumino. A livello grafico, le modelle di MM sono
rappresentate in ambienti moderni e futuristici in cui il design del piumino è evidenziato dalle
linee precise e spigolose degli spazi architettonici circostanti. Al contrario, la campagna
pubblicitaria di LJ è improntata a diverse caratteristiche, apparendo più informale e
colorata, con le immagini di numerosi oggetti intorno al piumino, anche non relativi ad
elementi “staccabili” del piumino, quali spazzole, trucchi, scarpe, braccialetti, cuffie, dolcetti
etc.. La strategia di marketing messa in atto dalla convenuta è in effetti distante dalla
campagna pubblicitaria di MM.
va altresì esclusa la concorrenza parassitaria.
prospettazione relativa solo alla appropriazione del concetto del “modular design” e a quella
dell’imitazione pubblicitaria- che la convenuta abbia posto in essere una condotta di
imitazione di tutte le iniziative della controparte. Se da un punto di vista teorico è ammissibile
la configurabilità della concorrenza parassitaria sincronica quando sia posta in essere
un’attività che, in un unico momento, imiti tutte le iniziative del concorrente, nel caso di
specie manca la prova della ripresa pedissequa di tutte le iniziative commerciali-pubblicitarie
della controparte ( cfr. Cass n. 13423/2004 ).
monopolizzare un’idea, si ribadisce che:
- i piumini della collezione dell’ attrice hanno caratteristiche completamente diverse quanto
a tessuto, foggia e taglio; sono ripiegabili in un cubo, nota distintiva della collezione;
che li vende solo unitamente ai capi principali;
differenziate.
9. In conclusione le domande delle attrici vanno rigettate.
10. Sulle spese. Alla soccombenza delle attrici segue la loro condanna alla rifusione integrale
delle spese che, in applicazione del DM n 50/14 ratione temporis vigente, sono liquidate in
complessive euro 13000 per compensi, euro 1100,00 per spese, oltre spese generali, iva e
cpa.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa –A-, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da MMFG SRL e da
MM SRL nei confronti di LJ SPA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
-
-
euro 13000 per compensi, euro 1100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.