Sentenza 2632/2016 della Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al
“S. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA"
ENUNCIABILE ANCHE “S. S.R.L." (c.f. XXX ), con il patrocinio
degli avv. ZM e FN (XXX)
VIALE XXX, XXX; ,
ATTRICE;
CG S.R.L. (C.F. XXX ), con il patrocinio dell’avv. BC e
CONVENUTA
Per l’attrice:
-
S.r.l., contraddistinte dal codice 50CWT0 2 costituiscono violazione dei modelli
comunitari multipli n. 00 2 000661/0018, 00 2 000661/0019 e 00 2 000661/00 2 5 di titolarità
della S. S.r.l.;
-
S.r.l. costituiscono, altresì, atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell’art.
2 598 c.c. nn. 1 , 2 e 3 ;
-
proprietà della S S.r.l. di tutti gli articoli che costituiscono violazione dei diritti
esclusivi della S S.r.l., il tutto a spese della CG S.r.l.;
-
-
proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
dalla S S.r.l., nessuno escluso, nella misura che emergerà nel corso del giudizio,
anche a seguito di istruttoria e CTU o in quella che sarà ritenuta di giustizia;
-
inosservanza successiva all’emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, e di €. 3 00,00= per ogni calzatura
importata prodotta, venduta, offerta in vendita, pubblicizzata, in spregio all’emananda
sentenza, il tutto anche nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
giustizia;
-
normale, nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di due quotidiani a tiratura
nazionale quali, a titolo esemplificativo “Il Corriere della Sera" e “Il Sole 2 4 ore",
nonché, su due riviste del settore come “Vanity Fair" e “Tu Style" e sulla home page del
sito internet dell’attrice e della convenuta per 45 giorni consecutivi, entro 3 0 giorni, il
tutto a spese della CG S.r.l.;
-
processuale connotata da mala fede o colpa grave.
In via subordinata:
- condannare la CG S.r.l. al pagamento di un indennizzo ai sensi della disciplina
sull’arricchimenti senza giusta causa ai sensi dell’ art. 2041 c.c. .
In via istruttoria:
- disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, relativo alla precedente fase cautelare di
descrizione inibitoria e sequestro (procedimento R.G. n. 4906 2 /1 3 ), nonché dei verbali
di sequestro, unitamente alla documentazione, alle calzature ed ai materiali raccolti dagli
Ufficiali Giudiziari custoditi presso la cancelleria della Sezione Specializzata in Materia
di Impresa, sez. A. di codesto Ill.mo Tribunale;
- disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, relativo alla precedente fase di reclamo
(procedimento R.G. n. 7 2 054/1 3 ).
- disporre CTU contabile volta alla quantificazione dei danni patiti e patiendi
dall’attrice, con riserva di nomina del proprio CTP;
- disporre ai sensi degli artt. 210 c.p.c. , 1 2 1 e 1 2 1-bis c.p.i. l’esibizione e l’acquisizione
di copia delle scritture contabili in possesso della convenuta, relative ai prodotti in
contraffazione e ai contratti eventualmente stipulati con altre società, relativamente alla
fornitura dei prodotti in violazione dei diritti di esclusiva azionati ed agli ordini inerenti.
A tale fine si indicano quali soggetti da interrogare il legale rappresentante pro tempore
della CG S.r.l. che dovrà chiarire:
- nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti, distributori;
- identità di eventuali altri soggetti detentori della merce in contraffazione;
- quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché, il
relativo prezzo e utile netto realizzato.
- disporre ai sensi degli artt. 213 del c.p.c. , la richiesta alle autorità doganali del rilascio
della documentazione in loro possesso, relativa all’importazione da parte di C delle
calzature in contraffazione dei diritti attorei, anche, al fine di conoscere l’identità dei
soggetti coinvolti nell’illecito e le quantità importate.
Per la convenuta: vedi verbale udienza
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4/11/1 3 la s.r.l. S, impresa operante da oltre 40
anni sul mercato calzaturiero, ha chiamato in giudizio la CG s.r.l. per fare
accertare la contraffazione dei design comunitari n.00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 5, di cui
l’attrice è titolare, nonché la condotta di concorrenza sleale, con conseguenti ordine di
ritiro dal mercato, inibitoria assistita da sanzione, risarcimento dei danni e
pubblicazione della sentenza.
confronti
La causa è stata preceduta da una procedura cautelare, nella quale il G.Des. aveva inibito
a CG s.r.l. la fabbricazione, importazione, esportazione commercializzazione,
pubblicità, promozione, anche via web, delle calzature riproducenti le forme del design
comunitario n. 00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 ll5, con fissazione di penale di euro 2 00,00,
nonché autorizzato il sequestro delle calzature imitative in questione, del relativo
materiale promo pubblicitario e documentazione contabile, ed anche disposto la
pubblicazione del provvedimento sulla pagina web della ricorrente e su quella della
resistente.
Il provvedimento è stato confermato dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c.
Concessi i termini di cui all’art. 18 3 ,VI c.p.c., il G.I. ha emesso ordine di esibizione
delle scritture contabili di CG, che è stato eseguito dalla convenuta, ed infine,
all’udienza del 2 8/10/15 la causa è stata rimessa in decisione.
conclusionale telematica di S per “violazione della norme tecniche sul formato
dei documenti informatici", disposizioni evidentemente finalizzate al più agevole
funzionamento materiale del PCT, ma certamente prive di ricadute sulla regolarità del
processo, ove non impediscano, come nel caso di specie, il pieno dispiegarsi del
contraddittorio.
comunitario n. 00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 5, depositate in data GG/MM/1 2 , relative alla
forma di una particolare calzatura, che rappresenta una evoluzione della scarpa a
stivaletto di tipo “runner", commercializzata da S con la denominazione “Marta".
La convenuta contesta recisamente la validità della privativa, per mancanza di novità e/o
carattere individuale, nonché per la marcata funzionalità tecnica delle caratteristiche di
aspetto del prodotto.
considerarsi l’una isolatamente dall’altra e confrontate con la privativa azionata, per
valutare se sussista un’ oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un
modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza della novità.
pacifico che lo stesso, introdotto dalle riforme normative imposte dall’ adeguamento alla
direttiva CE 98/71 , risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria
potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (“speciale
ornamento"), sicchè l’ ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che
presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del
consumatore finale.
per l’ utilizzatore informato, che -nel campo che ci occupa- è rappresentato da quell’
acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza del
settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato.
utilizzatore, se non coincide con il professionista del settore, è comunque titolare -grazie
alle informazioni che possiede, riguardanti i modelli anteriori e l’evoluzione del settore
stesso- di elevate capacità, che gli consentono di rilevare compiutamente le differenti
caratteristiche dei prodotti.
convenuta, con quella di un consumatore medio scarsamente informato, quale l’anonima
blogger che si limita a cogliere le assonanze tra il modello S con quello -reso
particolarmente famoso dall’essere stato indossato da una nota cantante- di Isabel
Marant (su cui infra).
ridotto margine di differenziazione, è necessario che l’ impressione di insieme offerta
dal modello susciti in un siffatto consumatore un’impressione di evidente dissomiglianza
rispetto alle anteriorità rilevanti.
attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’ acquisto.
rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/ modello
siffatto carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di
chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi i
requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato,
che consenta un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi
confini.
evidente dall’esame della privativa, e cioè che lo sneaker in questione, oltre ad essere a
stivaletto e con zeppa interna (caratteristiche condivise con una molteplicità di altre
calzature), presenta una chiusura combinata a strappo e lacci, la linguetta imbottita, una
suola a tre strati -che va assottigliandosi verso la punta con linee che evidenziano
cromaticamente tre strati- con fondo seghettato, e soprattutto una tomaia con specifiche
impunture, cuciture e rinforzi che -mediante anche sovrapposizione di materiali e l’uso
di colori contrastanti- forma un particolare disegno, dissimile da tutti gli altri presenti sul
mercato prima della registrazione e comprendente linee ondulate che tendono a risalire
come effetto ottico dalla punta della scarpa verso il collo del piede.
molteplicità di registrazioni per modello e pubblicazioni pubblicitarie di calzature che
evidenziano la diffusione sul mercato della particolare tipologia di sneaker a stivaletto
con zeppa interna, che ha visto come capostipite il modello di Isabel Marant (reg.
CD1 2 2 1584- 2 3 e - 2 5, CD1 2 5 2 2 66-49).
tipologia sia stata poi oggetto di una molteplicità di interpretazioni, ciascuna dotata di
elementi di originalità ed individualità, tali da essere riconosciute dissimili
dall’utilizzatore informato e costituire ragione per orientarne l’acquisto.
maggiormente qualificante l’effettiva individualità della registrazione di S –e
cioè l’alternanza e sovrapposizione di materiali e di colori che determina il disegno della
tomaia– vi è uno stacco netto tra i contrapposti prodotti.
ragnatela, ottenuta con una serie di strisce in colore più scuro, che risaltano sul fianco
più chiaro, con un puntale in tinta scura che si raccorda con un bordo, della medesima
tinta, che si estende lungo il perimetro della tomaia sino al tallone.
interrompono a metà della tomaia, mentre nessun elemento di raccordo è presente tra
tallone e punta, pure di colore scuro contrastante.
le strisce laterali, mentre quello S presenta un solo cinturino ed una stringatura
tradizionale.
informato un’impressione di evidente dissomiglianza.
con lavorazioni sulla tomaia (es. modello Adidas) che talora presentano qualche
particolare in comune con il modello S, discostandosi ampiamente per tutti gli
altri, sino a realizzare un aspetto esteriore della calzatura del tutto dissimile.
valutazione di dissomiglianza “ove si osservi che la maggior parte di essi ripropongano
un disegno della tomaia a carattere più geometrico (utilizzando strisce ad andamento
rettilineo, anche incrociate tra loro) o comunque che realizzano un disegno del tutto
differente e che comunque nessuno di essi comprende anche tutti gli altri elementi
ulteriori (chiusure, sagoma della suola) che realizzano nel loro complesso una delle
modalità alternative di realizzazione di alcuni particolari aventi anche una loro
funzionalità specifica ma che possono comporre utilmente – insieme al preponderante
rilievo del disegno della tomaia – il quadro proprio di una forma al quale è possibile
attribuire una specifica individualità in un settore connotato dalla presenza di una
miriade di prodotti"
seppure avvenute a breve distanza- di modelli e che appartengono al settore dello
sneaker a stivaletto con zeppa, apparentemente più vicini a “Marta", di per sé non
comprova l’ intervenuta standardizzazione della forma in questione, in quanto nessuna
ripropone unitariamente tutte le caratteristiche sopra ricordate, che uniscono le
specifiche linee ornamentali della tomaia con la forma dell’allacciatura e della suola.
dall’utilizzatore informato ai fini dell’acquisto, pare di dovere disattendere anche
l’ulteriore doglianza di non registrabilità per preminenza delle caratteristiche funzionali
dell’aspetto del prodotto registrato.
Giustizia, resa in tema di marchi di forma.
forme alternative tra loro surrogabili (si pensi alle rugosità della suola o agli elementi a
strappo per la chiusura) il divieto di registrazione potrebbe forse operare nel solo caso in
cui l’elemento estetico percepibile dall’utilizzatore informato sia del tutto trascurabile
rispetto a quello tecnico.
dalla convenuta non si è tenuto conto nel valutare il carattere individuale del modello, se
non (nei casi sopra indicati della suola e dei cinturini) come unitariamente ed
inscindibilmente connessi agli altri (soprattutto al disegno della tomaia).
registrato da S s.r.l..
carattere individuale -cioè l’ impressione di insieme prodotta nel consumatore
informato- dei due modelli (quello registrato e quello della calzatura contestata) coincida
o comunque presenti differenze impercettibili (soprattutto ad una comparazione non
contestuale), oppure se se ne discosti adeguatamente.
individuale, nessuno escluso, risultano pedissequamente riprodotti nelle calzature di
CG.
su un prodotto imitativo in materiale meno pregiato e contrassegnato da altro segno
denominativo -che secondo la convenuta eviterebbe qualsiasi rischio di confusionetrattandosi
non di imitazione servile, bensì di sfruttamento indebito di linee stilistiche di
per sé oggetto di privativa per modello, indipendentemente dai materiali utilizzati.
registrate: le altezze interne ed esterne, la fodera ed il sistema del sottopiede, la parte
posteriore in prossimità del tallone e la zigrinature della suola, le asole e l’imbottitura
del collare il copri-linguetta.
differenze risultano del tutto irrilevanti, ove si proceda ad una più corretta comparazione
che tenga conto che il consumatore in concreto non ha di fronte a sé i due prodotti, ma
sceglie sulla base del ricordo del prodotto originale visto in altre occasioni.
idonea a suscitare un’impressione generale diversa rispetto alle forme proprie del
disegno registrato, deve concludersi che i prodotti commercializzati dalla convenuta
costituiscano contraffazione delle valide privative di S.
esportazione commercializzazione, pubblicità, promozione, anche via web, delle
calzature riproducenti le forme del design comunitario n. 00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 5,
in tutte le varianti e colori, con fissazione di penale di euro 2 00,00 per ogni prodotto che
venga commercializzato a far tempo di trenta giorni da oggi.
a cura e spese della convenuta, nonché ex art. 1 2 4,IV CPI l’assegnazione in proprietà
delle calzature in contraffazione a S (che così eventualmente potrà disporne, in
alternativa alla distruzione, la devoluzione in beneficienza).
con le conseguenze di cui agli artt. 1 2 4 e segg. CPI, assorba ogni profilo di illecito
concorrenziale ex art. 2598 c.c. fondato sui medesimi fatti.
dei criteri dettati dall’art. 1 2 5 CPI.
soggettivi che di nesso causale, ma impone di tenere conto di “tutti gli aspetti
pertinenti" nella valutazione delle conseguenze economiche negative, esaltando i poteri
equitativi del giudice, laddove, al secondo comma, autorizza alla liquidazione di una
“somma globale, stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne
derivano", secondo i criteri del primo comma, peraltro con una soglia minima (royalties
figurate).
diritto leso è stato infatti imposto dalla Dir. CE 2004/48 e rende necessaria la
considerazione anche di elementi che potrebbero non essere rilevanti ex art. 1 2 2 3 e 2 056
c.c.
evidente come, ricorrendo alla necessaria diligenza, non poteva sfuggire alle convenute
che le calzature commercializzate rappresentavano una vera e propria copia pantografica
di quanto registrato da terzi (considerato anche che, attualmente, la ricerca, via web,
risulta molto facilitata rispetto al passato).
chiede la rifusione delle spese che ha dovuto affrontare per fare fronte alla
contraffazione.
valutazione ex art. 91 c.p.c.
condotta della convenuta, i costi di registrazione delle privative, quelli per creare e
produrre “Marta", per esporla nelle fiere di settore, o, ancora, quelli (provvigioni) per la
sua commercializzazione.
investimenti pubblicitari.
parassitario di cui la convenuta ha goduto in forza degli investimenti pubblicitari
dell’attrice.
promozionali per circa 400.000,00 euro (doc. 2 5), sia pure per pubblicizzare l’intera
collezione.
della convenuta, nella commercializzazione della scarpa in contraffazione.
l’importo speso dall’attrice offre comunque al Collegio un criterio sulla scorta del quale
compiere la propria valutazione globale alla luce degli atti di causa, pervenendo ad una
quantificazioni pari a 10.000,00 euro (circa il 2 ,5%), in moneta attuale, comprensiva di
interessi ad oggi.
di mercato, conseguente allo sviamento di clientela.
che le attrici avrebbero potuto conseguire in assenza della violazione, innanzitutto
stabilendo se gli acquirenti che hanno acquistato il prodotto delle convenute si sarebbero
rivolti a quello delle attrici.
in qualche modo riverberate negativamente su quelle di S, stante la diversa cura e
i diversi materiali con cui è realizzata la scarpa dell’attrice, non surrogabili, nelle pretese
dei consumatori (disposti per questo a pagare un prezzo rilevante), con quelle della
convenuta.
causale tra le vendite delle convenute e potenziali mancate vendite di S, che
infatti concentra le sue difese con riferimento all’utile del contraffattore, di cui si chiede
la reversione ex art. 1 2 5 CPI.
afferma chiaramente che nel campo della proprietà industriale il risarcimento può andare
oltre il semplice lucro cessante, ma non introduce una forma di danno punitivo,
ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì riparatoria, che si
propone di annullare le conseguenze negative che l’illecito ha avuto sul corretto
equilibrio di mercato.
“differenziale", che chiede di regolare i diritti del titolare e gli obblighi del contraffattore
stabilendo in via ipotetica cosa sarebbe accaduto se l’illecito non fosse stato compiuto.
sottolineano come il risarcimento del danno in materia industrialistica opera anche quale
aspetto del ripristino di corrette condizioni della concorrenza, della quale fanno parte le
legittime esclusive (anche nella prospettiva di tutela dei consumatori da condotte
decettive, particolarmente evidenti nel nostro caso), definendo i comportamenti da
tenere nella legittima competizione.
al “danno concorrenziale", che considera le alterazioni del mercato conseguenti
all’illecito e vieta ogni forma di parassitismo.
via esclusiva, realizzate da terzi sfruttandola, anche se non strettamente valutabili sotto il
profilo del lucro cessante in una rigorosa prospettiva controfattuale.
conoscenza, oltre che del totale del fatturato, dei costi variabili diretti ed eventualmente
di quella quota di costi fissi direttamente ed esclusivamente imputabile alle vendite del
prodotto di cui si controverte.
evidenzia come C abbia acquistato 2 . 3 08 paia di calzature dal fornitore e ne abbia
rivendute 2 .144 esemplari (di cui alcuni a clienti, per un prezzo ridotto).
autodichiarazione, considerato il prezzo di rivendita di ciascuna calzatura (euro 79,00),
pare al Tribunale, sulla scorta di quanto usualmente accade nei casi di semplice
importatore/rivenditore (che non subisce i costi ed i rischi della produzione) quantificare
il MOL nel 3 0% del prezzo finale.
50.000,00 in moneta attuale.
prevista dal legislatore, sia pure riservata ai soli “casi appropriati", nei quali l’uso del
diritto altrui determini una lesione dell’immagine commerciale del titolare non
altrimenti ristorabile (sotto il profilo del danno emergente).
l’uso delle medesime forme per una scarpa di prezzo ridotto, svilisce l’accreditamento
commerciale di un prodotto ben più pregiato, quale quello di S.
via equitativa, in misura pari a circa il 40% del danno patrimoniale da lucro cessante,
quindi in euro 2 0.000,00, sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi.
valore attuale della moneta, il danno può essere complessivamente ritenuto pari ad euro
70.000,00, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorrono gli interessi legali, dalla
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
sua collocazione nel tempo, che sia necessario, ai fini riparatori, disporre la
pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (essendo peraltro già stata ordinata
la pubblicazione via web dell’ordinanza cautelare).
liquidate in euro 1 3 . 2 96,64, di cui euro 11. 2 00,00 per compensi, euro 558, 2 5 per spese,
oltre IVA, CPA.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
notificato il 4/11/1 3 dalla s.r.l. S nei confronti della CG s.r.l., ogni altra
domanda ed eccezione disattesa,
-
costituiscono contraffazione dei design comunitari n.00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 5, di
cui l’attrice è titolare;
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commercializzazione, pubblicità, promozione, anche via web, delle calzature
riproducenti le forme del design comunitario n. 00 2 000661-0018, 0019 e 00 2 5, in tutte
le varianti e colori, con fissazione di penale di euro 2 00,00 per ogni prodotto che venga
commercializzato a far tempo di trenta giorni dalla pubblicazione della resente sentenza;
-
convenuta;
- assegna ex art. 1 2 4,IV CPI le calzature in contraffazione in proprietà a Strategia s.r.l.;
-
come sopra liquidati in euro 70.000,00, in moneta attuale, comprensivi di interessi ad
oggi e su cui decorrono gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza al saldo
effettivo;
-
euro 1 3 . 2 96,64, oltre IVA, CPA.