Ordinanza 7016/2016 della Il Tribunale Di Torino Sezione Prima Civiletribunale Delle Imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Ha pronunciato la seguente
nella causa iscritta nel R.G. al n. 7016/ 2 016,
BN s.p.a. e BI s.p.a., rappresentate e difese dall’Avv. DS;
Parte attrice
Parte convenuta
La R s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GG e MM;
Parte convenuta
Parte attrice
Dato atto della rinuncia (parziale) agli atti di giudizio da parte di B nei confronti della sola LR s.p.a.,
notificata e accettata da quest’ultima;
voglia il Tribunale di Torino respinta ogni contraria domanda riconvenzionale, istanza, eccezione o deduzione:
nel merito
dei prodotti recanti il marchio di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio contenente il segno BC
per i prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini, costituisce atto di contraffazione ex art. 2 0, c.1, lett. B)
e c) c.p.i., nonché ex art. 9 r.m.c.;
(ii)
pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio contenente il segno
Bande Colorate per prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini e articoli identici o confondibili, costituisce
atto di concorrenza sleale ex art. 2 598 c.c. n. 1 e 2 ;
(iii)
Europea, alla convenuta GA s.p.a., per quanto di rispettiva competenza, di produrre o far
produrre, importare, esportare, porre in vendita, commercializzare e pubblicizzare i prodotti recanti il marchio
di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorare per prodotti della classe 2 5 in
particolare giubbini e articoli identici o confondibili;
(iv)
attrici e a spese della convenuta, dei prodotti recanti il marchio di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio il
segno BC per prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini e articoli identici o confondibili
presso la sede delle convenute, nonché sull’intero territorio italiano presso i rivenditori, magazzini, depositi e
spedizionieri utilizzati, autorizzando le parti attrici ad assistere alla operazioni personalmente e/o a mezzo di
di propri delegai, tecnici di fiducia e legali;
(v)
prodotto recante il marchio di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorate
per i prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini e articoli identici o confondibili commercializzato nel
territorio dell’Unione Europea in violazione dell’emananda sentenza, con un minimo di euro 500,00 per ogni
negozio in cui tali articoli siano rintracciati;
giornali a tiratura nazionale, nonché sulla prima pagina dei siti web di GA s.p.a. a cura delle
attrice ed a spese della convenuta;
pagina dei siti web di GA s.p.a. in violazione dell’emananda sentenza;
al lucro cessante e, in alternativa o in aggiunta a quest’ultimo, la realizzazione degli utili lordi realizzati,
conformemente al disposto dell’ art. 125 c.p. i. nella misura accertando in corso di causa o, in subordine,
anche in via equitativa.
Parte convenuta (A)
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale
in via riconvenzionale
30 giugno 2 006 per carenza di istintività come dedotto in atti.
In ogni caso
Parte convenuta (LR)
s.p.a. nei confronti delle società convenute GA s.p.a. e LR s.p.a. per sentir accogliere domande di
accertamento di contraffazione e di concorrenza sleale e conseguenti richieste ancillari.
trascritte:
“(i) accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei
prodotti recanti il segno Bande Colorate di cui in narrativa o qualsiasi altro segno simile per prodotti della classe 2 5, in
particolare giubbini, costituisce atto di contraffazione dei Marchi attorei ex art. 2 0, c. 1 lett. b) e c) del c.p. i., nonché ex
art. 9 r.m.c.;
(ii) accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei
prodotti recanti il segno Bande Colorate di cui in narrativa o qualsiasi altro segno simile per i prodotti della classe 2 5, in
particolare giubbini e articoli identici o confondibili, costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti delle società attrici
ex art. 2 598 c.c. n. 1 e 2 ;
(iii) accertare e dichiarare che l’utilizzazione da parte della società LR del segno K-WAY sui propri scontrini per
articoli non provenienti dalla titolare dei Marchi K-WAY, in particolare giubbini, costituisce atto di contraffazione ex art. 2 0,
c. 1) lett. a) c.p. i. nonché ex art. 9 r.m.c. e, per l’effetto
(iv) inibire in via definitiva, ai sensi degli artt. 124 c.p. i. e 10 2 r.m.c., su tutto il territorio dell’Unione Europea alle
convenute GA s.p.a. e LR s.p.a. per quanto di rispettiva competenza, di produrre o far produrre,
importare, esportate, porre in vendita, commercializzare e pubblicizzare i prodotti recanti il marchio di cui in narrativa o
qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorate per i prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini e articoli
identici o confondibili;
(v) ordinare in via definitiva il sequestro o la distruzione in Italia, ai sensi dell0 art. 124 c.p. i., a cura delle attrici e a spese
delle convenute, dei prodotti recanti il marchio di cui in narrativa o qualsiasi altro marchio il segno Bande Colorate per i
prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini e articoli identici o confondibili presso i rivenditori, magazzini, depositi e
spedizionieri utilizzati, autorizzando le parti attrici ad assistere alle operazioni personalmente e/o a mezzo dei propri
delegati, tecnici di fiducia e legali;
1 I provvedimenti emessi in sede cautelare inaudita altera parte, sono stati revocati con ordinanza 2 9.6.15)
(vi) inibire a LR s.p.a., di utilizzare il marchio K-WAY in particolare sui propri scontrini per identificare articoli
diversi sui quali sia legittimamente apposto tale marchio;
(vii) condannare le parti convenute, per quanto di rispettiva competenza, tenute al risarcimento dei danni subiti dalle
attrici in relazione sia al danno emergente sia al lucro cessante nella misura che verrà accertata in separato giudizio".
Le attrici - premesso di esser parte del Gruppo BN “leader di mercato nel settore della produzione e
commercializzazione di abbigliamento per lo sport ed il tempo libero, calzature ed altri accessori di abbigliamento
contraddistinti da vari marchi", tra i quali il marchio K-WAY (registrato a livello internazionale in data 19.1. 2 005 per le
classi 9, 18, 2 5 e 2 8), il marchio figurativo STRISCIA COLORATA (registrato a livello comunitario il 30.6. 2 006 per le classi
18, 2 5 e 2 6 e consistente in una “striscia rettangolare, costituita da bande verticali parallele di diverse dimensioni, definite
nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy poste in detta sequenza") e dal SEGNO STRISCIA COLORATA
(rappresentato da una variazione grafica del precedente marchio “non ancora registrata, che include solo una parte della
sequenza di colori oggetto della privativa … giallo, arancione e blu navy) – hanno rappresentato e documentato che la
GA s.p.a. aveva posto in vendita, tra l’altro presso il negozio LR di Torino, un bluson a marchio AJ
AJ che recava “ai lati della cerniera sulla parte anteriore, nonché ai lati delle cerniere che aprono e chiudono le
tasche, un segno costituito da bande dei colori giallo, rosso e nero … e quindi un segno quasi identico al SEGNO STRISCIA
COLORATA nonché molto simile e comunque confondibile con il marchio STRISCIA COLORATA".
chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
ha dato atto di avere accettato la rinuncia.
attrice e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la nullità della registrazione comunitaria del marchio figurativo
STRISCIA COLORATA del GG/MM/ 2 006
che sul bluson A è sempre presente il marchio AJ (e non il marchio K-WAY delle attrici) e
non il marchio figurativo delle attrice. Inoltre, il motivo del tessuto è composto da forme stilizzate di aquile,
unanimemente riconducibili dal pubblico dei consumatori al noto marchio A;
che le BANDE COLORATE presenti sul bluson (nero, rosso e giallo) sono ben diverse sia in termini di dimensioni
che cromatici e di accostamento di colori, rispetto a quelle oggetto del marchio registrato BN;
che il segno registrato delle attrici (costituito da “bande verticali parallele di diverse dimensioni, definite nei colori
blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy poste in detta sequenza") non è quindi riprodotto;
che i segni delle attrici, per essere distintivi, dovrebbero comparire su tutti i capi realizzati da Basic Net;
che il SEGNO STRISCIA COLORATA non è qualificabile come segno distintivo, bensì come mero elemento
decorativo. Per questo motivo (mancanza di distintività) la Commissione Ricorso dell’UAMI (oggi EUIPO) ha
rifiutato la registrazione della corrispondente domanda;
che anche per quanto concerne marchio registrato STRISCIA COLORATA, tenuto altresì conto delle vicende
occorse in sede di registrazione, solo la forma grafica, le diverse dimensioni e la sequenza dei colori – e non già
la presenza di colori più o meno simili - appaiono elementi essenziali ai fini della sua azionalibilità;
che tale marchio registrato, inoltre, è un marchio quanto meno debolissimo, caratteristica che, insieme
all’affollamento del mercato, fa sì che lo stesso possa essere legittimamente fatto valere nei confronti di terzi solo
in quanto riprodotto pedissequamente;
che le bande colorate presenti sul prodotto a marchio AJ non in prossimità delle cerniere ma
aderenti alle stesse senza soluzione di continuità (oltre al fatto che si tratta di mere strisce decorative non
appropriabili in via esclusiva) sono diverse dal marchio figurativo avversario, sia in termini di colori utilizzati, sia in
termini di dimensioni e sequenza di accostamento.
precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende.
dato atto della intervenuta rinuncia/accettazione agli atti di giudizio)
II
5. In via preliminare deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia/accettazione tra parte attrice e La
Rinascente s.p.a., con compensazione delle spese processuali come risulta dall’atto di rinuncia/accettazione 13-15.6.17.
III
6.
comunitario registrato STRISCIA COLORATA) e, ad avviso del Collegio, gli argomenti formulati da parte convenuta (che in
relazione al marchio comunitario ha formulato domanda riconvenzionale di nullità) per contrastarne la validità non sono
fondati.
carenza di distintività, ma nella sentenza del Tribunale dell’Unione Europea intervenuta in data 20.7.17 (e che pure ha
confermato il rigetto per mancanza di capacità distintiva acquisita in una parte significativa del pubblico destinatario
dell’Unione Europea) si dà atto che il pubblico di riferimento di quattro stati membri, fra cui l’Italia, percepisce “il marchio
richiesto come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti interessati".
supra, poiché i cataloghi e il book delle collezioni, le immagini relative alle attuali collezioni del marchio dell’Unione europea
figurativo K WAY, le pagine di face book e schermate di alcuni siti Internet dei licenziatari in Europa nonché gli estratti di
rassegne stampa riguardano la Francia e l’Italia e, in misura minore, i Paesi Bassi e il Regno Unito, tali documenti provano
in maniera pertinente che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in questi quattro Stati
membri.
moda in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito e che esso è stato utilizzato per un’ampia gamma di prodotti
diversi, in maniera coerente, sempre con la stessa combinazione di colori, durante il periodo compreso tra il 2 000 e il
2 014.
combinazione con un elemento denominativo come quello del marchio dell’Unione Europea figurativo K WAY del quale la
ricorrente è proprietaria.
carattere distintivo di un marchio può anche derivare dal suo uso in combinazione con un marchio registrato.
che in conseguenza di tale uso gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal
marchio come proveniente da una determinata impresa….
marchio dell’Unione Europea figurativo K WAY, già registrato, non impedisce in linea di principio di concludere per la
sussistenza del suo carattere distintivo acquisito in seguito all’uso qualora venga dimostrato che gli ambienti interessati, o
almeno una parte significativa degli stessi percepiscono effettivamente i prodotti designati dal marchio richiesto come
provenienti da una determinata impresa.
che nei quattro Stati membri summenzionati, il pubblico di riferimento o parte significativa di quest’ultimo percepirà il
marchio richiesto come una indicazione dell’origine commerciale dei prodotti interessati, poiché l’uso del marchio richiesto,
anche in combinazione con il marchio dell’Unione europea figurativo K WAY registrato ha creato un collegamento nella
mente del pubblico di riferimento con i prodotti forniti dalla ricorrente.
come precisato dalla ricorrente in udienza, il pubblico di riferimento non ha mai visto i prodotti sui quali compare il marchio
dell’Unione Europea figurativo K WAY e, in particolare, gli impermeabili, senza le tre strisce di colori che compongono il
marchio richiesto, dato che i due marchi in questione sono stati sempre utilizzati insieme.
può nemmeno essere rimessa in discussione dal fatto che il marchio richiesto abbia una funzione ornamentale".
7)
ritiene quindi che il segno STRISCIA COLORATA costituisca, in Italia, un valido marchio di fatto, dotato di autonoma
capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY.
bande verticali parallele di diverse dimensioni definite nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, poste in detta
sequenza") - in relazione al quale parte convenuta, onerata di fornire la prova della nullità dedotta, non ha assolto tale
onere, concentrando le sue difese in punto validità sostanzialmente sulla circostanza che la STRISCIA COLORATA sarebbe
percepita dal pubblico esclusivamente come elemento decorativo e non distintivo tanto più in quanto usata in un
contesto di mercato dell’abbigliamento affollato di strisce.
marchio documentato da parte attrice (da solo e/o in combinazione con il marchio K WAY, cfr. doc. nn.
2 ,4,6,8,9,10,11,1 2 ,14,16,17,18,19 e 31) risulta del tutto irrilevante che tale marchio possa avere anche una funzione
ornamentale (come peraltro sottolineato nella sentenza sopracitata del Tribunale Ue con riferimento al marchio di fatto
STRISCIA COLORATA).
in presenza del primo (comprovato, nel caso, dall’avvenuta registrazione del marchio comunitario, dalla citata
documentazione prodotta da parte attrice e dalle argomentazioni considerate nella sentenza del Tribunale Ue, valide,
ovviamente, anche per il marchio registrato) diventa irrilevante che il marchio figurativo abbia anche una valenza
decorativa. Diversamente ragionando si arriverebbe infatti all’assurdo logico, prima che ancora che giuridico, di privare di
tutela i marchi figurativi che hanno anche una funzione estetica e verrebbe di fatto creato un impedimento non previsto
dalla legge (come è noto, solo per i marchi di forma, assume rilievo la presenza di caratteri estetici idonei di per sé a dare
valore sostanziale al prodotto).
8.
– in quanto non previsto dalla legge e comprovato da dati di comune esperienza qui incontrastati (le aziende che sono
titolari di una pluralità di segni non li usano simultaneamente su tutti i loro prodotti) che - per essere distintivi - i segni
attorei “dovrebbero comparire su tutti i capi realizzati da BN".
marchi oggetto di causa, si deve parimenti escludere che sia intervenuta decadenza o volgarizzazione dei segni in
questione.
ciò, si tratta di segni “deboli", di ridottissima capacità distintiva.
l’aggettivo in questione viene utilizzato nel diritto industriale (si tratta infatti, come riconosciuto anche dal Tribunale di
Napoli nell’ordinanza 2 1.3.17 prodotta da parte attrice, di segni di fantasia estranei al prodotti sui quali vengono apposti)
e ritenuta l’autonoma capacità distintiva degli stessi per i motivi sopra indicati - la presenza di altre strisce nel settore
dell’abbigliamento è questione che attiene essenzialmente al giudizio di uguaglianza/similitudine tra i segni e
conseguente rischio di confusione.
della giacca, sulla parte del collo" non è circostanza idonea ad escludere l’uso del marchio come marchio.
altre occasioni osservato anche dal Tribunale di Torino (cfr. ordinanza 5.10.12 Kombat/Nike pro Kombat), non è necessario
che il marchio venga apposto direttamente sul prodotto (o, come nel caso, sulla parte interna del prodotto), “ben potendo
svolgere la sua funzione distintiva e individualizzante anche ove apposto sulle etichette e sulle confezioni del prodotto".
IV
La contraffazione
9. I segni azionati da parte attrice sono:
- il marchio di fatto STRISCIA COLORATA (tre bande verticali di colore giallo arancio e blu navy) di seguito riprodotto:
-e il marchio comunitario registrato (5 bande verticali parallele di diverse dimensioni, di colore blu navy, arancio, giallo,
arancio e blu navy ) anch’esso riprodotto di seguito:
Detti segni sono posizionati sui giubbini Kway di parte attrice, lungo le cuciture esterne della cerniera il primo e,
prevalentemente, sulla parte interna del collo il secondo.
La BANDA COLORATA presente sul bluson A si presenta come segue:
10.
abbigliamento sportivo/casual) e che sono venduti a prezzi del tutto comparabili (il bluson Armani era venduto al prezzo di
euro 2 30,00 e gli analoghi modelli di Kway sono venduti ad un prezzo che va da 150,00 a 400,00 euro) e il Collegio
ritiene che il rischio di confusione tra il marchio di fatto attoreo e la BANDA COLORATA che appare sul capo Armani sia di
immediata evidenza.
non già altre gradazioni di quel colore e il tutto, poi, è completato dal giallo, in entrambi i casi luminoso.
al momento dell’acquisto, non è in grado di percepire.
complessivo delle BANDE COLORATE di A è esattamente lo stesso di quello del marchio registrato attoreo e induce il
consumatore a ritenere di trovarsi di fronte al marchio B.
tipo di prodotto e non già le caratteristiche in sé del prodotto, risulta del tutto irrilevante ogni considerazione sul tessuto
del bluson A, così come il fatto che su detto capo di abbigliamento sia apposto anche il marchio AJ.
di un marchio figurativo, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di consentire ai titolari del primo di appropriarsi
liberamente del secondo, con il solo accorgimento di impiegarlo in associazione con il proprio segno distintivo, molto
affermato sul mercato e fortemente distintivo e riconoscibile.
(in base al quale deve essere garantita la libera utilizzabilità di taluni segni consistenti in motivi grafici suscettibili di uso
decorativo), principio che – seppure opera nel senso che non può essere impedito l’uso (nel caso) di strisce su capi di
abbigliamento - non copre e non consente abusi da parte dei terzi, i quali ultimi, pertanto, devono pur sempre
differenziarsi attraverso distinguishing additions o altre variazioni arbitrarie, sufficienti ed elidere il rischio di confusione e
qui non sussistenti per i motivi sopradelineati.
V
prospettato la concorrenza sleale sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria, dell’appropriazione di pregi e
dell’appropriazione parassitaria degli investimenti effettuati.
confusione con segni legittimamente usati da altri (fattispecie che assorbe anche quella della appropriazione di pregi, pure
evocata da parte attrice).
stessa e il suo posizionamento possono infatti concretamente indurre il consumatore a ritenere che tra le due aziende
siano in corso operazioni di co-brandig invece insussistenti.
il loro costo è analogo.
VI
commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti il marchio di fatto e/o il marchio comunitario STRISCIA
COLORATA o qualsiasi altro marchio contenente il segno BANDA COLORATA per i prodotti della classe 2 5, in particolare
giubbini, costituisce atto di contraffazione ex artt. 2 0, c.1, lett. b c.p. i. e 9 r.m.c., nonché atto di concorrenza sleale
confusoria.
inibito a GA s.p.a., in persona del legale rappresentante, di importare, esportare, porre in vendita,
commercializzare e pubblicizzare su tutto il territorio dell’Unione Europea i prodotti recanti il marchio oggetto di causa o
qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorare per prodotti della classe 2 5 e, in particolare giubbini.
distruzione in Italia, ai sensi dell’ art. 124 c.p. i. a cura delle attrici e a spese della convenuta, di tutti i prodotti recanti il
marchio oggetto di causa o qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorate per prodotti della classe 2 5, in
particolare giubbini.
VII
l’inibitoria e per l’eventuale ritardo nella pubblicazione della sentenza (di cui infra).
introduttivo del giudizio.
18.
sensi dell’ art. 126 c.p. i. la pubblicazione dell’emananda sentenza per estratto su uno o più giornali a tiratura nazionale,
nonché sulla prima pagina dei siti web di GA s.p.a. a cura delle attrice ed a spese della convenuta", trattandosi
di domanda nuova
19.
di penali e pubblicazione della sentenza.
rispettiva competenza, tenute al risarcimento dei danni subiti dalle attrici in relazione sia al danno emergente sia al lucro
cessante nella misura che verrà accertata in separato giudizio".
“Condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in relazione sia al danno emergente sia al lucro
cessante e, in alternativa o in aggiunta a quest’ultimo, la realizzazione degli utili lordi realizzati, conformemente al disposto
dell’ art. 125 c.p. i. nella misura accertanda in corso di causa o, in subordine, anche in via equitativa".
VIII
2 0. Atteso il complessivo esito del giudizio e le declaratorie di cui ai precedenti punti 17-19, le spese processuali devono
essere dichiarate compensate fino ad 1\4, con condanna di parte convenuta a rimborsare a parte attrice i residui 3\4 nella
misura che verrà liquidata in dispositivo. (DM 2 014 n. 55, valore indeterminabile, complessità alta, valori medi).
Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel rgc al n. 7016\2016 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta, dichiarata inammissibile o ritenuta assorbita, così provvede:
recanti il marchio di fatto e/o il marchio comunitario STRISCIA COLORATA o qualsiasi altro marchio contenente il segno
BANDA COLORATA per i prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini, costituisce atto di contraffazione ex artt. 2 0, c.1,
lett. b c.p. i. e 9 r.m.c., nonché atto di concorrenza sleale confusoria;
commercializzare e pubblicizzare su tutto il territorio dell’Unione Europea i prodotti recanti il marchio oggetto di causa o
qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorare per prodotti della classe 2 5 e, in particolare giubbini;
dell’ art. 124 c.p. i. a cura delle attrici e a spese della convenuta, di tutti i prodotti recanti il marchio oggetto di causa o
qualsiasi altro marchio contenente il segno Bande Colorate per prodotti della classe 2 5, in particolare giubbini;
della sentenza;
Basic Italia s.p.a. i residui 3\4, che liquida in euro 777,00 per esposti ed in euro 10.073, oltre iva e contributi previdenziali
come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dott.ssa Gabriella Ratti