Links to the document (0) Links from the document (6) | Similiar cases

Sentenza 4556/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A

In materia di decadenza del marchio per non uso, chi invoca il fatto negativo estintivo del diritto ha l’onere di provare la mancata utilizzazione del segno. Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere della prova gravante su chi agisce (o resiste) in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi. [...] • L’ammissibilità della prova presuntiva è, peraltro, anche espressamente prevista nell’art. 121.1. CPI, ai sensi del quale “La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”. La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi presuntivi del non uso del marchio: - l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei listini pubblicati da un’associazione di categoria; - l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei cataloghi dell’impresa titolare della privativa; - il fatto che il settore merceologico per il quale il marchio è stato registrato sia notevolmente distante dall’oggetto sociale della società titolare della registrazione; - l’assenza del segno dal sito web della convenuta; -la mancanza di risultati tramite ricerche per parole chiave su Google e tramite ricerche sul sito www. archive. org. [...] • Alla luce degli elementi di prova emersi, va pertanto dichiarata la decadenza del marchio avversario, per non uso negli ultimi cinque anni, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 235 e 47 R. D. 929/1942, nonché 26(c), 24 e 27 CPI.6.[...]
Country Legal Domain Outcome of the case Annotated Court
Italy Trademark and patents Upheld claim(s) Annotated Tribunale Di Milano
Sentenza n. 4556/2017 pubbl. il 24/04/2017
RG n. 34482/2015
Repert. n. 3622/2017 del 24/04/2017
N.R.G. 34482/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A – Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 34482/2015, promossa da:
SR S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti AV, MF, VJ, FS e DP, elettivamente domiciliata in XXX, presso lo
studio degli avv.ti F, J, S e P, giusta procura a margine dell’atto
di citazione;
ATTRICE
contro
F - A S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: Declaratoria di decadenza parziale di marchio registrato CONCLUSIONI
Per l’attore:
In via principale, pronunciare la decadenza parziale del marchio “FMR FRANCO MARIA
RICCI”, registrazione n. 336136 del 18.10.1983, successivamente rinnovato con registrazione
n. 1501086 del 09.07.2012, per le classi di prodotti 3, 25. In subordine, dichiarare la decadenza parziale del marchio “FMR FRANCO MARIA RICCI”
per i prodotti di cui alle classi 3 e 25 ai sensi del combinato disposto degli artt. 233 c.p. i. e 47
R.D. 929/1942 o degli artt. 26, 24 e 27 c.p. i. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.


***

MOTIVAZIONE
1. Le domande dell’attrice.
Con atto notificato in data DD/MM/2015, la società attrice ha citato in giudizio la società
F - A S.P.A, chiedendo che fosse dichiarata la decadenza parziale del marchio
“FMR FRANCO MARIA RICCI”, per le classi di prodotti 3, 25 ed allegando che:
- la società SR S.p.a. opera nel settore dell’abbigliamento, accessori, calzature e
pelletteria di lusso;
- ha depositato, per la tutela della propria attività, tre diversi marchi nazionali denominativi
“STEFANO RICCI”: il primo, registrato da ultimo in data 26.09.2013, con n. 0001560017
(per le classi di prodotti 18 e 25); il secondo, registrato il 26.11.2009 con n. 1231790 (per
la classe 3); il terzo, registrato con n. 1448758 e rinnovato da ultimo in data 16.05.2011
(per le classi 3, 9, 14, 18, 21 e 25);
- ha riscontrato, nell’ambito di un’attività finalizzata alla tutela e sorveglianza dei propri
marchi, l’esistenza del marchio figurativo “FMR Franco Maria Ricci”, di titolarità della
società convenuta, registrato in data 18.10.1983 e da ultimo rinnovato il 09.07.2012, per le
classi di prodotti n. 3, 16 e 25;
- il marchio di cui è titolare la convenuta non risulta, a detta dell’attrice, essere utilizzato
come segno distintivo, né per i prodotti rientranti nella classe 3 (saponi; profumeria;
cosmetici), né per quelli di cui alla classe 25 (articoli di abbigliamento; scarpe;
cappelleria);
- il non uso del marchio della convenuta, stando alle allegazioni dell’attrice, si sarebbe
protratto ben oltre il periodo di tre anni richiesto per la decadenza dall’ art. 42 R.D. 929/1942 (normativa applicabile ratione temporis), per il periodo compreso fra il 1983 ed
1992; in ogni caso, il non uso del marchio si sarebbe protratto anche per tutto il periodo
temporale 2010-2015.
2. La fase di trattazione.

Alla prima udienza del DD/MM/2015, la convenuta era dichiarata contumace, non essendosi
costituita nonostante la regolare notificazione dell’atto di citazione.
Concessi i termini di cui all’ art. 183 sesto comma c.p.c. , all’ udienza del DD/MM/2016 il
Giudice istruttore procedeva all’escussione del teste S, dipendente dell’attrice, sui
capitoli concernenti la prova della ricerca sul web e sul sito della convenuta del marchio FMR
Franco Maria Ricci per prodotti delle classi 3 e 25.
Esaurita la fase istruttoria, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava
l’udienza di precisazione delle conclusioni del DD/MM/2017, all’esito della quale assegnava i
termini di cui all’ art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e rimetteva la causa
in decisione dinanzi al Collegio.
3. Causa contumaciale e onere della prova.
Considerato che nel nostro ordinamento non si applica il principio della ficta confessio, l’attrice è onerata della prova del non uso da parte della convenuta del marchio FMR Franco Maria Ricci, per prodotti delle classi 3 e 25 e della protrazione del non uso per un periodo di tempo consecutivo di tre anni, se decorso entro l’entrata in vigore del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480 ( art. 235), o diversamente, per il periodo di tempo protrattosi per
cinque anni dopo l’entrata in vigore del menzionato decreto (vedi infra).
4. Sulla legislazione applicabile.
Il marchio di FMR è stato concesso nel 1983, quando era vigente la legge marchi, R.D. 21/06/1942, n. 929, il cui art. 42 prevedeva la decadenza per mancato uso del marchio per tre anni “dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione è stata sospesa
per tre anni”. Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ha modificato, con disciplina attualmente
vigente nel codice della proprietà industriale , il menzionato art. 42, prevedendo l’aumento da
tre a cinque anni e la possibilità di ripresa dell’uso del marchio a evitare la decadenza. Sotto il
profilo transitorio, ha stabilito, all’art. 235, che: “Le norme del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi
alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale
data”.
4.1. L’attrice nel caso di specie, giusta quanto si osserverà, non ha provato che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 480/1992 , il marchio fosse già decaduto e, quindi,
in conformità alle disposizioni transitorie, ha l’onere di provare che il mancato uso del
marchio si è protratto per il periodo consecutivo di cinque anni.
5. Sull’onere della prova in materia di decadenza per non uso del marchio e sul fatto
negativo.
In materia di decadenza del marchio per non uso, chi invoca il fatto negativo estintivo del
diritto ha l’onere di provare la mancata utilizzazione del segno. Conformemente al costante
orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere della prova gravante su chi
agisce (o resiste) in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti
negativi. In tale ipotesi, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non
avvenuto, la relativa prova può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto
positivo contrario ed anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(cfr. Cass. 14854/2013; Cass. n. 5427/2002; Cass. n. 23229/04; 384/2007; 12700/2007 ;
15162/2008 ). L’ammissibilità della prova presuntiva è, peraltro, anche espressamente prevista
nell’art. 121.1. CPI, ai sensi del quale “La prova della decadenza del marchio per non uso può
essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”. La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi
presuntivi del non uso del marchio: - l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei listini
pubblicati da un’associazione di categoria; - l’assenza del marchio e dei relativi prodotti nei
cataloghi dell’impresa titolare della privativa; - il fatto che il settore merceologico per il quale
il marchio è stato registrato sia notevolmente distante dall’oggetto sociale della società titolare
della registrazione; - l’assenza del segno dal sito web della convenuta; -la mancanza di
risultati tramite ricerche per parole chiave su Google e tramite ricerche sul sito
www.archive.org.
5.1. Sull’adempimento dell’onere della prova da parte dell’attrice.
Gli elementi di prova acquisiti nel giudizio hanno fatto accertare che il marchio ‘136 della
convenuta non è stato usato come segno né per i prodotti di cui alla classe 25 (articoli di
abbigliamento, scarpe, cappelleria), né per i prodotti di cui alla classe 3 (preparati per la
sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere;
saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici) per tutto l’arco
temporale, di cinque anni, decorrente dal 2010 al 2015.

In accoglimento della domanda dell’attrice, deve quindi essere dichiarata la decadenza
parziale del marchio per le classi sopra menzionate.
Il mancato uso del marchio della convenuta, per le classi sopra indicate, risulta dai seguenti
elementi:
- il sito web della convenuta, visualizzabile al link http://www.fmrarte.it; da un esame del
sito internet emerge che il marchio ‘136 è stato usato solo per libri e opere artistiche e,
quindi, con riguardo alla pubblicizzazione dell’attività di casa editrice, mentre nessuna
menzione viene fatta né ad articoli di abbigliamento, né a profumi e/o cosmetici ( si veda
doc 6).
- l’esame del sito https://archive.org/web/, da cui risulta che il sito web della convenuta
(http://www.fmrarte.it/) non utilizzava il marchio per indicare e/o promuovere i prodotti
appartenenti alle classi sopra menzionate;
- l’estratto di ricerca Google, tramite le parole chiave “FMR FRANCO MARIA RICCI
PROFUMI” o “FMR FRANCO MARIA RICCI ABBIGLIAMENTO”, dal quale emerge il
mancato uso del marchio FMR FRANCO MARIA RICCI per le classi 3, 25: immettendo la
parola “Profumi” e abbigliamento, accanto al marchio denominativo “FMR Franco Maria
Ricci”, infatti, non emerge alcun risultato che colleghi il segno della convenuta ad articoli di
profumeria e di abbigliamento.
- Dalla visura storica della società FA in liquidazione (doc. 23), risulta, inoltre, che
l’attività prevalente è costituita – dall’ 1 marzo 2010 – da “edizioni di libri, opuscoli, opere
dell’ingegno, nonché stampa, opere e creazioni d’arte grafica”. Infine, il teste SS, all’udienza del DD/MM/2016, a riscontro della prova del
mancato uso, ha integralmente confermato i capitoli di prova ammessi, dichiarando di avere
eseguito una ricerca sul sito della convenuta www.fmrarte.it, nel 2015, senza trovare prodotti
cosmetici/profumi e/o abbigliamento/calzature e altresì di non avere rinvenuto, sul sito
https://archive.org/web/, con riguardo al nome a dominio www.fmrarte.it, per gli anni dal
2007 al 2015, pagine internet in cui venissero pubblicizzati prodotti cosmetici/profumi e/o
abbigliamento/calzature a marchio FMR FRANCO MARIA RICCI. Alla luce degli elementi di prova emersi, va pertanto dichiarata la decadenza del marchio
avversario, per non uso negli ultimi cinque anni, in applicazione del combinato disposto dagli
artt. 235 e 47 R.D. 929/1942 , nonché 26(c), 24 e 27 CPI. 6. Spese.
Tenuto conto della sua soccombenza, la convenuta è condannata alla rifusione integrale delle
spese, che si liquidano, tenuto conto della non complessità della controversia, in complessive
euro 5200,00 per compensi, euro 1100,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15
%, iva e cpa, come per legge. P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da SR S.P.A nei confronti di F -
A S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
- dichiara la decadenza parziale del marchio “FMR FRANCO MARIA RICCI” per i prodotti
di cui alle classi 3 e 25.
- Dispone la trasmissione della sentenza all’UIBM
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese, che si liquidano in complessive
euro 5300,00 per compensi, euro 1100,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del
15 %, iva e cpa come per legge. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 6 aprile 2017 Il Giudice Relatore giu2 Il Presidente giu1