Sentenza 15451/2014 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa -Sezione A-
Sentenza n. 15451/2014
pubbl. il 31/12/2014
RG n. 72615/2011
Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZIONE A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: giu1 Presidente giu2 Giudice a latere giu3 Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 72615/2011
promossa da: RAR con il patrocinio degli avv.ti OP e BC, elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. BC
ATTORE contro T SRL F SPA, con il patrocinio degli avv.ti AP e MA ed elettivamente domiciliato in XXX presso il difensore avv. PA
CONVENUTO OGGETTO: azione di contraffazione di marchio denominativo e pronunce accessorie di inibitoria, astreinte, pubblicazione, risarcimento del danno, domanda riconvenzionale di nullità del marchio.
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del DD/MM/2014 da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. le vicende processuali
1.Con atto di citazione notificato in data DD/MM/2011, RAR, legale rappresentante e comproprietario del noto GH “Il Cavallino Bianco Family Spa” sito in XXX, ha convenuto in giudizio T S.R.L. F SPA: ha lamentato la contraffazione del proprio marchio “FAMILY SPA” registrato in sede italiana al n. 001379476 in data 17.7.2009 rispettivamente per le classi n.39 -organizzazione viaggi- n.41 -organizzazione attività di divertimento in genere e sportive- n.43 –servizi di ristorazione e alloggi temporanei di tutti i generi, alberghiero e non- e n.44 -cura d’igiene e bellezza per la persona-. Parte attrice ha lamentato in particolare di avere verificato attraverso i consueti motori di ricerca la pubblicizzazione via web a cura della convenuta di un esercizio alberghiero inaugurato il 25.9.2011 avente quale denominazione “TATA-O-FAMILY SPA”, interferente con il proprio marchio. Ha dunque invocato in questa sede la tutela inibitoria assistita da astreinte, il risarcimento del danno e la pubblicazione. Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del marchio azionato da controparte, trattandosi di segno nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 c.p. i.. All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. , ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso ad attività istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del DD/MM/2014 il Giudice ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.La natura descrittiva del segno
Oggetto della presente controversia è il marchio denominativo italiano “FAMILY SPA”, ritenuto contraffatto dall’attrice ed accusato di nullità da parte della convenuta per carenza di capacità distintiva. Trattandosi di un marchio complesso, in quanto composto da due elementi denominativi, il necessario e preliminare sindacato di nullità che il Collegio deve esprimere secondo i parametri di cui all’ art. 13 c.p. i. si articola su un duplice piano: il primo prende in esame i singoli elementi che compongono il logo; il secondo indaga il brand nel suo complesso, al fine di verificare se la combinazione di tali elementi sia comunque carente di tale capacità distintiva (cfr. Corte di Giustizia, CE, 19.4.2007, in causa C-273/05P ). Per quel che qui rileva, tale vaglio non può essere a priori escluso dall’impiego nel segno di due parole mutuate da idiomi stranieri, circostanza infatti che in sé non ne esclude il carattere generico e descrittivo ( Trib. Torino, 19.11.1998 ). Né la natura descrittiva può ritenersi esclusa a monte dalla constatazione che il titolare utilizzi congiuntamente due parole di uso comune (cfr. Cass. 8.1.1998 n.91 , secondo la quale il divieto di sfruttamento esclusivo come marchio di una parola di uso comune ovvero puramente descrittiva non può essere aggirato dall’utilizzo congiunto di due parole della medesima natura). Ciò premesso, entrambi i termini di cui si compone il segno litigioso evidenziano un immediato carattere descrittivo, aderendo concettualmente alla natura (SPA) ed alla destinazione (FAMILY) del servizio che il logo contraddistingue. Ed in particolare: SPA è un termine di uso comune utilizzato per indicare aziende che forniscono cure idroterapiche o in genere servizi di benessere e cura del corpo. Si tratta di un nome che trae origine dall’omonima località Belga, nota fin dall’antichità per le sue acque termali: tale denominazione è forse derivata dall’acronimo “salus per aquam” ovvero ancora dalla contrazione del termine “fontane” in lingua vallone “Espa”. Si veda sul punto il risultato della ricerca sull’web effettuata da parte della convenuta (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Osserva dunque il Tribunale che la locuzione è oggi divenuta un termine generico, poiché entrata nel linguaggio corrente per indicare -nei paesi sia anglofoni sia neolatini- prima le attività termali in generale e poi i trattamenti termali, balneoterapici e idroterapici ed ancora servizi per la cura del corpo e della mente. Quanto alla parola inglese “Family” -termine che svolge di volta in volta la duplice funzione di nominativo e di locuzione aggettivamente- essa indica, come nome, l’intera famiglia compresi i bambini e, in funzione di aggettivo, la natura o la destinazione familiare del nome al quale accede. Nella pratica commerciale, essa è comunemente utilizzata per indicare servizi o strutture destinati all’intera famiglia ed ai più piccoli (Family Restaurant, Family Hotel ecc..). Tale accezione linguistica è confermata dalla considerazione che esiste un consorzio turistico sul territorio nazionale denominato “Italy Family Hotel”, che raccoglie le strutture turistiche tra le quali quelle dell’attore. Ognuna delle due parole di cui si compone il marchio dell’attore, distintamente esaminata, è dunque inidonea a svolgere un ruolo distintivo per servizi termali e di cura del corpo indirizzati a tutta la famiglia ed anche ai bambini. Il giudizio negativo sulla capacità distintiva non muta ove l’indagine si estenda alla combinazione dei due termini: la locuzione “FAMILY SPA” (ove il primo termine assume la funzione di aggettivo) significa letteralmente “servizio termale e/o di benessere per la famiglia”, aderendo senza alcuno scarto concettuale al servizio indicato, impedendo quindi un ambito, seppure minimo, di validità. Del resto, la difficoltà di trovare una concisa traduzione nella lingua nazionale di tale locuzione -adeguatamente descrittiva delle strutture e dei servizi alberghieri termali destinati all’intera famiglia- è indice della bontà della soluzione interpretativa qui accolta. L’accostamento delle due parole non crea insomma un''espressione nuova (cfr. tra le altre, Trib. Milano, 29.8.2000 ), a sua volta non dotata di una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che la compongono. Con la conseguenza che la combinazione risultante non è in grado di assolvere alla funzione differenziatrice del marchio, non creando un'impressione sufficientemente autonoma rispetto al servizio identificato. A ciò non ostano le considerazioni svolte dall’attrice la quale ha sottolineato che: a)costituirebbe quello azionato marchio c.d. d’insieme, ove i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative- a differenza del marchio complesso- ma lo è soltanto il loro insieme(cfr. da ultimo, Cass. 1249/2013; Cass. 10071/08; Cass. 24620/10 ). Sul punto, osserva tuttavia il Collegio che l’esame del logo “FAMILY SPA” porta ad escludere, come sopra accennato, il riconoscimento di capacità individualizzante dello stesso nel suo insieme; b)la capacità distintiva del segno “FAMILY SPA” si sarebbe consolidata a livello nazionale prima della proposizione della domanda riconvenzionale di nullità e comunque prima della diffusione nel linguaggio comune del termine SPA: con conseguente sanatoria ex art. 13, comma 3, c.p. i. (cfr. sul punto Cass. 16.4.2008 n. 10071 ). Tale asserzione è tuttavia priva di riscontro, anche alla luce del breve lasso temporale intercorso tra la registrazione del segno (luglio 2009) e la domanda di nullità (marzo 2012), in assenza di prova che sul mercato il logo sia accreditato come univoco indicatore del servizio alberghiero reso da parte attrice. Del resto, è fondata la considerazione svolta dalla convenuta, la quale ha eccepito come il cuore dei segni di controparte vada ravvisata nel –diverso e noto- logo denominativo e figurativo “cavallino bianco”; c)il carattere distintivo deriverebbe dall’utilizzo di due parole di idioma straniero: questa considerazione tuttavia, vieppiù ove si tratti di lingua assai conosciuta sul territorio nazionale come nel caso in esame, non è dirimente in senso favorevole alla convenuta( Trib. Torino, 19.11.1998 ); d)locuzioni di analoga natura avrebbero ricevuto tutela, benché egualmente evocativi dei prodotti da essi contraddistinti: osserva tuttavia il Tribunale che i casi segnalati da parte attrice –quali ad esempio il noto marchio “Divani andamp; Divani”- evidenziano soluzioni linguistiche (quali la ripetizione delle medesime parole) ovvero differenziazioni grafiche non scontate e comunque idonee a segnare un deciso scarto rispetto alla mera descrizione del prodotto; e)si tratterebbe quello attoreo quantomeno di un marchio debole: osserva tuttavia il Tribunale che il riconoscimento anche di un minimo perimetro di esclusiva postula il pur lieve distacco del segno da denominazioni solo descrittive, distacco qui non riscontrato. Dunque, il monopolio vantato dall’attore si scontra con l’imperativo di libera appropriabilità dei segni che possono essere servire nel commercio a tutti gli operatori di quel settore per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi. A tale valutazione non è del resto estranea la valutazione dell’impatto sul Mercato Comune che avrebbe il riconoscimento dell’esclusiva a favore di un solo operatore di termini tanto diffusi nel mercato sovranazionale.
3.le domande volte da parte attrice
Accertata la nullità del segno azionato da parte attrice, tutte le domande svolte da quest’ultima -che presuppongono la validità del proprio marchio- vanno tutte rigettate. 4.Il comando giudiziale Occorre dunque, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarare la nullità del marchio “FAMILY SPA”, di titolarità di parte attrice e rigettare tutte le domande di quest’ultima. In virtù del principio della soccombenza, l’attrice va altresì condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto della rapida scansione nella quale si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da RAR con atto di citazione notificato in data DD/MM/2011 contro T S.R.L. F SPA, nonché sulle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta, ogni altra domanda diversamente disattesa e rigettata, così provvede:
1)in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, accerta e dichiara la nullità per difetto di capacità distintiva del marchio “FAMILY SPA” registrato al n.001379476 presso UIMB in data 17.7.2009 da RAR; 2)rigetta tutte le domande svolte dall’attore; 3)condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00, di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione; 4)dispone la trasmissione a cura della Cancelleria ad UIBM per quanto di competenza.
Così deciso il 3.12.2014 Il presidente giu1 Il giudice estensore giu3