Sentenza 8891/2016 della Tribunale Ordinario Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A Civile
Sentenza n. 8891/2016
pubbl. il 15/07/2016
RG n. 69074/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice a latere giu3 Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 69074/2013 promossa da:
V s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati BV e FSA
ATTRICE CONTRO
P s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato BC
CONVENUTA OGGETTO: azione di nullità di brevetto italiano per invenzione industriale, riformulazione ex art. 79 comma 3 c.p. i. in corso di causa
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate il DD/MM/2016
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data DD/MM/2013, V s.r.l. - società attiva nel settore della progettazione, della fabbricazione e della commercializzazione di macchine ed attrezzature per la ristorazione collettiva ed i pubblici esercizi, di seguito V - ha convenuto in giudizio la concorrente P s.r.l. (di seguito, P); e ciò al fine di fare accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano per invenzione industriale n. IT 1.396.980 di titolarità della convenuta -concesso in data DD/MM/2012 e recante il titolo “porta di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari”- per mancanza dei requisiti di validità e per estensione della protezione oltre il contenuto della domanda iniziale.
Con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di controparte ed ha proposto la riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p. i. della rivendicazione indipendente n. 1 del proprio titolo.
Alla prima udienza, parte attrice ha esteso le censure di invalidità del brevetto anche nella versione riformulata da P.
Nel corso del giudizio, è stato dato corso ad un’indagine brevettuale che ha concluso per l’invalidità del brevetto oggetto di lite, anche come riformulato dalla titolare.
Sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 9.2.2016, il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.Il brevetto italiano IT 1.396.980
Come accennato, la controversia ha ad oggetto il brevetto italiano n. IT 1.396.980 di titolarità della convenuta, depositato in data 18.12.2009 e concesso in data 20.12.2012, dal titolo “porta di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari”.
Il trovato si articola in sette rivendicazioni di prodotto (di cui la prima indipendente e le altre dipendenti) e tutela un’invenzione relativa ad una porta di forno.
Nella descrizione si dà atto che, secondo lo stato della scienza, i forni usati per la cottura di alimenti sono costituiti da porte formate da due lastre di vetro, una rivolta all’interno e una all’esterno della camera di cottura, definendo tra loro una intercapedine. Al fine di ottenere telai leggeri e semplici da assemblare, sono stati realizzati montanti e traversi con tubolari metallici a sezione quadrangolare, ottenuti per estrusione o piegatura e saldatura, successivamente forati o tagliati al laser per definirvi le sedi di mutuo incastro o per l’accoppiamento di viti di bloccaggio.
L’invenzione in esame intende realizzare una porta di forno che consenta di superare gli inconvenienti riscontrati in tali soluzioni, giacché utilizzando l’arte nota la finitura superficiale presenta
imperfezioni o graffi dovuti alla facilità con cui i montanti e i traversi possono venire danneggiati durante il rimaneggiamento o l’assemblaggio.
Scopo del trovato è quindi quello di proporre una porta di forno i cui componenti risultino sostanzialmente agevoli da realizzare ed assemblare, con conseguente riduzione del rischio di danneggiamento e dei costi.
L’originaria formulazione della prima rivendicazione n. 1, indipendente di prodotto, sulla base della quale l’Ufficio ha concesso il brevetto, recita: “Porta (10) di forno, particolarmente per forni per la cottura di generi alimentari, comprendente
- un telaio (11) a cornice comprendente due traversi (12) e due montanti (13) uniti tramite collegamenti filettati,
- una prima lastra (14) connessa a detti traversi (12) tramite cerniere (15), per essa definenti un asse di rotazione (A) intorno al quale essendo essa rotabile per passare da una configurazione di chiusura del vano (16) che detto telaio (11) definisce circondandolo, ad una posizione di apertura di detto vano (16),
- una seconda lastra (17) sostenuta da detti montanti (13) tramite staffe (18) di supporto,
caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata presentanti sezione con profilo aperto”.
La parte c.d. pre-caratterizzante, che definisce lo stato della tecnica, dà atto dell’esistenza di porte da forno con un telaio a
La parte caratterizzante, contenente il nucleo dell’invenzione, rivendica una lamiera metallica “piegata” in modo da presentare una sezione con profilo “aperto”.
Seguono altre 6 rivendicazioni, tutte dipendenti di prodotto, che introducono ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche del claim n. 1 o di quelli immediatamente precedenti a ciascuno di essi. Nel dettaglio:
- la rivendicazione n. 2 (dipendente dalla rivendicazione n. 1) meglio specifica che i traversi di cui alla rivendicazione n. 1 presentano una sezione a profilo aperto, sostanzialmente ad U;
- la rivendicazione n. 3 (dipendente dalla rivendicazione 2) esplicita la conformazione dei traversi;
- la rivendicazione n. 4 (dipendente indifferentemente dalle rivendicazioni nn. 1, 2 o 3) indica che il profilo aperto di taluni montanti è a forma di C;
- la rivendicazione n. 5 (dipendente dalla rivendicazione 4) indica ulteriori caratteristiche che definiscono la struttura dei montanti di cui alla rivendicazione 4 ed introduce gli elementi di interposizione;
- la rivendicazione n. 6 (dipendente da una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni) meglio dettaglia la struttura delle
cornice che supporta due traversi e due montanti, all’interno dei quali sono collocate due lastre di vetro, una interna ed una esterna, una delle quali rotabile, sì da consentire la chiusura e l’apertura del vano.
staffe, rivendicando le modalità di connessione di una delle due lastre di vetro ad una delle staffe;
- la rivendicazione n. 7 (dipendente dalla rivendicazione n. 6) specifica infine ulteriori caratteristiche del lembo di supporto.
3. L’invalidità del trovato
Il Collegio condivide il giudizio di invalidità al quale è pervenuto il CTU, in relazione sia all’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, sia alla mancanza di altezza inventiva del trovato.
3.1. Quanto all’estensione del contenuto rispetto alla domanda iniziale
è necessario precisare che la rivendicazione n. 1, contenuta nella domanda iniziale depositata dalla titolare, non conteneva il termine “piegata”, aggiunto da P nel corso della procedura amministrativa. In sede di concessione, l’Esaminatore aveva infatti ritenuto l’originaria rivendicazione n. 1 della domanda di P carente di novità rispetto all’anteriorità costituita dal modello di utilità tedesco DE 29912626 U1 di titolarità del soggetto terzo U S.p.A. (cfr. doc. 5, all. 3, del fascicolo di parte attrice). Per emendare tale vizio, la titolare ha aggiunto dunque il termine “piegata”. Tale modifica, tuttavia, a giudizio del CTU ha comportato una estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria, introducendo cioè insegnamenti prima non presenti e determinandone pertanto la nullità ai sensi dell’ art 76, comma 1 lettera c), c.p. i.. Il tecnico dell’ufficio ha infatti correttamente osservato che:
- ove la nuova espressione “piegata” introdotta in sede di concessione debba essere intesa nel senso che i traversi n. 12 ed i montanti n. 13 non sono elementi piani ma presentano deviazioni rispetto ad un andamento rettilineo, tale caratteristica non sarebbe supportata dalla descrizione, (trovando riscontro solo nei disegni 2 e 4); comunque essa non sarebbe in grado di differenziare la rivendicazione n. 1 dallo stato dell’arte. In particolare, l’impiego di profilati in lamiera metallica aventi sezione con profilo aperto sarebbe noto al documento anteriore GB 1399874 di titolarità del terzo CE Ltd (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice, cfr. CTU p. 23);
- ove l’espressione “piegata” venga invece intesa come equivalente di “ottenuta tramite piegatura”, l’estrapolazione di tale caratteristica dal testo della descrizione (nel punto in cui si precisa che i traversi ed i montanti “possono essere ottenuti tramite piegatura a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in materia plastica” (cfr. pagina 5, righe 12-15 della descrizione) costituirebbe un’arbitraria ed indebita selezione da un gruppo di caratteristiche, originariamente indicate. Tale operazione introduce tuttavia informazioni nuove, non originariamente descritte. Infatti, nessun punto della descrizione giustifica “l’isolamento della caratteristica “piegata” dal contesto in cui viene descritto il processo di produzione che prevede la piegatura a freddo di una lamiera metallica rivestita” (cfr. pag. 40 della CTU). Inoltre, a giudizio del CTU, il claim n. 1, pur sufficientemente descritto e nuovo (in quanto non totalmente anticipato da alcuna anteriorità) manca anche di altezza inventiva in quanto: - lo stato dell’arte descritto nel brevetto (si veda in proposito il documento indicato in perizia quale D1, ossia il già citato modello di utilità tedesco DE 29912626 U1), già mostra tutte le caratteristiche del brevetto P, ad eccezione del “profilo a sezione aperta”; - il documento indicato nella perizia come D2, ossia il brevetto inglese GB 1399874 A, insegna a sua volta a realizzare un telaio comprendente almeno i montanti realizzati con profilati aventi sezione a profilo aperto. Dunque, il claim n. 1 qui esaminato consiste nella banale combinazione di tali due insegnamenti, essendo ovvio per un tecnico del ramo utilizzare sezioni aperte o chiuse di profilati (trattandosi di varianti alla sua normale portata), senza un sufficiente salto inventivo idoneo a garantirne la validità. Manca quindi quel coordinamento originale ed ingegnoso di elementi già conosciuti necessario ai fini della tutelabilità di un brevetto per combinazione (cfr. Corte D’appello Bologna, 8.3.2001 ). Questo Tribunale ha già in proposito in passato chiarito che “la meccanica e non originale giustapposizione di trovati specifici del settore ed elementi acquisiti alla tecnica di settori diversi ma meccanicamente analoghi non registra quel minimo “salto” inventivo
proprio anche delle invenzioni per combinazione” ( Trib. Milano 17.12.1998 ). Del resto, ad analoga conclusione si giunge esaminando un’altra anteriorità, costituta dal prodotto da forno “Garbin” divulgato dall’anno 2008 (cfr. docc. E 11-14, allegati alla memoria tecnica di parte attrice). Esso, a sua volta, presenta montanti e traversi “ottenuti per piegatura di una lamiera metallica e presentano sezione a profilo aperto” (cfr. CTU, pag. 63). Per completezza, la rivendicazione n. 1 non risolve il problema tecnico che l’invenzione si premurava di risolvere, ossia quello di evitare danno ai singoli componenti in fase di assemblaggio, stoccaggio e trasporto. La nullità della rivendicazione n. 1 travolge infine tutte le rivendicazioni dipendenti, ciascuna delle quali introduce caratteristiche di mero dettaglio che non risolvono il problema tecnico oggetto del brevetto e non sono dotate, ognuna considerata, di alcuna altezza inventiva per le dettagliate considerazioni indicate nella CTU e qui integralmente richiamate.
4. La riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p. i. del claim n. 1
Come già accennato, al fine di superare il vizio di estensione oltre il contenuto della domanda, P ha proceduto alla riformulazione, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ex art. 79 comma 3, c.p. i., del claim n. 1. Ha proposto in particolare il seguente testo “caratterizzata dal fatto che almeno scelti tra detti traversi (12) e detti montanti (13) sono profilati in lamiera metallica piegata ottenuti mediante piegatura a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in materia plastica presentanti sezione con profilo aperto”. Il termine “piegata” introdotto in sede di concessione amministrativa è stato cioè sostituito dalla locuzione “ottenuti mediante piegatura a freddo di una lamina metallica protetta da un film di copertura in materia plastica”. A giudizio di entrambe le parti il claim n. 1, così modificato, è emendato dal vizio di indebito ampliamento oltre al contenuto della domanda iniziale. Parte attrice ha tuttavia eccepito che in tal guisa viene introdotta nella rivendicazione una caratteristica funzionale: sebbene il brevetto abbia ad oggetto un prodotto, nella parte caratterizzante a suo giudizio sarebbe stata inserita cioè una fase del procedimento di realizzazione dei montanti o traversi, rivendicando così il metodo della loro realizzazione, anziché indicare la struttura dei montanti e dei traversi della porta. Si tratterebbe cioè di un c.d. “product by process”, valido solo ove esso presenti i requisiti di brevettabilità e non sia rinvenibile alcuna altra informazione nella domanda di brevetto che possa consentire al richiedente di definire in maniera soddisfacente il prodotto. Il CTU (pur non condividendo tale impostazione e ritenendo tale nuovo claim, alla luce del testo descrittivo ex art. 52, comma 2, c.p. i., quale rivendicazione di prodotto) ha concluso per altra via per l’invalidità. Infatti tale riformulazione introduce un problema interpretativo giacché non si comprende se:
- se i montanti e/o traversi sono ricoperti da film protettivo durante il processo produttivo che viene rimosso nel corso dell’assemblaggio;
- se i montanti e/o traversi rimangono dal film protettivo anche nel montaggio. Nel primo caso, il prodotto finale non è distinto dall’arte nota, perché il film protettivo può essere rimosso. Dunque la riformulazione così interpretata è nulla per i motivi già esposti al punto 3.2. Nel secondo caso, la riformulazione -pur dotata di novità estrinseca, non esistendo alcuna anteriorità che mostri una porta di forno con montanti e/o traversi ricoperti di film plastico- manca tuttavia di contenuto inventivo, costituendo la mera sommatoria di soluzioni già note. E ciò considerato che:
- per tecnico del ramo deve in via preliminare intendersi l’esperto non solo di forni da cucina, ma anche di tecnologia meccanica e metallurgica, di cui si compongono tali elettrodomestici. Quindi il tecnico del ramo deve conoscere altresì la common general knowledge inerente i processi produttivi ed i materiali impiegati in tali processi;
- nel caso in esame, l’ambito della tecnica rilevante si estende anche al più ampio settore industriale della meccanica e della metallurgia;
- nell’ambito del settore della meccanica e della metallurgia, sono noti profilati dotati di sezioni con profilo aperto (cfr. documento D2, sopra citato), così come l’impiego di una lamina ricoperta da un film plastico;
- poiché le caratteristiche del film protettivo non sono rivendicate nel brevetto, deve ritenersi che tutti i film protettivi noti allo stato dell’arte siano idonei allo scopo (pena, in caso negativo, l’insufficiente descrizione);
- lo stato della tecnica (si veda in proposito il brevetto inglese GB 1103225 A) già insegnava a utilizzare lamiere metalliche rivestite di un film protettivo in materia plastica, idonee ad essere impiegate per la realizzazione di profilati. E ciò proprio allo scopo di proteggere la superficie su cui vengono applicati da danni, graffi e sporco e tali soluzioni devono intendersi note al tecnico del ramo, così come sopra definito;
- ricorrendo al criterio del “problem-solving approach”, il giudizio di ovvietà sul claim n. 1 così come riformulato è positivo, giacché il tecnico del ramo avrebbe ritenuto ovvio impiegare per lo scopo del trovato una lamiera già rivestita di materiale plastico per la produzione di profilati, essendo proprio scopo della stessa quello evitare danni e graffi che il titolo si propone di evitare. E, in metallurgia, al quale si deve fare ricorso per realizzare i vari componenti, dovendosi fare riferimento non solo al settore di utilizzazione del trovato, ma anche ad ambiti tecnologici affini (cfr. Trib. Torino 14.7.1997 ); proposito, va ricordato che il criterio di identità o di disomogeneità degli scopi da raggiungere attraverso il trovato è già stato più volte utilizzato da questo Tribunale per valutare se ritenere un’anteriorità nota al tecnico del ramo (cfr. Tribunale di Milano, 26.1.2012 ). Dunque, anche così interpretando la riformulazione del claim n.1, essa è comunque nulla per mancanza di attività inventiva. La combinazione delle due anteriorità in essa operata si concreta infatti in una sostanziale sommatoria degli effetti delle soluzioni già singolarmente attuate, senza che qui si possa ravvisare il necessario salto inventivo ai fini della validità.
5. Il comando giudiziale
Va dunque dichiarata la nullità integrale del brevetto P, sia nella versione originaria sia nella versione riformulata nel corso del giudizio. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza di P.
Non sussistono infatti ragioni per accogliere la domanda, svolta dalla convenuta, di compensazione -anche solo parziale- delle stesse: da un lato, l’attrice è stata indotta ad avviare il giudizio a fronte delle iniziative penali, rivelatesi infondate, della convenuta e, dall’altro, non vi è né soccombenza reciproca né assoluta novità della questione trattata né infine mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che giustifichino una deroga rispetto al principio generale della soccombenza.
Del resto, il rifiuto da parte dell’attrice di accettare la proposta transattiva formulata da P solo in sede di precisazione delle conclusioni (di rinuncia da parte della titolare al brevetto litigioso, a spese integralmente compensate) non fa scattare il rimedio di cui all’art. 91, comma 1 ultima parte, c.p.c. a carico di V: la proposta era infatti di portata inferiore rispetto alle utilità conseguite dall’attrice con la sentenza.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate –che si sono estese anche all’esame di validità di una riformulazione del brevetto oggetto di lite- e dell’espletamento dell’attività istruttoria.
Vanno in particolare riconosciute le spese sopportate dall’attrice per la difesa tecnica di parte, aventi natura di allegazione difensiva tecnica e, dunque, rientranti tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, superato il giudizio di non superfluità e di non eccessività (cfr. Cass. n 84/2013 ). Qui le stesse sono riconosciute congrue nel limitato importo di € 5.000,00 e vengono ricondotte alla voce delle spese (cfr. all. C 1 e C 2 della relativa nota spese di V).
Infine, a carico di P vengono poste definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da V s.r.l. contro P s.r.l., con atto di citazione notificato in
data DD/MM/2013, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa e rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del brevetto italiano IT 1.396.980 di titolarità di P s.r.l., sia nella formulazione originariamente concessa sia nella riformulazione ex art. 79, comma 3, c.p. i. effettuata nella comparsa di costituzione e risposta, per i motivi indicati in narrativa;
2) condanna P s.r.l. a rimborsare a V s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000,00 di cui euro 6.500,00 per spese (di cui € 5.000,00 per spese di CTP) ed il residuo per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. e spese di registrazione;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate in corso di causa;
4) incarica la Cancelleria della comunicazione della presente sentenza ad UIBM per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, il 12.5.2016 Il Presidente
giu1 Il giudice istruttore
giu3