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Sentenza 2344/2016 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A

Marchi. Nullità ;

Il preuso dell’identico segno da parte dell’attrice non è, però, circostanza sufficiente per togliere la novità, quando non vi sia la prova della sua notorietà, cioè della sua conoscenza presso i consumatori. L’uso precedente del segno, in caso di mancanza di notorietà o di notorietà locale, è idoneo a determinare semmai il diritto in capo al preutente di continuare nell’uso del segno, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione, nonostante la registrazione del marchio da parte di altri soggetti ( ex multis, Cass 4405/2006 ). Nel caso di specie, però, non è in discussione il diritto dell’attrice a continuare l’utilizzazione del segno registrato dal convenuto, poiché l’attrice non ha proposto l’azione di accertamento negativo di contraffazione, ma ha esercitato l’azione di nullità del segno registrato dal convenuto, per difetto di novità. L’attrice deve, quindi, fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità. Il mero uso, scisso dalla notorietà, non è in grado, invece, di togliere la novità del segno di cui alla domanda di registrazione (cfr. Cass 14342/2003; Cass 22350/2015 ). [...] • Gli estratti di pagine internet prodotti, oltre a non provare la divulgazione del segno alla data della registrazione, giacché non hanno data anteriore alla registrazione, sono altresì inidonei a dimostrare la conoscenza da parte del pubblico della provenienza del segno “Amaricana” dall’attrice. [...] • La brevissima distanza temporale tra le date indicate è dunque anch’essa rivelatrice della malafede del sig. G. La norma sulla malafede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. [...] • La sola registrazione del segno non è sufficiente a integrare la prova dell’uso da parte del convenuto che, rimanendo contumace, non ha ammesso, neppure implicitamente, alcuna circostanza rilevante al fine del decidere e, per quanto qui rileva, quella dell’uso del segno. La contumacia nel diritto vigente non è equiparata alla ficta confessio e non determina alcuna inversione dell’onere della prova che, viceversa, continua a incombere sull’attore. 7. In conseguenza dell’ accertata nullità del marchio registrato, va trasmessa, ex art. 122 CPI, all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia della sentenza.[...]

Country	Legal Domain	Outcome of the case	Annotated	Court
Italy	Trademark and patents	Upheld claim(s)	Annotated	Tribunale Di Milano

Sentenza n. 2344/2016 pubbl. il 23/02/2016 RG n. 62180/2014 Repert. n. 1803/2016 del 23/02/2016
R.G. 62180/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A – Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente giu2 Giudice Relatore giu3 Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 62180/2014 promossa da:
EF S.R.L. (C.F. XXX), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell’avv. MC, giusta procura a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio del difensore;ATTRICE nei confronti di GLG (C.F. XXX)CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Marchi. Nullità CONCLUSIONI
Per l’attore:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n.0001634840 (cfr. doc. 8) per difetto di novità ai sensi degli artt. 25 lett. a) e 12 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale.
In via subordinata:
2) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n. 0001634840 (cfr. doc. 8) perché depositato in malafede ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 lett. b) e 19, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale.
In ogni caso:
3) Accertare e dichiarare che l’uso da parte del Sig. GLG del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n. 0001634840 (cfr. doc. 8) per contrassegnare birre e prodotti affini costituisce violazione del marchio non registrato “Amaricana” dell’attrice. 4) Inibire in via definitiva al Sig. GLG l’uso del marchio italiano depositato in data 8 luglio 2014 con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015 con registrazione n. 0001634840 (cfr. doc. 8) per contrassegnare birra e prodotti affini, per le ragioni esposte in narrativa. 5) Accertare e dichiarare che la condotta del sig. GLG, come meglio identificata in narrativa, costituisce atto illecito ai sensi degli artt. 2043, 1173 e 2598 n. 3 c.c. , per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

***

MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato il DD/MM/2014, l’attore ha citato in giudizio il sig. GLG, chiedendo fosse accertata la nullità del marchio italiano “Amaricana”, depositato in data 8 luglio 2014 e concesso in data 15 maggio 2015, con registrazione n. 0001634840, di titolarità del convenuto sig. GLG, per difetto di novità e per malafede, in violazione del proprio segno distintivo “Amaricana”, identico a quello registrato dal
convenuto. Allegava che:
- l’attrice EF S.r.l. era dedita alla produzione e commercializzazione di birre artigianali di alta qualità, tra le quali vi era la birra denominata Amaricana; tale birra era conosciuta sul mercato italiano, come documentato dalla commercializzazione della bevanda dal giugno 2013 al giugno 2014 e dalle immagini del sito di e-commerce “SP”;
- a far data dal marzo del 2013 e per circa un anno, l’attrice si era avvalsa della collaborazione dell’odierno convenuto, sig. G, per la commercializzazione delle proprie birre; in particolare, il sig. G aveva seguito la genesi commerciale della birra Amaricana, contribuendo alla selezione del relativo marchio: fu proprio il sig. G, tra l’altro, a indicare il segno distintivo Amaricana, asserendo di averlo utilizzato per un periodo limitato e a livello puramente locale, ma che allo stato il segno era libero da qualsiasi diritto di privativa altrui;
- nell’agosto del 2014, EF riceveva una lettera di diffida, con la quale il sig. G intimava all’attrice di cessare immediatamente la commercializzazione della birra Amaricana. A seguito di accertamenti, l’attrice verificava che il convenuto G aveva provveduto a depositare dinanzi all’UIBM nel luglio del 2014, dopo che era cessata la sua collaborazione con EF, domanda di marchio per il segno denominativo Amaricana, in violazione del segno distintivo di fatto dell’attrice.
2. All’udienza ex art. 183 c.p.c. del DD/MM/2015, verificata la mancata costituzione del convenuto nonostante la regolare notificazione dell’atto introduttivo, il Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Alla successiva udienza del DD/MM/2015, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del DD/MM/2015, nella quale, concesso il termine per il deposito della memoria conclusionale, la causa era assegnata in decisione al collegio.
3. Sui segni in conflitto.
La domanda di nullità ha per oggetto il marchio italiano, costituito dalla scritta “Amaricana”, depositato dal convenuto, per i beni/servizi riconducibili alla classe n 32, in data 8 luglio 2014, con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015, con registrazione n. 0001634840. Il marchio denominativo Amaricana registrato dal convenuto è identico a quello già utilizzato dall’attrice per contrassegnare la propria omonima birra e si riferisce a prodotti identici a quelli per cui è stato usato anteriormente dall’attrice.
4. Sulla domanda di nullità per difetto di novità.
La domanda di nullità del detto marchio, proposta in via principale per difetto di novità, ai sensi degli artt. 25 lett. a) e 12 lett. a) CPI, non può essere accolta, mentre è fondata la domanda proposta, in via subordinata, di nullità per domanda in mala fede, ex artt. 25 lett. b) e 19, comma 2 c.p. i. Il giudizio ha fatto accertare, a mezzo di prove documentali, la commercializzazione da parte della società attrice della bevanda contrassegnata dal segno “Amaricana” a partire quantomeno dal giugno 2013, e quindi anteriormente alla registrazione dell’identico marchio da parte del convenuto sig. G ( cfr, sub doc 9, fattura 35 dat 30 giugno 2013). Il preuso dell’identico segno da parte dell’attrice non è, però, circostanza sufficiente per togliere la novità, quando non vi sia la prova della sua notorietà, cioè della sua conoscenza presso i consumatori. L’uso precedente del segno, in caso di mancanza di notorietà o di notorietà locale, è idoneo a determinare semmai il diritto in capo al preutente di continuare nell’uso del segno, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione, nonostante la registrazione del marchio da parte di altri soggetti ( ex multis, Cass 4405/2006 ). Nel caso di specie, però, non è in discussione il diritto dell’attrice a continuare l’utilizzazione del segno registrato dal convenuto, poiché l’attrice non ha proposto l’azione di accertamento negativo di contraffazione, ma ha esercitato l’azione di nullità del segno registrato dal convenuto, per difetto di novità. L’attrice deve, quindi, fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità. Il mero uso, scisso dalla notorietà, non è in grado, invece, di togliere la novità del segno di cui alla domanda di registrazione (cfr. Cass 14342/2003; Cass 22350/2015 ). Orbene le scarne risultanze documentali, rappresentate dalla presenza di alcune fatture comprovanti la commercializzazione di bevande con il segno “Amaricana” nei confronti di un numero ridotto di clienti e in una ristretta area territoriale, circoscritta ad una sola regione, anzi a pochi comuni nell’ambito di una regione (XXX e XXX), escludono che l’uso possa considerarsi qualificato da notorietà o da notorietà non meramente locale. Gli estratti di pagine internet prodotti, oltre a non provare la divulgazione del segno alla data della registrazione, giacché non hanno data anteriore alla registrazione, sono altresì inidonei a dimostrare la conoscenza da parte del pubblico della provenienza del segno “Amaricana” dall’attrice. Dall’estratto del sito “SP”, prodotto dall’attrice, emerge, evidentemente per un refuso, che la bevanda posta in commercio dall’attrice è contrassegnata dalla denominazione “Americana”, in luogo del segno “Amaricana”; circostanza questa che anch’essa, unitamente considerata alle altre, non depone per la percezione da parte del pubblico della notorietà del segno utilizzato dall’attrice ( cfr doc 10 att).
5. Sulla domanda di nullità per mala fede. Il marchio del convenuto, rilasciato in data 15 maggio 2015 con registrazione n. 1634840, è nullo perché la domanda è stata proposta in malafede, ai sensi dell’ art. 19, comma 2 C.p. i. Nel caso di specie, il sig. G non solo era a conoscenza dell’esistenza del marchio, avendo collaborato con la società attrice per un determinato periodo di tempo in qualità di commerciale (vd. doc. 6), ma aveva egli stesso suggerito a EF di utilizzare il detto segno distintivo (Amaricana). Egli sapeva quindi, del marchio attoreo e degli investimenti effettuati per avviare la produzione e ciononostante ha depositato l’identico marchio nel luglio 2014, a distanza solo di qualche mese dalla cessazione del rapporto lavorativo con la società attrice, risalente all’aprile 2014. La brevissima distanza temporale tra le date indicate è dunque anch’essa rivelatrice della malafede del sig. G. La norma sulla malafede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. Come già affermato da questo Tribunale, la malafede è riscontrabile in chi, a conoscenza, magari a causa di un rapporto fiduciario - come nel caso di specie- delle attività preparatorie e di investimento di un altro soggetto relativamente ad un segno distintivo, ne ostacoli il progetto imprenditoriale, provvedendo alla preventiva registrazione. “La previsione normativa accorda una tutela anticipata a chi, pur avendo destinato il segno a fungere da proprio marchio in un determinato mercato, non abbia ancora provveduto alla registrazione, per negarla a chi avendo conoscenza di tale destinazione, vi frapponga ostacoli, depositando a proprio nome il segno altrui” ( T Milano, 19 marzo 2012).
6. Sulla domanda di accertamento della violazione del segno di fatto “Amaricana”.
La domanda, proposta dall’attrice, di accertamento che l’uso da parte del Sig. G del marchio italiano costituisce violazione del segno non registrato “Amaricana”, usato dalla società attrice, non è fondata. Il giudizio non ha fatto, invero, accertare alcun elemento che provi l’uso da parte del convenuto del detto segno. La sola registrazione del segno non è sufficiente a integrare la prova dell’uso da parte del convenuto che, rimanendo contumace, non ha ammesso, neppure implicitamente, alcuna circostanza rilevante al fine del decidere e, per quanto qui rileva, quella dell’uso del segno. La contumacia nel diritto vigente non è equiparata alla ficta confessio e non determina alcuna inversione dell’onere della prova che, viceversa, continua a incombere sull’attore.
7. In conseguenza dell’ accertata nullità del marchio registrato, va trasmessa, ex art. 122 CPI, all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia della sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell’attrice, in applicazione dei criteri di cui al vigente DM n 50/2014 , e specificamente del valore indeterminabile, di complessità bassa, della causa, tenuto conto della contumacia del convenuto e del numero limitato degli atti difensivi, in euro 4.700,00 per compensi ed euro 1.150,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da EF S.R.L. nei confronti di GG, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del marchio italiano “Amaricano”, depositato in data 8 luglio 2014, con domanda n. VA2014C000216 e concesso in data 15 maggio 2015, con registrazione n. 0001634840, ex artt. 25 lett. b) e 19, comma 2 c.p. i.
- Manda il cancelliere per la trasmissione della copia della sentenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi .
- Condanna il convenuto GG al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.700,00 per compensi ed euro 1150,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016 Il Giudice Relatore
giu2 Il Presidente giu1