Sentenza 733/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa Ail

N. R.G. 7640/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl
Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
giu1 Presidente
giu2 Giudice Relatore
giu3 Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7640/2013 promossa da:
GI SRL (C.F. XXX), in persona del legale
rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ULC e UBCAM, con studio in XXX, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in forza di procura in
atti
ATTRICE
contro
A INC.,
AI SRL (C.F. XXX) e
ARI SRL (C.F. XXX), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti,
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti GG, PA E MG, elettivamente domiciliate in XXX presso lo studio del difensore avv.
GG, in forza di procura in atti;
CONVENUTE

OGGETTO: marchi di fatto e registrati, contraffazione, nullità, concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni, nei seguenti termini:
per l’attore:
I - Nel merito: 1. dichiarare che l’uso del segno iweb come marchio da parte dei convenuti
costituisce contraffazione del marchio registrato G, per i titoli del paragrafo 7 della
citazione
e concorrenza sleale ai danni dell’attore ex art. 2598 n. 1 c.c.

2. inibire la continuazione dell’illecito ora detto

3. fissare una penale di € 100 per ogni esemplare di software distribuito dai convenuti in
Italia con il segno iweb e con una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo
nell’eliminazione del marchio iweb dalle pagine dei siti dei convenuti

4. disporre la pubblicazione della sentenza per tre volte, a carattere triplo del nor-male su
Corriere della sera, Repubblica e Sole 24Ore, e disporre la sua pubblicazione anche sui siti
di G e dei convenuti con visibilità e per un pe-riodo congrui: a cura dell’attore e
spese dei convenuti

5. rigettare ogni domanda dei convenuti.

II - In via istruttoria: ammettere occorrendo, senza inversione dell’onere della prova, i
seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) vero che la mail riprodotta al doc. 22 è autentica ed è stata inviata da Galla data
ivi indicata
2) vero che la pubblicità che compare nel doc. 23 è stata pubblicata nel numero di ottobre
2004 di iseries news
3) vero che la fattura doc. 24 si riferisce alla pubblicità doc. 29.
4) vero che le fatture docc. 25, 27 e 28 si riferiscono tutte alla pubblicità doc. 30, che a sua
volta era allegata alle riviste indicate dalle fatture ora dette
5) vero che la fattura doc. 26 si riferisce alla pubblicità doc. 31
6) vero che il doc. 33 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 33 cor-risponde a verità
7) vero che il doc. 34 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 34 cor-risponde a verità
8) vero che il doc. 35 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 35 cor-risponde a verità
9) vero che il doc. 36 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 36 cor-risponde a verità
10) vero che il doc. 37 contiene dati aggregati risultanti dalle evidenze contabili e dalle
evidenze informatiche di G; e vero che il contenuto del doc. 37 cor-risponde a verità
11) vero che il doc. 38 contiene un elenco esemplificativo dei seminari cui ha par-tecipato
G per la presentazione del suo software iweb; e vero che i dati ivi indicati
corrispondono a verità
12) vero che il doc. 39 contiene un elenco esemplificativo delle pubblicità relative ad iweb;
e vero che le pubblicità ivi elencate sono quelle indicate dal doc. 40.
Si indicano come testi i seguenti signori:
• LR, XXX, dipendente G, sui capitoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
• GM, XXX, ex dipendente G, sui capitoli
3,4,5,11
• AG, XXX, dipendente G, sui capitoli 3,4,5,11
• AM, XXX, dipendente DI, sui
capitoli 2,5,12
III - ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CIP 4% e rimborso
forfettario spese ex art. 14 TP.

Per il convenuto:
in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle
domande avversarie,
per i motivi illustrati nella comparsa di risposta, sub §§ 5 e 6, e nella
nostra seconda memoria ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. , sub §§ 2 – 5;
2) nel merito, respingere integralmente le domande avversarie, per i motivi esposti nei
nostri scritti difensivi;

4) in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del marchio italiano n. 1088372 di
titolarità di GI S.r.l.,
ordinando l'annotazione della sentenza nel registro a
cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

5) in via istruttoria, respingere i capitoli di prova testimoniale proposti dall'attrice, per le
ragioni esposte nella nostra terza memoria ex art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. , sub §§ da
6 a 9;
6) ogni caso, condannare GI S.r.l. all'integrale rimborso di spese,
competenze e onorari del presente procedimento, oltre a IVA e CPA.


*****

MOTIVAZIONE
1.1 Con atto notificato il DD/MM/2013, la società GI S.r.l. citava in
giudizio le società A Inc., AI S.r.l. e ARI S.r.l., deducendo che:
- G, società italiana specializzata nella progettazione e distribuzione di software,
aveva realizzato un software denominato “iweb”, che consentiva la produzione di siti
internet e applicazioni web, ottenendo importanti riconoscimenti da IBM e acquisendo una
forte visibilità sul mercato e una certa notorietà su internet;
- G era titolare di un marchio di fatto costituito dal segno denominativo “iweb”,
utilizzato dall’inizio del 2004 per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42;
- G possedeva un secondo marchio di fatto, anch’esso utilizzato dal 2004, costituito
dal segno denominativo “iweb”, da una raffigurazione grafica (un camaleonte stilizzato) e
da un pay-off costituito dalle parole “improve yourself” per i prodotti e i servizi indicati
dalle classi 9 e 42 ;
- G era titolare di un marchio registrato n. 1.088.372 uguale al secondo marchio di
fatto, richiesto il 30 settembre 2004 e registrato il 22 gennaio 2008 per la classe 42;
- il programma di G era destinato a girare sui server della serie “i” di IBM e a
funzionare specialmente con hardware e software di IMB ;
- A era titolare del marchio comunitario “iWeb” depositato in data 24 aprile 2006 e
registrato in data 30 gennaio 2008 per le classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; A aveva dato in
licenza d’uso tale marchio alle società controllate AI S.r.l. e ARI
S.r.l.;

- il marchio registrato da A era identico alla componente denominativa di tutti i marchi
di fatto e del marchio registrato da G ed era utilizzato per prodotti e servizi affini a
quelli svolti dalla stessa G;

- la vocale “i” non era necessariamente collegata ai segni di A, avendo plurimi
significati ed essendo utilizzata come prefisso di diverse serie di prodotti software e
hardware in circolazione, non di esclusiva proprietà A.

Ciò allegato, l’attrice chiedeva che fosse accertata la contraffazione da parte dei convenuti
del marchio registrato G iweb, con conseguente domanda inibitoria.
1.2. Con comparsa del 12 luglio 2013, le convenute si costituivano eccependo la
convalidazione del proprio marchio ex art. 54, comma 2 del Regolamento (CE) n.
207/2009,poiché l’attrice aveva instaurato l’azione decorsi cinque anni dal deposito del
marchio.
Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale di nullità del marchio italiano iweb
n. 1088372, di titolarità di GI S.r.l., perché la componente denominativa
era descrittiva dei servizi di progettazione e sviluppo di hardware e software
e perché
l’attrice aveva agito in malafede, nel tentativo di capitalizzare la notorietà già acquisita dai
marchi A.
Deduceva che:
- i prodotti A erano distribuiti in Italia tramite le società AR, che operava in
qualità di titolare dei negozi al dettaglio AS, e AI, che si occupava
prevalentemente dei servizi di marketing e supporto alla vendita;
- tra i prodotti A si annoveravano i computer iMac, fissi e portatili, iPod, iPhone, iPad,
il sistema operativo iOS, iTunes, il negozio di musica online iTunes Store, il sistema di
archiviazione dati iCloud;
- il marchio iWeb di A era stato depositato in Nuova Zelanda il 17 novembre 2005;
successivamente A aveva registrato il marchio a livello comunitario con n. 5035803,
con rivendicazione di priorità del marchio neozelandese, il 30 gennaio 2008;
- A aveva creato una famiglia di marchi che contava, alla data di registrazione del
marchio “iWeb”, almeno 18 segni contraddistinti dal prefisso “i”;
- i marchi “i” possedevano una notorietà a livello mondiale che aveva contribuito a
rafforzare l’idea della famiglia alla quale gli stessi appartenevano;

- il software iWeb aveva una vocazione di utilizzo più ampia rispetto al software di
G; i requisiti di funzionamento del software iweb di G confermavano una
destinazione particolare di tale software: l’uso del segno iweb da parte di G era
sempre stato indirizzato ad una clientela di nicchia, altamente specializzata,
sostanzialmente diversa dal software iWeb di A, essendo il software di G
destinato a girare sui server IBM;

- le differenze esistenti tra il marchio figurativo di G e il marchio A erano
sufficienti ad escludere qualsiasi rischio di confusione, infatti, il marchio “i” di A
possedeva un’elevata capacità distintiva di cui invece non godeva il marchio di G,
dal contenuto altamente descrittivo dei servizi offerti.

- A era l’unica società sul mercato che, grazie ad investimenti e una mirata strategia di
marketing, aveva indissolubilmente legato la propria immagine e i propri prodotti al
prefisso “i”, consolidando una vera e propria famiglia di marchi.

- Il marchio di fatto “iweb” di proprietà di G era stato commercializzato in Italia a
partire dal giugno 2005, come riferito dallo stesso attore nel doc. 2 da esso prodotto, e non
dal 2004;
- alla data di deposito del marchio di G (30 settembre 2004), ovvero alla data in cui
l’attrice asseriva l’esistenza del marchio di fatto iweb (inizio 2004), i marchi A della
famiglia “i” e, più in particolare, i marchi iMac, iTunes, iPod, erano già affermati sul
mercato e riconosciuti quali marchi indissolubilmente legati tra loro e ad A;

- l’attrice aveva atteso sino allo scadere del termine quinquennale di convalida per azionare
il marchio A, giovandosi nel frattempo della notorietà della famiglia di marchi alla
quale lo stesso apparteneva. Aveva pertanto registrato il marchio in mala fede.

1.3. A fronte dell’ampliamento dell’oggetto del processo, con la proposizione da parte
delle convenute della domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato dalla
controparte per carenza di novità e malafede, l’attrice ha proposto, per la prima volta nella
memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n 2 c.p.c. , reconventio reconventionis di
convalidazione del proprio marchio.

1.4. Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del DD/MM/2014, nella quale la
causa è stata assegnata in decisione al collegio, con concessione dei termini per il deposito
delle memorie conclusionali .
2.1. Preliminarmente, al fine di decidere sulla domanda di accertamento della
contraffazione, si procede all’esame dell’eccezione di convalidazione del marchio “iWeb”
registrato da A.
Le convenute hanno dedotto, in proposito, che l’attrice avrebbe
tollerato, per cinque anni consecutivi, l’uso del marchio comunitario posteriore di cui la
convenuta A è titolare.
2.2. Questi i fatti rilevanti per l’esame dell’ eccezione di convalidazione:
- G è titolare del marchio “Iweb” n. 1.088.372, dep il 30 settembre 2004 e registrato
il 22 gennaio 2008 e, quindi, in data anteriore a quello registrato da A (doc. 5,
fascicolo attore);
- il marchio comunitario “IWeb”, di cui A è titolare, depositato in data 24 aprile 2006,
è stato registrato in data 30 gennaio 2008; il marchio è stato dato in licenza d’uso alle
controllate AI S.r.l. e ARI S.r.l. (doc. 4, fascicolo convenuto);
- La società attrice G ha consegnato l’atto di citazione agli ufficiali giudiziari per la
notifica alle convenute in data 24 gennaio 2013. La notifica si è perfezionata per la
convenuta AI S.r.l in data 28 gennaio 2013, per ARI S.r.l. in data
29 gennaio e, per A Inc., in data 15 febbraio 2013.

2.3. L’eccezione di convalidazione del marchio, sollevata dalle convenute, non è fondata. Ai sensi dell’ art. 54, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 207/2009 , il titolare di un marchio
anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario
posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può domandare la
nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore.
Perché sia integrata la fattispecie di
convalida, ai fini del decorso del termine di cinque anni, sono necessarie la conoscenza
dell’uso del marchio e la registrazione del marchio tollerato.
Nella fattispecie de quo, poiché il marchio “iWeb” è stato registrato da A il 30
gennaio 2008, la tolleranza di G, qualora fosse accertata la conoscenza dalla data di
registrazione circostanza non decisiva nel caso in esame- avrebbe dovuto cessare entro il
30 gennaio 2013, e cioè decorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio
posteriore (Corte di Giustizia, 22 settembre 2011, caso BB; Cass. 27
novembre 2013 n. 26498).
Per giurisprudenza comunitaria e nazionale, il dies a quo
decorre, infatti, dalla data di registrazione del marchio e non può incominciare a decorrere
a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare abbia
provveduto e ottenuto in seguito la registrazione, essendo quattro le condizioni necessarie
per la integrazione della fattispecie: - la registrazione del marchio posteriore nello stato
membro interessato; il deposito in buona fede del marchio posteriore; l’uso del marchio
posteriore da parte del titolare nello stato membro in cui è stato registrato; la conoscenza
da parte del titolare del marchio anteriore della registrazione e dell’uso dopo la sua
registrazione.
Ciò rilevato con particolare riguardo al dies a quo, tenuto conto che nel caso in esame
l’atto di citazione è stato notificato in data 24 gennaio 2013, e quindi anteriormente al
decorso dei cinque anni dalla data della registrazione del marchio A (avvenuta in data
30 gennaio 2008), l’eccezione va rigettata, non essendo decorso il termine richiesto per la
convalidazione, e ciò anche a prescindere da ogni altra valutazione in tema di conoscenza
da parte di G dell’uso del marchio in oggetto.
La circostanza che per uno dei tre convenuti la notifica si sia perfezionata in data
successiva non rileva ai fini che interessano, in quanto, per la nota scissione degli effetti
della notifica nei confronti del notificante e del destinatario, la notifica produce nei
confronti del notificante i suoi effetti sin dal momento della consegna all’ufficiale
giudiziario, subordinatamente alla condizione del perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario (Corte Cost 2371/2004 n 28; Corte Cost. n
477/2002).
In altre parole, pur restando fermo che la produzione degli effetti ricollegati
alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento nei confronti del
destinatario, la notifica si considera perfezionata per il notificante in un momento diverso e
anteriore, ponendolo al riparo da ogni decadenza che possa nel frattempo maturare.
Sarebbe palesamente irragionevole e lesivo del diritto di difesa del notificante che un
effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di attività non riferibili
al notificante, ma a soggetti diversi - ufficiale giudiziario e agente postale- del tutto
estranee alla sua disponibilità.

3.1. Accertata l’infondatezza dell’eccezione di convalidazione, si passa all’esame del
merito della domanda di contraffazione proposta da G con riguardo ai seguenti
marchi, registrati e di fatto:
- marchio di fatto costituito dal segno denominativo “iweb”, utilizzato asseritamente
dall’inizio del 2004, per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42;
- marchio di fatto, asseritamente utilizzato dal 2004, costituito dal segno denominativo
“iweb”, da una raffigurazione grafica (un camaleonte stilizzato) e da un pay-off costituito
dalle parole “improve yourself” per i prodotti e i servizi indicati dalle classi 9 e 42 (doc. 22,
23, fascicolo attore);
- marchio registrato n. 1.088.372 uguale al secondo marchio di fatto, richiesto il 30
settembre 2004 e registrato il 22 gennaio 2008 per la classe 42 (doc. 5 attore).

3.2. Il giudizio ha fatto accertare documentalmente che l’attrice ha iniziato l’uso del
marchio “iWeb”, rappresentato dal segno complesso costituito dal camaleonte e dalla
parola eweb, nel corso del 2004, mediante pubblicità su riviste specializzate per utenti IBM
(doc 25, 26, 27, 28 attrice).
Il preuso del marchio iweb, principalmente nella veste grafica sopra descritta -con la
componente figurativa del camaleonte- è di poco antecedente alla data di deposito della
domanda di registrazione, come peraltro allegato dalla stessa attrice ( si vedano, in
particolare le pubblicazioni sulla riviste più risalenti, non rilevando quelle successive alla
data di registrazione).
Ciò verificato in fatto, va osservato in diritto che, per il riconoscimento del marchio di
fatto, non può ritenersi prova sufficiente l’uso occasionale o sporadico di un segno.
Dovendo sussistere un collegamento tra marchio di fatto e pubblico, l’elemento
qualificante dell’uso è la notorietà “ qualificata” acquisita presso il pubblico a seguito del
diffuso radicamento della forza distintiva del segno (T. Milano, 14 maggio 2012).
Nel caso di specie, alla luce degli elementi emersi, il segno “iweb”, utilizzato
principalmente nella veste grafica sopra descritta, non ha acquisito una notorietà tale da
consolidarsi come marchio di fatto, garantendo al titolare il diritto di vietare a terzi l’uso
del medesimo marchio.
I pochi documenti, con data certa anteriore alla registrazione del segno da parte di
G, non sono idonei a provare la notorietà dei segni di fatto rivendicati da A.
3.3. Il segno registrato da G, con domanda dat. 30 settembre 2004, per la classe 42,
è sottoriprodotto. Trattasi di segno complesso, costituito dalla componente denominativa
iweb e da quella figurativa costituita da un camaleonte, oltre alla presenza di pay-off
costituito dalle parole “improve yourself”:
Il segno registrato da A, solo denominativo, è il seguente: IWEB.
3.3.1. Al fine di decidere sulla domanda di contraffazione, deve procedersi ad una
valutazione comparativa dei due segni.
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il
raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in
conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento
complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso
di specie (CGCE, 10 aprile 2008, caso A/MM; CGCE, 12 giugno 2008, caso
O2);
- il rischio di confusione va valutato prendendo come riferimento un consumatore medio
dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e basandosi sulla percezione di
tale consumatore, “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” (CGCE
3 settembre 2009, ADSC);
- nella valutazione di confondibilità si tiene conto del profilo visivo, di quello fonetico e,
infine, di quello concettuale.
Nel caso di marchio complesso, come quello di specie, l’esame va fatto con riguardo alle
singole componenti dotate di autonoma efficacia distintiva, denominative o figurative che
siano, non essendo configurabile un’astratta gerarchia, la cui tutela si rifletta sull’intero
marchio complesso.
3.3.2. Venendo al caso in esame, il marchio registrato dall’ attrice presenta una
componente figurativa di fantasia, fortemente caratterizzante, rappresentata dalla
raffigurazione di un camaleonte, che non è stata riprodotta dalla convenuta.
Presenta una parte denominativa, descrittiva dei servizi che, in quanto tale, è segno debole. Inutile soffermarsi sulla indubbia natura descrittiva del segno WEB e altresì della
diffusione, nel settore informatico, della vocale iniziale I.
A conferma di ciò, la diffusione
di tale segno è allegata e documentata da entrambe le parti: l’attrice, invero, ha allegato
l’esistenza di segni IBM, tutti preceduti dalla vocale “i”, ma anche di segni appartenenti
ad altri soggetti terzi preceduti dalla medesima vocale (sub doc. g), mentre la convenuta
A, per invocare l’appartenenza del segno IWEB, da essa registrato, a una medesima
famiglia di marchi, ha allegato l’ esistenza, a quella data, di altri segni di cui era titolare,
preceduti tutti dalla medesima vocale (il marchio nazionale e quelli comunitari
denominativo e figurativo iMac dep., il primo, nel 1993, il secondo nel 1998 e il terzo nel
2000, il marchio comunitario denominativo iBOOK dep nel 1999, il marchio comunitario
iMOVIE dep nel 2000, i marchi comunitari denominativi iDVD e iTUNES, entrambi dep
nel 2000, iPOD e iPHOTO, depositati nel 2001, iPHONE dep nel 2002).
Se dunque è vero che, dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto sono uguali, non
ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia sufficiente l’identità fonetica per fare
ritenere la sussistenza di un rischio di confusione presso il pubblico dei due segni in
conflitto, in quanto:
- la componente denominativa IWEB è descrittiva dei servizi di progettazione e sviluppo di
hardware e software e, comunque, di uso comune nel settore informatico; si tratta,
pertanto, di un marchio debole.
- La componente figurativa del segno complesso registrato da G, e non riprodotta
da A, è un elemento di fantasia, fortemente distintivo agli occhi del consumatore.
- Sul piano grafico i segni presentano diverse varianti, con riguardo alla presenza della
componente figurativa dalla forte connotazione distintiva e ad aspetti più marginali, quali i
caratteri delle lettere che compongono la parte denominativa.
- Il consumatore medio della categoria dei servizi tecnologici cui si riferisce i marchi,
“normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, ha un livello di
attenzione piuttosto elevato.
- L’uso che in concreto è stato fatto del segno registrato da G per come emerge
dalla documentazione in atti- prova che il segno è indissolubilmente legato, da un arco di
tempo consistente, a prodotti IBM e alle riviste IBM ( si vedano documenti attore, sub c),
d) e 34, nel quale si fa riferimento solo a clienti in possesso di server iseries di IBM).
- Tale uso del marchio è ammesso dalla stessa attrice, secondo cui: “ i marchi iweb
(G) erano ab inizio e sono sempre rimasti ricollegabili/ricollegati al mondo di IBM
e precisamente degli sviluppatori di software che girano sui sistemi IBM”( cfr memoria
18 novembre 2013 p 13) . “ I marchi nascono come relativi ad un software destinato a
venire applicato con i prodotti hardware e software della serie i di IBM. E questo
messaggio è perfettamente chiaro al consumatore di riferimento” (cfr memoria cit. p 11).

3.3.3. In conclusione, la natura debole della componente denominativa, per il suo
contenuto descrittivo, le varianti concernenti i caratteri grafici e, soprattutto, tra queste la
forte distintività della raffigurazione del camaleonte, il livello del consumatore medio
della categoria dei servizi tecnologici “normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto”, oltre alle effettive modalità d’uso dei segni e, in particolare, allo specifico
bacino di utenza dei segni dell’attrice, collegato al software IBM e, quanto alla convenuta,
all’ accostamento del suo segno con il noto segno “A”, depongono per la esclusione
del rischio di confusione tra i due segni in conflitto e, quindi, per l’assenza di pericolo di
confusione sulla diversa provenienza dei detti segni.
3.3.4. Nel giudizio di contraffazione il rischio di confusione deve essere valutato in
concreto con riguardo al contesto in cui i segni sono utilizzati, alle circostanze che
contraddistinguono tale uso e a tutti i fattori pertinenti ( ex plurimis, CGCE 12 giugno
2008, causa C-533/06; Trib. Milano, 15 maggio 2014).
3.3.5. L’attrice ha dedotto, a fondamento della contraffazione, che il cuore del marchio
G è rappresentato dalla componente denominativa.
Ritiene il tribunale che seppure in molte ipotesi la componente denominativa rappresenti
il cuore del marchio, ciò non rappresenta una regola in assoluto.
Anche con riguardo ai marchi complessi il confronto si basa su una considerazione globale
e complessiva dei marchi.
In presenza di elementi denominativi e figurativi, non può
ritenersi automaticamente dominante l’elemento denominativo, ma la valutazione va fatta
in concreto (cfr CGCE 17 luglio 2008 , causa C-488/06 punto 55).
Nel caso di specie la
natura descrittiva del segno WEB determina la prevalenza della componente figurativa, che
è invece fortemente caratterizzata.
A ciò si aggiunga, come visto, l’uso dei marchi
G, per un arco di tempo consistente, “sempre rimasto ricollegabile/ricollegato al
mondo di IBM” e “destinato a venire applicato con i prodotti hardware e software della
serie i di IBM”, comunicando un messaggio “perfettamente chiaro al consumatore di
riferimento”.
Valgano le osservazioni di cui al precedente paragrafi.
4.1. Le convenute hanno chiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità del
marchio italiano iweb n. 1088372 di titolarità di G, per il carattere descrittivo della
componente denominativa e per la mancanza di novità, data la presenza della famiglia di
marchi A, preceduti dalla “i”.

4.2. Prima di esaminare il merito della domanda, va rilevato che G ha proposto
reconventio reconventionis di convalidazione del suo marchio.
La detta domanda è stata, però, formulata da G, per la prima volta, nella memoria
istruttoria ex art. 183 n 2 c.p.c. e, quindi, è tardiva ai sensi dell’art. 183 quinto comma
c.p.c.

4.3 Nel merito, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di valutazione
comparativa di marchi, la domanda riconvenzionale non è fondata.
A fronte di una componente denominativa, comune nel mondo dell’informatica e
descrittiva di servizi di software e hardware, il segno registrato da G presenta
elementi fortemente caratterizzanti, per la presenza della componente figurativa del
camaleonte.
Ad una valutazione globale e complessiva, il segno registrato da G è distintivo,
anche se una delle componenti è descrittiva di servizi informatici.
In considerazione di tale componente, il segno è anche nuovo, non essendo sufficiente, per
le ragioni dette, a inficiare la sua validità la presenza sul mercato di numerosi altri segni
preceduti dalla vocale “i”, siano essi o meno appartenenti alla famiglia di marchi di A.
Giova ricordare che il marchio complesso G, composto dalla parola iweb e dalla
raffigurazione del camaleonte stilizzato, con il pay-off “improve yourself”, è stato
registrato ed utilizzato da G prima che A lanciasse il software iWeb sul
mercato.
A fronte del carattere debole della parte denominativa, vi è quello fortemente
caratterizzato della componente figurativa.
I segni preceduti dalla “ i” presenti sul mercato
alla data della domanda di registrazione del segno da parte di G non facevano parte
solo della famiglia di marchi di A, ma anche di numerosi altri soggetti, e non
costituivano, di per sé, elemento sufficiente per creare confusione sull’origine dei servizi .
La presenza di una “serie” di marchi costituisce, è vero, un fattore rilevante, ma non
certamente l’unico di cui tenere conto ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio
di confusione.
La mera qualificazione dei marchi invocati come ricollegati a una “serie” o
a una “famiglia” non è sufficiente a fondare tale rischio.
L’esistenza di tale rischio di
confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esisteva un rischio che
il pubblico di riferimento potesse credere che il marchio G, di cui è stata chiesta la
registrazione per primo, facesse parte della serie di marchi invocata dalle convenute.
Sulla base di questi fatti, non può ritenersi dunque, che il marchio iweb di G fosse
privo, al momento della registrazione, del requisito della novità, essendosi limitata A
ad allegare l’esistenza a quell’epoca della famiglia di marchi non comprendente il marchio
iWeb; circostanza in concreto, nel caso in esame, non sufficiente a generare confusione
sull’origine dei servizi .

4.4. Con riguardo alla domanda di nullità per malafede, A, attrice in riconvenzionale,
non ha provato che G avesse consapevolmente creato tale marchio per porsi sulla
scia dei marchi “i” di A, essendo verosimile, piuttosto, che G avesse voluto
generare nel pubblico il collegamento, effettivamente esistente, tra il suo “iweb” e i
software e hardware IBM, su quali esso era destinato a funzionare.

5. Alla luce delle considerazioni sopra svolte con riguardo alla mancanza del rischio di
confusione, va altresì rigettata la domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art.
2598 n 1, per uso da parte delle convenute di segno idoneo a causare rischi di confusione
per il pubblico.

6. La soccombenza delle convenute con riguardo alla domanda riconvenzionale di nullità e
ad eccezioni, che hanno avuto una rilevante incidenza nell’economia del processo e nelle
difese delle parti, comportano la compensazione delle spese processuali nella misura dei
2/3. L’attrice G è pertanto condannata a rifondere alle società convenute il residuo
1/3 delle spese processuali, liquidate, per l’intero, tenuto conto dello scaglione
indeterminabile, di complessità alta, di cui al DM 150/2014 , ratione temporis applicabile, e
degli aumenti ex art. 4 comma 1 e 2, in complessive euro 20.100,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da GI SRL nei
confronti di A INC., AI SRL e ARI SRL, e
su quelle proposte in via riconvenzionale da queste ultime nei confronti della prima, ogni
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da GI SRL

2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da A INC., AI SRL
e ARI SRL.

3) P="A">Compensate per 2/3 le spese processuali, condanna GI
SRL alla rifusione parziale, nella misura di un terzo, in favore delle convenute, delle spese
processuali, liquidate, per l’intero, in complessive euro 20.100,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 5 marzo 2015

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’ art. 132, comma 2, c.p.c. , si dà atto che il Presidente
del Collegio giu1 non può sottoscrivere la sentenza, poiché deceduto in
Milano in data DD/MM/2015.
La sentenza viene pertanto sottoscritta dal componente più anziano del Collegio come
sopra costituito, giudice estensore, giu2.
Il componente più anziano del Collegio ex art. 132, comma 2, c.p.c. e giudice estensore
giu2