Sentenza 2976/2013 della Il Tribunale Di Genova Sezione Ix
Sentenza n. 2976/2013 pubbl. il DD.MM.2013
RG n. 1234/2010
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di XXX Sezione IX
In composizione collegiale, in persona di
giu1 Presidente giu2 Giudice giu3 Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1234/2010 R. G., promossa da
S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in XXX, via XXX, giusto mandato a margine dell’atto di citazione;
attrice; contro
GMP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti SG del Foro di XXX e PP e presso quest’ultimo in XXX, via XXX, elettivamente domiciliata, giusto mandato a margine del ricorso cautelare ante causam DD.MM.2009;
convenuta e attrice in via riconvenzionale.
Conclusioni
Per parte S S.r.l.
Previa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 91 n. 2 Reg. CE 6/2002 , voglia il Tribunale Ill.mo, previa occorrendo ammissione di consulenza tecnica d'ufficio come richiesto in memoria ex art. 183 c.p.c. del DD.MM.2010: A) Dichiarare la nullità del modello ornamentale comunitario registrazione n° 323688-0001, depositato e registrato il DD.MM.2005, di cui è titolare GMP S.r.l.; B) Dichiarare la nullità del marchio Italia registrazione n° 1138195, domanda depositata il DD.MM.2008 di cui è titolare GMP S.r.l.; C) Dichiarare legittima la produzione e commercializzazione dei prodotti “Nuvola" e “Coccola" della linea G di S S.r.l. e, pertanto, revocare l’ordine di inibitoria di cui al provvedimento DD.MM.2009.
Vinte le spese, diritti ed onorari del procedimento cautelare e della causa di merito".
Per parte GMP S.r.l.
Previa reiezione dell’istanza di sospensione del giudizio, voglia l’illustrissimo Tribunale di XXX, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, disattesa ogni diversa istanza, di merito ed istruttoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- RIGETTARE le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE la contraffazione del modello e disegno registrato comunitario n. 323688-0001 e per l’effetto: - INIBIRE in via definitiva a S S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la contraffazione del modello comunitario registrato n. 323688-0001 di titolarità GMP, inibendo in particolare qualsiasi forma di imitazione o riproduzione dei prodotti della ricorrente GMP, nonchè la produzione e la commercializzazione dei prodotti da forno denominati “Nuvola" e “Coccola", della linea G; - ACCERTARE E DICHIARARE la contraffazione del marchio registrato n. 1138195 e per l’effetto: - INIBIRE in via definitiva a S S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la contraffazione del marchio registrato n. 1138195 di titolarità GMP, inibendo in particolare qualsiasi forma di imitazione o riproduzione dei prodotti della GMP, nonchè la produzione e la commercializzazione dei prodotti da forno denominati “Nuvola" e “Coccola", della linea G; - INIBIRE a S S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la violazione delle regole di leale concorrenza, inibendo in particolare qualsiasi forma di imitazione o riproduzione dei prodotti della GMP, nonchè la produzione e la commercializzazione dei prodotti da forno denominati “Nuvola" e “Coccola", della linea Giglio; - DISPORRE la pubblicazione del provvedimento, per due volte, a caratteri doppi del normale, su “LR" e sulla rivista di settore “BG", a cura della GMP ed a spese della S; - FISSARE ai sensi dell’ art. 131, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale una somma dovuta dalla S per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di inibitoria eventualmente emesso e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento; - CONDANNARE la S S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da GMP, che saranno quantificati in corso di causa in applicazione dei criteri, anche di equità, previsti dall’ art. 125 c.p. i. e, in ogni caso, con condanna alla restituzione dei utili realizzati con la contraffazione, nella misura in cui eccedano il risarcimento del danno.
- CONDANNARE la S al pagamento delle spese di lite, comprensive di spese, diritti ed onorari del giudizio cautelare ante causam.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ORDINARE a S ai sensi dell’ art. 210 c.p.c. e/o degli artt. 121 e 121 bis c.p. i. l’esibizione di tutte le scritture contabili, ivi inclusi i registri I.V.A., i registri di magazzino, il libro giornale, i registri degli acquisti e delle vendite, le fatture, le bolle di consegna, i contratti o le lettere di offerta commerciale con aziende operanti nel settore, o altro materiale contabile, nonché i dati immagazzinati negli archivi computerizzati concernenti la denunciata violazione e la sua entità;
- DISPORRE, eventualmente all’esito delle sopra richieste istanze, Consulenza Tecnico Contabile sulla quantificazione dei danni subiti.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Attesa la pronuncia di ordinanza di rimessione sul ruolo in data DD.MM.2012, si indica il mantenimento della composizione collegiale là presente, pur in presenza di una modifica tabellare intervenuta a seguito dell’entrata in vigore delle norme sul “Tribunale delle imprese".
Il processo.
GMP Srl (da ora GM), premesso di essere azienda leader nel settore alimentare industriale e di avere in particolare sviluppato un nuovo e originale prodotto da forno denominato “Perla", avente forma di “conchiglia" della specie conchiglia di San Giacomo o cappasanta, ha introdotto nell’ottobre 2009 ricorso cautelare innanti la sezione specializzata di questo Tribunale chiedendo la protezione, tramite inibitoria alla produzione ed alla commercializzazione, dei propri titoli registrati costituiti da un modello comunitario (n. 323688), relativo alla forma a “conchiglia" e dal marchio tridimensionale italiano (n. 1138195). Ha affermato che la convenuta S Srl (da ora S) ha immesso sul mercato (fatto conosciuto nel febbraio 2009) prodotti da forno aventi identica forma rispetto a quelli protetti, denominati “Nuvola" e “Coccola" ed appartenenti alla linea “G". All’esito del procedimento il Giudice della cautela, ritenendo presente una contraffazione del modello comunitario registrato, ha ordinato alla convenuta resistente di cessare la produzione e la commercializzazione dei prodotti Nuvola e Coccola della linea G.
Con atto di citazione notificato il DD.MM.2010 S, premessi i fatti del procedimento cautelare, ha chiesto dichiararsi la nullità del modello ornamentale comunitario registrato da GM Piccoli il DD.MM.2005 e la nullità del marchio Italia registrazione n. 1138195 con la conseguente dichiarazione di legittimità dell’attività di produzione e commercializzazione dei prodotti Nuvola e Coccola e revoca dell’ordine di inibitoria. In particolare, l’attore ha sostenuto che il modello comunitario è privo dei necessari requisiti di novità e di individualità per l’esistenza sul mercato, prima del deposito della domanda, di prodotti aventi forma del tutto analoga e comunque molto simili alla Perla ed ha affermato l’assenza di contraffazione per la presenza di sufficienti elementi di differenziazione tra i prodotti. Quanto al marchio di forma, l’attore ne ha sottolineato l’assenza di novità e capacità distintiva, come dichiarato dall’UAMI e dal Tribunale CEE nella causa T-8/08 , e la natura intrinseca al bene per essere la forma imposta dalla natura del prodotto in quanto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Si è costituita GM chiedendo la reiezione delle domande ed in particolare, quanto alla validità del modello, evidenziando come la maggior parte dei prodotti da forno indicati da controparte avessero forma totalmente diversa o, quanto a quelli definiti nel provvedimento cautelare "più simili", fossero stati immessi sul mercato in epoca successiva al 2004, dunque dopo la commercializzazione da parte di GM della Perla. Sul marchio di forma, la convenuta ha sottolineato come il Tribunale di
primo grado abbia ritenuto non registrabile il marchio per la mancata dimostrazione della percezione da parte del pubblico interessato della forma in funzione distintiva nel territorio dell’Unione Europea, essendo presente invece la prova con riferimento al territorio dello stato italiano. Ha poi sottolineato la presenza della contraffazione dei propri titoli da parte di S chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della contraffazione del modello e del marchio registrati e la conseguente definitiva inibitoria alla convenuta alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti da forno Nuvola e Coccola.
Ammessa ed espletata istruttoria testimoniale, le parti hanno precisato le conclusioni.
Il Collegio, con ordinanza DD.MM. 2012, ha rimesso la causa sul ruolo rilevando la mancata comunicazione all’UIBM dell’atto introduttivo, contenente domanda di nullità del marchio italiano registrato, nonché della comparsa di costituzione e risposta; il Collegio ha inoltre evidenziato alle parti la necessità di esaminare la presenza di una formulazione in via principale di domanda di nullità di un titolo comunitario, stante il contenuto del Regolamento CE 6/2002 .
In data DD.MM.2012 parte attrice, dato atto dell’intervenuta comunicazione dell’atto di citazione, ha depositato copia della domanda di dichiarazione di nullità di modello comunitario registrato, relativa al modello in proprietà di GM, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 91 n. 2 Reg. CE 6/2002 . All’istanza si è opposta parte convenuta la quale ha osservato come la domanda in via di azione debba in realtà leggersi nella sostanza quale riconvenzionale in quanto collegata ad una richiesta di rivalutazione e modifica della decisione cautelare di accertamento della contraffazione.
All’esito le parti hanno precisato richiamando le conclusioni già assunte ed il Giudice, ritenuto che sulla richiesta di sospensione fosse il Collegio a doversi pronunciare, ha rimesso le parti dinanzi a questo, previa concessione di brevi termini per memorie.
Sulla validità del modello comunitario n. 323688.
In generale, le domande di nullità dei titoli dedotte in via principale devono essere proposte dinanzi all’UAMI, le cui decisioni sono poi impugnabili presso il Tribunale di primo grado e successivamente alla Corte di Giustizia, principio affermato sia nel Regolamento Marchi, agli art. 56 ss, sia nel Regolamento Disegni e Modelli. In particolare, l’art. 81 Reg.DM 12.12.2001, n. 6/2002 , detta: "I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva: a. per le azioni di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni e modelli comunitari; b. per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario qualora siano ammesse dalla legge nazionale; c. per le azioni di nullità di disegni e modelli comunitari non registrati; d. per le domande riconvenzionali di nullità di disegni e modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a.". Il Tribunale dei marchi e dei disegni comunitari, presenti in ogni Stato membro (in Italia le Sezioni specializzate istituite con D.Lgsl. 168/2003, oggi “Tribunali delle imprese"), competenti sulle azioni di contraffazione, decidono sulle domande di nullità formulate in via riconvenzionale. Come osservato dal Collegio nell’ordinanza di rimessione sul ruolo della presente causa, nel caso di specie S ha introdotto in via principale la domanda di nullità del modello comunitario registrato da GM. Parte convenuta, attrice in via riconvenzionale, ha affermato come in realtà la domanda solo in apparenza sia formulata in via principale, in quanto la richiesta fondamentale di S investe la revoca dell’ordine di inibitoria alla produzione e commercializzazione pronunciato in sede cautelare, ordine al quale è strettamente collegata la richiesta di pronuncia di invalidazione del titolo assunto come violato. La disciplina dei casi di connessione è contenuta nell’art. 91 Reg.DM 6/2002 , intitolato “norme specifiche in tema di connessione" il quale letteralmente detta: “Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un tribunale dei disegni e modelli comunitari, adito per un’azione di cui all’art. 81, diversa da una domanda di accertamento dell’insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro Tribunale dei disegni o modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di un disegno o modello comunitario registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all’Ufficio. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l’Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari quest’ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l’Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé. In caso di sospensione del procedimento il tribunale dei disegni e modelli comunitari può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione." La presente fattispecie rientra nell’art. 91 c. 2 Reg.: infatti, a seguito della rimessione della causa sul ruolo e del rilievo svolto dal Collegio, l’attore ha introdotto domanda di nullità del modello registrato di GM dinanzi all’UAMI, procedimento rubricato con il n. ICD 9000 – come da documentazione depositata in udienza DD.MM.2012 ed allegata alla seconda memoria conclusionale-. Questo Collegio ritiene che sia opportuna una sospensione del presente procedimento in forza delle seguenti osservazioni. L’esame delle norme disciplinanti la competenza a pronunciare la nullità dei titoli dell’Autorità amministrativa comunitaria e dei giudici nazionali, nella veste di Tribunali comunitari, evidenzia una preferenza per un giudizio centralizzato nel caso di impugnazione diretta dei titoli; questo è evidente nella norma in forza della quale i Tribunale comunitari sono competenti solo per le azioni proposte in via riconvenzionale e si ricava anche dalla disciplina contenuta negli artt. 100 Reg. Marchi e 86 Reg. Disegni e Modelli, laddove è previsto che anche nel caso di domanda riconvenzionale formulata in sede di giudizio principale di contraffazione il giudice nazionale, su istanza del titolare del marchio o modello e sentite le altre parti, possa sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare la domanda di nullità dinanzi all’UAMI, fissando a tale fine un termine decorso il quale, se il convenuto non ha provveduto al deposito della domanda presso l’Autorità di XXX, il procedimento interno prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Inoltre, formalmente l’impugnativa del titolo registrato non può essere dedotta dinanzi ai Tribunali comunitari in via principale. E’ ben vero che, nel caso in esame, oltre alla domanda di nullità S ha chiesto anche l’accertamento della legittimità dell’attività di produzione e commercializzazione delle “Coccole" e “Nuvole" della linea “G", ritenute contraffatte in sede cautelare, sì che si potrebbe concludere come, in sostanza, l’attore in contraffazione sia in realtà l’azienda convenuta (la quale infatti ha agito in via riconvenzionale per l’accertamento di tale comportamento con conferma definitiva della pronuncia cautelare). Tuttavia, si tratta di una ricostruzione in via interpretativa che potrebbe non essere ritenuta corretta in una analisi di tipo formale; inoltre, l’attore non era necessariamente costretto a chiedere in via principale l’accertamento della nullità del modello registrato, ben potendo argomentare, come per altro ha fatto, sotto il profilo della differenza rilevante dei prodotti oggetto di esame.
Per le osservazioni svolte devono ritenersi presenti motivi idonei alla sospensione del presente giudizio in attesa della decisione dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno sulla domanda n. ICD 9000.
Sul marchio tridimensionale italiano n. 1138195.
La sospensione investe il giudizio di validità del modello comunitario registrato, ma non comporta alcun impedimento alla valutazione di questo Tribunale per quanto attiene alla validità del marchio di forma. Il marchio, depositato il DD.MM.2005, è stato registrato il DD.MM.2008 dall’UIBM. La descrizione è la seguente: “marchio tridimensionale-il marchio consiste nella forma di una capasanta bivalve" – doc. 7 fascicolo cautelare GM. La domanda era stata presentata, nella data del deposito italiano, anche all’UAMI, il quale l’aveva respinta. A seguito di nuovo rigetto da parte della Commissione di ricorso del DD.MM.2007, GM ha adito il Tribunale di prima istanza il quale, con la pronuncia DD.MM.2009, ha confermato la decisione della Commissione e dunque il diniego di registrazione. S ha fatto ampio riferimento alla decisione del Tribunale sulla carenza dei requisiti di registrabilità. In sede cautelare il Giudice ha rilevato la necessità di un approfondito giudizio nel merito onde valutare la validità del marchio di forma. Appare utile rammentare come, anche per il marchio di forma, valgano i principi generali e dunque, ai sensi dell’art. 7 CPI (e del corrispondente art. 4 RCM), non possano essere oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, cioè inidonei a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese ed in particolare, per i marchi di forma, l’art. 9 CPI esclude dalla registrazione quelli che siano costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per ottenere un dato risultato tecnico o che si sostanzi in una forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Il giudizio sul marchio di forma è autonomo rispetto a quello sulla validità del modello in quanto i requisiti richiesti sono diversi e rispecchiano la tutela, meramente temporanea, per il secondo e tendenzialmente perpetua per il primo (la registrazione dei disegni e modelli dura infatti cinque anni dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino ad un massimo di venticinque anni, così art. 37 CPI). Per la registrazione di un modello si chiede infatti soltanto che sia nuovo (dunque non vi siano sul mercato modelli identici) e sia dotato di carattere individuale. L’elemento centrale del marchio, invece, è la capacità di indicare al consumatore la provenienza del bene da un determinato produttore ed a tale caratteristica si lega la durata illimitata nel tempo. La forma dunque può essere tutelata come marchio quando svolge una funzione distintiva – sulla differenza tra registrazione come modello e come marchio vedi Trib. Roma, 5.7.2007 -. I marchi di forma possono comportare particolari problematiche in quanto prima di tutto si presenta attenuato, per loro caratteristica intrinseca, il requisito della estraneità del segno al prodotto, perché solo in via astratta il segno sarà distinguibile rispetto al bene cui è legato – sul punto vedi Trib. Torino 14.5.2010 -. La capacità distintiva anche per i marchi di forma deve essere valutata in funzione dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e delle aspettative dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti, secondo la definizione che emerge dalla giurisprudenza comunitaria, così Corte di Giustizia UE 22.6.2006, C-25/05 . Ancora secondo la giurisprudenza comunitaria, non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti dalla loro forma o dalla confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale che in quello di un marchio denominativo e figurativo, così Corte Giustizia UE 7.10.2004, C-136/02 . Ne deriva che la funzione di indicatore di origine può essere assunta dal marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, così Corte di Giustizia 29.4.2004, cause riunite C-468-01 e 472-01. I principi ricordati costituiscono giurisprudenza costante, come emerge dalla lettura dei punti da 13 a 20 della decisione del Tribunale DD.MM.2009 intervenuta nel caso in esame – prod. 9 fascicolo S-, la quale ha confermato il diniego di registrazione per carenza di capacità distintiva del marchio costituito dalla forma a conchiglia per brioche. Fermi i criteri di giudizio ricordati, non possono non condividersi le valutazioni del Tribunale di prima istanza conseguenti, laddove, in particolare ai punti da 21 a 23, analizza la presenza sul mercato di diverse forme simili, che se pure non identiche (le empanadas, le “madeleines", le sfogliatelle) hanno tutte però “una forma bombata tendente ad appiattirsi e sono o meno farciti con ripieno" per concludere “la forma di cui si chiede la registrazione, in quanto marchio diverge dalle forme comunemente utilizzate nel settore di cui trattasi soltanto per il fatto che si tratta di una forma che assomiglia più particolarmente ad una cappasanta. Tuttavia, anche laddove non esistessero altri prodotti dolciari da forno di una forma prettamente identica a quella di una cappasanta, tale forma costituisce una semplice variante della forma abituale di altri prodotti dolciari da forno disponibili in commercio. Essa non è tale da attirare l’attenzione del pubblico interessato e da consentirgli di distinguere i prodotti di cui trattasi della ricorrente da quelli aventi un’altra origine commerciale". Né questa conclusione può essere modificata dal particolare disegno presente sul prodotto (le nervature oblique) in quanto non idoneo a modificare l’impressione globale differenziando la forma da quella della norma o degli usi di settore (così punto 24 sentenza ricordata). Va poi ricordato come, nella presente fattispecie, GM abbia più volte evidenziato l’originalità e la novità della forma studiata per il proprio prodotto, richiamando anche le dichiarazioni rese in particolare da PG (assunto in udienza DD.MM.2011 e già sentito nel procedimento cautelare). Ma tali caratteri, se pure si volesse ritenere sufficiente la testimonianza ricordata, non sono comunque decisivi al fine della valutazione della capacità distintiva, così Trib.UE 31.5.2006, T-15-05, ed anzi non debbono avere natura tale da conferire un valore sostanziale al prodotto, non potendo in questo caso il marchio essere registrato per il divieto specifico contenuto nell’art. 9 CPI – sul punto vedi Trib. Milano 12.11.2007 , in massima “Non possono essere tutelati come marchi di forma forme dotate di un particolare valore estetico e ornamentale e che quindi, conferendo un valore sostanziale al prodotto, avrebbero semmai dovuto formare oggetto di una privativa brevettuale (quindi temporanea)"-. Nel caso in esame, però, deve ritenersi non si sia in presenza di una forma esclusivamente estetica, in quanto questo impedirebbe anche l’esame dell’eventuale acquisizione di capacità distintiva attraverso l’uso, sanatoria esclusa in caso di impedimento speciale, così l’art. 13 c. 3 CPI e art. 7 c. 3 Reg.M. La difesa di GM sulla validità del marchio di forma ottenuto in Italia si concentra invero non tanto sulla critica alla decisione del Tribunale, se non in termini generali riferiti all’impostazione rigida dei giudici comunitari rispetto al riconoscimento di marchi di forma, ma soprattutto sulla affermata presenza, comunque, del cd. “secondary meaning", art. 13 c. 3 CPI., fenomeno in forza del quale un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva, la acquisti in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così vedi C. Cass. 3.4.2009, n. 8119 . Nel caso in esame GM richiama la diffusione sul mercato della forma a cappasanta avvenuta dopo il deposito della domanda – 2005- e prima della domanda di nullità – 2009-. Poiché l’onere della prova investe il mutamento di percezione che il pubblico nel tempo ha maturato rispetto a quella forma, ne segue che appaiono fondamentali in questa prospettiva, ad esempio, i sondaggi di opinione o comunque la produzione di dati che evidenzino come, sul mercato di riferimento, quella forma sia ormai percepita come riferita ad un dato produttore. Deve prima di tutto rammentarsi come, difformemente dalla lettura che ne fornisce la difesa GM, il Tribunale UE nella sua pronuncia non abbia riconosciuto l’esistenza di prova dell’acquisizione di secondary meaning rispetto al solo territorio italiano ed abbia dunque respinto per l’assenza di elementi riferiti ad una parte sostanziale dell’Unione. L’esame della decisione, in particolare del punto 40, evidenzia come i giudici si siano limitati a prendere atto che i documenti presentati non erano comunque idonei a fornire prova di acquisto di carattere distintivo negli stati dell’Unione perché riferiti soltanto all’Italia. Il Tribunale ritiene che tale prova non sia stata fornita neppure con riguardo al mercato italiano: invero, sopra si è fatto riferimento all’oggetto dell’onere probatorio, relativo al mutamento di percezione da parte dei consumatori i quali, se pure nel 2005 vedendo la forma a conchiglia prodotta da GM non collegavano tale prodotto da forno ad un dato soggetto, nel 2009 operavano tale collegamento. Un tale assunto deve fondarsi soprattutto su elementi di comparazione interni al mercato di riferimento, mentre GM ha prodotto unicamente documentazione interna: il dedotto aumento nelle vendite, per altro non costante in quanto dalla dichiarazione allegata al procedimento della cautela risulta un aumento dal 32% al 49% dal 2004 al 2005 per poi calare nel 2008 e 2009 – vedi documento 3 fascicolo cautelare- e da una visione dei dati e diagrammi depositati nella fase di merito – doc. 13 fascicolo merito- risulta come nel 2008 e 2009 ci sia stata una flessione. Comunque tali elementi indicano certamente una positiva attività d’impresa ed una ottima accoglienza riservata dal mercato al prodotto Perla, ma non forniscono prova che il mercato dei consumatori percepisce nel 2009 la forma a cappasanta come prodotto da forno proveniente da GM. Anche l’indicazione dei costi sostenuti per Fiere, promozioni e cataloghi – doc. 7 fascicolo cautelare-, al di là dell’assenza di elementi relativi alla correttezza dei numeri forniti, espongono comunque e sempre una situazione di investimenti a carattere interno, mai relativi al mercato complessivo.
Ne segue che il marchio tridimensionale n. 1138195 deve essere dichiarato nullo.
La dichiarazione di nullità non comporta alcuna modifica del contenuto del provvedimento cautelare in quanto quella decisione si fonda sulla individuata contraffazione del modello comunitario.
Attesa la sospensione del processo con riferimento all’impugnazione della validità del modello comunitario registrato da GM, le spese saranno liquidate al termine del giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, con riferimento alla domanda di nullità del modello comunitario n. 323688 -0001 depositato da GMP Srl in data DD.MM.2005 e pubblicato il DD.MM.2005, ordina la sospensione del giudizio attesa la pendenza nanti l’UAMI del procedimento avente numero di fascicolo ICD 9000; con riferimento al marchio tridimensionale n. 0001138195, depositato presso l’UIBM da GMP Srl in data DD.MM.2005 e registrato il DD.MM.2008, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte, così decide: dichiara nullo il marchio per carenza dei requisiti di registrabilità;
manda la Cancelleria per la comunicazione all’UIBM della presente sentenza;
spese alla pronuncia definitiva. Così deciso in XXX, nella camera di consiglio del DD.MM.2013 Il Presidente giu1 Il Giudice estensore giu2