Sentenza 1114/2016 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa A
Repert. n. 820/2016 del 28/01/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 19949/2010
CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. GIANMARIO MAGGI TASSO e dall’avv. MASSIMILIANO COSTANTINI, giusta procura in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliata in
MATTEO FOSSATI, rappresentato e difeso dall’avv. GIANMARIO MAGGI TASSO e dall’avv. MASSIMILIANO COSTANTINI, giusta procura in calce all’atto di comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria, 51 - Milano presso lo studio dei difensori;
ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE andamp; C., in persona del socio accomandatario, rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELE GARGANO e NICOLA GARGANO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Via Compagnoni, 4 – Milano, presso lo studio dei difensori.
CONVENUTA
Per l’attore e il terzo chiamato:
Nel merito, in via principale:
Con vittoria di spese, diritti e onorari;
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Nel merito, in via subordinata:
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Con vittoria di spese, diritti e onorari.
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In via istruttoria, vd. fogli di PC di parte attrice e della terza chiamata.
Per il convenuto
1.dichiararsi la palese infondatezza in fatto e diritto della domanda, rigettandone integralmente il contenuto, e comunque, per la nullità del marchio rivendicato da parte attrice, nonché per la decadenza dello stesso ed in estremo subordine, per essere consentito al pre-utente il diritto di continuare l'uso in un determinato ambito merceologico e spaziale, anche dopo la registrazione da parte di terzi, ai sensi degli articoli 2571 c.c. e 12 del D.Lgs. 30/2005 .
In via riconvenzionale:
2.1
2.2
2.3
Domande tutte da estendersi nei confronti del predetto Fossati Matteo chiamato in causa.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
In via istruttoria:
- ove non ritenuta sufficientemente ed esaurientemente documentato e provato quanto dedotto dalla odierna convenuta, si insiste a che venga disposta informativa ai sensi degli articoli 210 c.p.c. e 121 c.p. i. - presso la Bernese Assicurazioni oggi fusa in Allianz Ras con sede in Trieste volta ad acquisire i tabulati di tutte le polizze sci sicuro relative agli anni dal 1993 al 1999, precisando altresì che i tabulati degli assicurati relativi alle annate 1996/97 e 1997/98 non possono essere prodotti in questa sede, in quanto contenuti all’interno di floppy disk non più leggibili e per acquisire i quali ci si riserva di chiedere CTU.
- ordinarsi l’esibizione, ai sensi dell’ art. 210 c.p.c. di idonea documentazione, accertante il fatturato derivante dalla vendita del prodotto “Snowcare" mediante il sito web reindirizzato dai domini “ScioSICURO.it" e “ScioSICURO.com".
1. Con atto notificato il 12 marzo 2010, la società attrice ha citato in giudizio la convenuta ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE andamp; C., chiedendo l’accertamento della nullità del marchio Sci sicuro di titolarità della società convenuta e la condanna della medesima al risarcimento dei danni per l’ illecita commercializzazione delle polizze sci sicuro, con
decorrenza dal 5 novembre 2002. A tale fine allegava che:
- Successivamente alla registrazione l’attrice si avvedeva che la società convenuta Assilife s.a.s. utilizzava il marchio sci sicuro per i medesimi servizi; dopo una prima diffida, l’attrice veniva a conoscenza della registrazione del marchio sci sicuro da parte di
Assilife in data 29 ottobre 2004 con numero 0001089989, nonché la registrazione risalente al 2001 dei domini www.sci sicuro.com, www.sci sicuro.it, www.sci sicuro.net, www.sci sicuro.info, www.sci sicuro.eu. Soltanto a seguito di una reiterazione della diffida in data 13 novembre 2008, la convenuta Assilife deduceva un preuso nazionale
del marchio sci sicuro risalente al 1993.
2. Con comparsa depositata il 14 giugno 2010, la convenuta Assilife s.a.s si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale di nullità del marchio ScioSICURO, nonché di condanna generica al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO e dello sviamento di clientela perpetrato in danno della convenuta Assilife, perseguito anche attraverso l’uso dei nomi a dominio “sciosicuro.it" e “sciosicuro.com".
Deduceva che:
Il marchio in questione era collegato ad un omonimo prodotto assicurativo proposto agli Sci Club, CAI e Associazioni Sportive, al fine di tutelare i loro associati da sinistri occorsi durante l’attività sciistica. Il prodotto assicurativo contraddistinto dal marchio sci sicuro era stato originariamente venduto da alcune assicurazioni, in particolare la Bernese Assicurazioni, compagnia assicurativa con cui il sig. Pezzimenti intratteneva un rapporto di agenzia. Nell’ultimo decennio poi, il prodotto era stato commercializzato in proprio dalla convenuta. Dal 30 gennaio 2001, tra l’altro, la polizza veniva venduta e, a seguito della registrazione dei relativi nomi a dominio.
- La convenuta eccepiva inoltre, la decadenza del marchio ScioSICURO per non uso, dato che l’attrice Coris aveva utilizzato il marchio ScioSICURO soltanto per la stagione invernale 2002/2003, poi sostituito dal marchio Snowcare; infatti, i nomi a dominio dell’attrice www.scioscicuro.com e www.sciosicuro.it, peraltro creati dopo il 2008, reindirizzavano gli utenti sulla pagina web della Coris nella quale era pubblicizzata esclusivamente la polizza Snowcare.
- La diffida inviata dall’attrice alla convenuta in data 14 novembre 2002, e quindi appena 9 giorni dopo il deposito della domanda del marchio ScioSICURO, dimostrava la malafede della stessa. Evidentemente, essa aveva atteso il deposito della domanda del proprio marchio prima di diffidare formalmente la convenuta, pur essendo già a conoscenza dell’esistenza di un marchio del tutto identico.
- il nome a dominio www.sciosicuro.com era in grado di ingannare i visitatori e reindirizzarli sulle pagine web di Coris, dove era venduto il prodotto Snowcare: tale comportamento arrecava danni economici alle convenute.
3.
Deduceva inoltre, quanto alla domanda di nullità del marchio per malafede, che Assilife aveva distribuito durante una fiera dedicata allo sci, tenutasi a Modena dal 31 ottobre al 3 novembre 2002, alcuni volantini con il proprio marchio. Soltanto in quell’occasione dunque, l’attrice era venuta a conoscenza del marchio sci sicuro, dovendo quindi escludersi la malafede dell’attrice Coris in sede di deposito della domanda.
Infine eccepiva la decadenza della convenuta dall’esercizio dell’azione di nullità per convalida del marchio ai sensi dell’art. 28 CPI, avendo la convenuta tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso del marchio simile registrato dalla attrice, come dimostravano la diffida inviata ad Assilife in data 14 novembre 2002 e la mancata instaurazione nel termine di un’azione giudiziaria.
4. Nelle successive udienze del 11 maggio 2011, 30 novembre 2011, 2 aprile 2012 e 14 novembre 2012 era espletata attività istruttoria, mediante escussione dei testi Matteo Fossati (successivamente chiamato in giudizio quale litisconsorte necessario, essendo emerso che era il titolare del marchio ScioSICURO), Gaudenzio Salmoiraghi, Christian Invernizzi e Gianni E. Riboldi ed interrogatorio formale del sig. Natale Pezzimenti.
5. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 11 febbraio 2014, fissata davanti al nuovo giudice assegnatario del fascicolo, la convenuta ASSILIFE produceva copia del marchio ScioSICURO, dalla quale emergeva la titolarità del suddetto marchio in capo al sig. MATTEO FOSSATI.
Il Giudice Istruttore, assegnato termine per l’esame della documentazione prodotta e per brevi repliche, fissava udienza del 3 giugno 2014 nella quale l’attrice produceva contratto di concessione in licenza del marchio a Coris da parte del sig. Fossati. Con ordinanza datata 7 giugno 2014, il Giudice disponeva l’integrazione del contradditorio nei confronti del sig. MATTEO FOSSATI, essendo stata proposta domanda riconvenzionale di nullità del marchio di cui egli era il titolare.
5.1. Con comparsa del 24 novembre 2014, il sig. Fossati si costituiva in giudizio, aderendo alle richieste dell’attrice Coris Assistance 24Ore S.p.A. e formulando istanze istruttorie orali.
Il giudice, espletata attività istruttoria all’udienza del 18 marzo 2015, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 6 ottobre 2015, nella quale la causa era assegnata in decisione al Collegio, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
6. Sull’individuazione dei due marchi in conflitto. I marchi oggetto delle contrapposte domande di nullità e di contraffazione sono i seguenti:
1. il marchio italiano - di cui l’attrice ha allegato di essere titolare e che invece, è risultato, alla data di proposizione della domanda, di titolarità del terzo Fossati - n. 0001009920, denominato ScioSICUR0, domandato il 5 novembre 2002 e registrato in data 29.5.2006 dall’ attrice;
2. il marchio della convenuta Assilife, numero 0001089989, denominato scisicuro, con domanda presentata il 29 ottobre 2004.
6.1. Sui nomi a dominio. Al fine della presente decisione rilevano anche i seguenti segni distintivi:
- i nomi a dominio sciosicuro.it e sciosicuro.com, registrati in data 14.1.2009 e 8.1.2009 nell’interesse dell’attrice;
- i nomi a dominio www.sci sicuro.com, www.sci sicuro.it, www.sci sicuro.net, www.sci sicuro.info, www.sci sicuro.eu. registrati da parte di Assilife nel 2001;
6.2. I detti segni, registrati ed utilizzati per la stessa classe di servizi, sono estremamente simili, distinguendosi, dal punto di vista fonetico, solo per la mancanza nel segno della convenuta di una vocale. Non vi sono dubbi che, a causa della loro somiglianza e dell’identità dei servizi, si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, eventualmente consistente in un rischio di associazione tra i segni.
La circostanza è pacifica per le parti, che invero non hanno contestato la somiglianza dei segni o la loro idoneità a generare confusione, ma hanno invocato, quanto alla convenuta, la carenza di novità del segno ScioSICURO, la sua decadenza e la malafede da parte dell’attrice nella registrazione e, quanto all’attrice, il mancato preuso del segno sci sicuro da parte della convenuta, la convalida del proprio segno e la nullità del segno registrato successivamente.
7. Sul preuso del marchio Scisicuro. La società convenuta ha depositato domanda di registrazione del marchio sci sicuro in data 29 ottobre 2004, successivamente, quindi, al deposito della relativa domanda da parte dell’attrice Coris Assistance 24ore S.p.A. Tuttavia, il giudizio ha fatto accertare, attraverso le prove documentali acquisite e prodotte da entrambe le parti, il preuso da parte della convenuta del segno distintivo Sci sicuro, mediante la vendita delle polizze assicurative con il segno in oggetto, almeno a partire dal 2001 ( si vedano, in particolare, sub documenti 8, 57 e 58, i tesserini assicurativi delle stagioni sciistiche 1999/2000 e 2001/2002, che collegano espressamente il prodotto assicurativo sci sicuro alla società Assilife, nonché la promozione pubblicitaria da parte di Assilife del detto prodotto assicurativo a partire da diversi anni precedenti la registrazione del segno dell’attrice), mediante la registrazione da parte della convenuta del nome a dominio sci sicuro nel 2001 e il suo uso anteriore al novembre 2002, data del deposito del segno da parte dell’attrice (doc 17-18 convenuta e 17 att.).
L’attrice ha contestato il preuso del segno da parte della convenuta, ma la circostanza è smentita dai documenti prodotti da entrambe le parti, in particolare da: i numerosi articoli di riviste prodotti dall’ attrice che ricollegano al sig. Pezzimenti, quale “titolare" della Assilife (rectius, socio accomandatario) o all’Assilife medesima, l’uso risalente nel tempo del segno sci sicuro ( doc 13, 14, 15 att.); la registrazione del nome a dominio sci sicuro.it da parte della convenuta risalente al 2001 e la sua pacifica utilizzazione quanto meno dal febbraio 2002 ( doc 17-18 convenuta e 17 att.).
La prova assunta nel giudizio di contestazione del preuso è altresì in contrasto con la prova assunta dalla parte prima dell’instaurazione del giudizio allorché negava non il preuso ma la diffusione limitata a suo dire alle regioni Lombardia e Piemomte (doc. 7 attore).
Dal quadro probatorio documentale emerge, quindi, chiaramente che la convenuta, attraverso il sig. Pezzimenti, suo socio accomandatario, a partire dagli inizi degli anni 90, agendo prima in qualità di agente e poi quale socio accomandatario di Assilife, ha commercializzato prodotti assicurativi recanti tale segno.
I testi escussi - Salmoiraghi e Mantelli - hanno confermato di aver stipulato con il sig. Natale Pezzimenti, socio accomandatario della convenuta, le convenzioni relative al prodotto sci sicuro nel decennio in questione.
Quanto al sig Fossati, va da subito evidenziato che, essendo stato sentito in qualità di teste, non essendo stato allegato né dall’attrice né dal sig Fossati, al momento in cui rilasciò le dichiarazioni, l’interesse alla partecipazione al giudizio, quale titolare del marchio ScioSICURO -, la sua deposizione non ha alcuna efficacia di prova, essendo il sig Fossati incapace a testimoniare.
8. Sul diritto di utilizzazione del marchio sci sicuro. L’accertamento del preuso da parte della convenuta del marchio sci sicuro determina il diritto da parte della convenuta Assilife alla prosecuzione della sua utilizzazione all’interno del territorio in cui è stato diffuso e quindi la liceità del suo uso.
L’uso precedente del segno, anche qualora non importasse notorietà o rappresentasse una notorietà puramente locale ( ma così non è nel caso di specie), conferirebbe al preutente il diritto di continuare l’uso, nei limiti in cui se ne è valso ( cfr art 12 CPI e art. 2751 c.c. ).
9. Sul preuso non locale. Il preuso è distruttivo della novità del segno quando è notorio ai consumatori come segno utilizzato per prodotti o servizi dello stesso genere. A tale fine non è necessaria una notorietà diffusa a tutto il territorio nazionale, ma è sufficiente che non sia meramente locale.
Nel caso in esame il marchio sci sicuro è stato venduto per più di un decennio ai Club alpini e alle associazioni sportive, nonché, a partire dal 30 gennaio 2001, attraverso il sito internet di Assilife. Il prodotto è stato pubblicizzato a livello nazionale tramite la rete e pubblicazioni settoriali. La stessa parte nel contestare la notorietà nazionale, ha fatto riferimento a una diffusione ultraregionale (Piemonte e Lombardia), di per sé sufficiente per riconoscere un preuso non locale, che come si è sopra visto, non coincide con quello nazionale. Tenuto conto di tutto ciò e della circostanza che le località sciistiche nelle quali era venduto raccoglievano un bacino d’utenza esteso a tutto il territorio nazionale, trattandosi di luoghi turistici, deve concludersi per un diritto di utilizzo del marchio sci sicuro sull’intero territorio.
Peraltro, con riguardo alla nullità per malafede, si osserva, in fatto, che non ha alcun rilievo la circostanza, dedotta dall’attrice, della scoperta dell’esistenza del segno sci sicuro di Assilife durante una manifestazione fieristica avvenuta dal 31 ottobre al 3 novembre 2002, perché tale scoperta sarebbe in ogni caso anteriore alla domanda di marchio (avvenuta il 5 novembre 2012).
Con riguardo all’eccezione di decadenza, si rileva che il dies a quo per il computo del quinquennio di non uso coincide con la data di registrazione e non di deposito del marchio, deponendo in tale senso non solo la lettera dell’art. 24 CPI, ma anche la ratio dell’istituto, che è quella di favorire il titolare dell’esclusiva, che solo al momento della registrazione ha la certezza che il proprio marchio è stato accolto e, quindi, ha la facoltà di uso (CGCE 14 giugno 2007, caso Haupl; Trib. Milano, 18 giugno 2015; Corte appello Milano 5/11/1993).
Nel caso in esame quindi, il marchio è stato registrato nel 2006 e l’atto di citazione è stato notificato nel marzo 2010, prima che decorresse il termine quinquennale di decadenza per non uso.
10.
Ai sensi dell’art. 28 CPI, il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.
Perché operi la convalidazione, è necessario che il titolare del marchio anteriore non solo sia al corrente della registrazione del marchio posteriore, ma anche del suo uso dopo la registrazione (CGE 22/09/2011, caso Budejovicky Budvar). L’onere di provare l’uso incombe sul soggetto che ha proposto l’eccezione, nel caso di specie Coris.
Il giudizio non ha fatto accertare tale prova. La convenuta è stata diffidata dall’utilizzare il segno sci sicuro nel 2002. Sebbene fosse a conoscenza della registrazione del segno ScioSICURO, non è provato che Assilife fosse anche a conoscenza dell’uso del segno da parte dell’attrice per cinque anni consecutivi, avendone così tollerato l’uso.
Al contrario, la documentazione prodotta dall’ attrice prova che il segno ScioSICURO fu utilizzato fino al 2003, mentre, successivamente alla stagione invernale 2002/2003, esso fu sostituito con uno nuovo, denominato “Snowcare" (doc. 20 attrice); i nomi a dominio www.scioscicuro.com e www.sciosicuro.it furono registrati solo nel 2009 e rimasero inattivi (doc. 22 att. dal quale risulta che il sito fosse “in costruzione").
11.
11.1
11.2
11.3.
11.4.
11.5.
12. Sulla condanna generica. Assilife, in via riconvenzionale, ha altresì chiesto sentenza di condanna generica, in danno dell’attrice e del terzo chiamato sig. Fossati Matteo, al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio, per l’utilizzo illecito del marchio ScioSICURO.
La domanda va accolta.
Giova però precisare, quanto ai fatti accertati, che:
- nessun danno può essersi verificato fino alla fine del 2008, giacchè, da un lato, il segno ScioSICURO dal 2003 al 2008 non è stato usato e, dall’altro, i detti nomi a dominio sono stati registrati solo nel 2009;
- è circostanza pacifica che il marchio ScioSICURO nel 2003 fu sostituito dall’attrice, per le polizze assicurative, con il nuovo marchio Snowcare, e ciò quantomeno fino alla data d’instaurazione del giudizio ( cfr doc 20 attrice).
13.
14.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CORIS ASSISTANCE 24ORE SPA nei confronti di ASSILIFE SAS DI PEZZIMENTI NATALE andamp; C. e con l’intervento di
MATTEO FOSSATI, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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- Dispone la trasmissione della sentenza all’ufficio italiano brevetti e marchi per l’annotazione nel registro della dichiarazione di nullità.