Sentenza 7207/2017 della Tribunale Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa sezione A
Repert. n. 5777/2017 del 27/06/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
ha emesso la seguente
nella causa civile iscritta al n. 1703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015 vertente
ZZMA s.r.l., in persona del legale rappr.te pro
tempore;
elett. dom.te in XXX, presso lo studio dei procuratori avv.ti FBDR, DM, IG che le rappresentano e difendono, unitamente all’avv. MC del Foro di XXX;
- attrici,
E
elett. dom.ta in XXX, presso lo studio del procuratore avv. MC che la rappresenta e difende unitamente all’avv. SC del Foro di XXX;
- convenuta –
CONCLUSIONI
per le attrici: ” Nel merito:
registrato in malafede ex art. 19, comma 2, CPI da GI S.R.L. e conseguentemente
disporne la riassegnazione a favore delle attrici ai sensi dell’art. 118 CPI;
registrato in malafede da GI S.R.L. e conseguentemente dichiararne la nullità ex art.
52, comma 1, lett. b), RMC;
del marchio comunitario n. 010551034 “HAlGa” e conseguentemente dichiararne la decadenza;
l’adozione dei medesimi provvedimenti in via cautelare, a carico di GI S.R.L.
dell’uso del marchio italiano n. 0001500167 “HAl-Ga” e del marchio comunitario n. 010551034 “HAl-Ga”, e in ogni caso del segno “HAl-Ga” di cui in atti;
l’adozione dei medesimi provvedimenti in via cautelare, dell’uso del domain name “HAl-Ga.com” di
titolarità di GI S.R.L. di cui in atti, con riassegnazione dello stesso nome a dominio
a favore delle attrici ai sensi dell’art. 118, comma 6, CPI;
GI S.R.L., ed eventualmente di tutti i prodotti sempre della convenuta, recanti i
segni e/o marchi “HAl-Ga” di cui in atti o comunque segni costituenti violazione dei diritti delle attrici;
segnatamente di qualsivoglia utilizzazione per contraddistinguere documenti ovvero pubblicizzare
prodotti recanti i marchi e/o segni “HAl-Ga” di cui in atti ovvero di qualsivoglia altro segno distintivo
confondibile con il segno “HAl-Ga”;
inosservanza dell’inibitoria e degli altri provvedimenti di cui all’emanando provvedimento ovvero di
una somma più elevata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimenti
stesso;
patiendi dalle attrici per le ragioni di cui in atti, occorrendo anche in via equitativa, nella misura che
verrà quantificata in corso di causa;
a cura delle attrici per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui
quotidiani “Corriere della Sera”, “Repubblica”, sulla pagina iniziale del sito Internet dell’AIZ www.aiz.it, nonché sulla pagina iniziale del sito Internet di GI
S.R.L. ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
In ogni caso:
12)
13)
generali, IVA, e CPA relative al presente giudizio.”
per la convenuta: “In via principale:
all’udienza del DD/MM/2015 per tutti i motivi esposti in atti ed in particolare perché trattasi di
domande nuove costituenti pacifica mutatio libelli e per tali motivi del tutto inammissibili oltre che
infondate.
Nel merito, in via riconvenzionale:
comunque di segni confondibili o associabili con esso costituisce contraffazione dei marchi di GI S.r.l. di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta della stessa GI S.r.l. e atto di concorrenza sleale ai suoi danni,
rispettivamente ZZMA S.r.l. e S S.r.l., tale uso,
ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori che siano nella disponibilità di entrambe le
attrici e la distruzione di tutte le cose recanti i segni contraffattori,
pagamento di una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza nella misura di Euro 500,00 a
favore di parte convenuta ovvero di altra somma più elevata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
dei provvedimenti stessi;
con tali illeciti, inclusa la reversione degli utili, da liquidarsi anche con valutazione equitativa.
convenuta i danni di cui all’ art 96 c.p.c. , nella misura che sarà in seguito indicata o ritenuta dal
Giudice, anche eventualmente con valutazione equitativa e con liquidazione dell’indennità prevista
dall’ art. 96, 3° comma cod. proc. civ.
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel maggio 2009 parte convenuta la incarica di provvedere ad ideare, stilizzare e
caratterizzare graficamente il nuovo marchio HAl-Ga?”
2. “Vero che tutte le attività di marketing e di comunicazione per la valorizzazione del marchio HAl-
Ga, compreso il materiale pubblicitario e l’ideazione, costruzione e installazione degli stand per
partecipare alle Fiere, venivano poste in essere in piena autonomia e a totale carico di G?”
3. “Vero che tutti i costi di partecipazione ed organizzazione delle Fiere per valorizzare il marchio
HAl-Ga venivano interamente sostenuti da G?”
4. “Vero che le spese di allestimento e partecipazione alla Convention I 2009, nonché delle
successive esposizioni nazionali ed internazionali ed i costi per ideare e stampare il materiale
pubblicitario per valorizzare il marchio HAl-Ga sono state tutte sostenute solo da parte convenuta?”
5. “Vero che il marchio HAl-Ga è sempre stato utilizzato in maniera seria ed effettiva ed autonoma da
G, senza alcuna ingerenza, direttiva e istruzioni da parte delle odierne attrici?”
Si indica come teste sul capitolo di prova n. 1 il Sig. EP, domiciliato in XXX.
Si indica come teste sui capitoli di prova n. 2, 3, 4, 5 la Sig.ra EM e il Sig. GM, entrambi c/o GI S.r.l a socio unico, XXX.
GI S.r.l. a socio unico insiste inoltre perché il Giudice adito voglia:
- ordinare alle attrici l’esibizione di libri e scritture contabili nella parte relativa ai costi sostenuti per
valorizzare e promuovere il marchio HAl-Ga al fine di dimostrare che nessuna delle presenti attrici ha
mai sostenuto delle spese di ideazione, creazione, stilizzazione del marchio di cui si discute;
- ove necessario e/o opportuno, disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di determinare i danni
subiti da parte convenuta in ragione dell’approfittamento delle attrici e dell’azione temeraria esercitata
con il presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
1. ZZMA s.r.l. ha esposto di operare con le
tecnologie più avanzate nel settore della zincatura di manufatti di ogni tipo e dimensione ed ha ideato
degli specifici sistemi di zincatura a caldo di carattere innovativo protetti da privative brevettuali di cui
S s.r.l. è titolare.
Detta tecnologia era stata denominata “HAl-Ga” e in data 6.6.2009 era stato sottoscritto con la
convenuta GI s.r.l. a socio unico un contratto di collaborazione commerciale in base
al quale quest’ultima si impegnava a curare la promozione commerciale della nuova tecnologia delle
società attrici.
In data 8.6.2009 la tecnologia “HAl-Ga” era stata presentata sul mercato per la prima volta in
occasione della Fiera I 2009 e pochi giorni dopo Z s.r.l. aveva provveduto a
registrare il domain name “halga.com”, poi rinnovato da S s.r.l.
Tale denominazione era stata costantemente utilizzata da Z s.r.l. nella sua comunicazione
commerciale e pubblicitaria fino al giugno 2009.
La collaborazione con GI s.r.l. a socio unico non si era però rivelata rispondente alle
previsioni e nel 2013 Z s.r.l. aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto ed era venuta a
sapere in tale occasione che GI s.r.l. a socio unico aveva provveduto a registrare a
proprio nome il marchio “HAl-Ga” con una registrazione nazionale (n. 1500167 su domanda del
29.12.2011) e una comunitaria (n. 10551034 su domanda del 10.1.2012) per i prodotti delle classi 1, 7,
37, 40 e 42; nel maggio 2010 la stessa GI s.r.l. a socio unico aveva provveduto a
registrare a proprio nome il domain name “HAl-Ga.com”.
registrazione in malafede ex art. 19, comma 2 c.p. i. del citato marchio nazionale nonché per gli stessi
motivi del marchio comunitario in relazione all’art. 52, lett. b) Reg. CE 207/09 ;
registrazioni risulterebbero in contraffazione del segno “HAl-Ga” usato dalle attrici sin dal 2009 in
funzione distintiva della omonima tecnologia.
del marchio nazionale ai sensi dell’ art. 118 c.p. i. nonché l’inibitoria all’uso di detti segni.
contatti tra le parti in effetti risalivano al febbraio 2009, epoca in cui la tecnologia in questione non era
ancora contraddistinta da alcun nome o segno distintivo, e in tale momento era stato utilizzato il
marchio “Surflux”; il segno “HAl-Ga” era comparso solo nel marzo 2009 e poi utilizzato dal giugno
2009.
In effetti tutta l’attività di ideazione e caratterizzazione grafica di tale segno era stata svolta da essa
convenuta in totale autonomia, così come le relative spese erano state da essa sostenute.
mentre il domain name dalle stesse dedotto risaliva ad una registrazione del 15.6.2009 - cioè di epoca
successiva alla realizzazione del marchio “HAl-Ga” da parte della convenuta - e comunque non era
stato mai utilizzato almeno fino al 4.2.2011.
Ha eccepito poi l’esclusiva competenza dell’UAMI rispetto alla domanda di nullità della registrazione
comunitaria di essa convenuta.
Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dalle attrici e, in via riconvenzionale, per la
condanna delle stesse per la contraffazione del segno contestato “HAl-Ga” da parte delle stesse.
All’udienza del DD/MM/2015 le parti attrici in relazione alla domanda svolta in via riconvenzionale da
GI s.r.l. a socio unico hanno formulato quale reconventio reconventionis domanda
di nullità del marchio comunitario “HAl-Ga” di parte convenuta ai sensi dell’art. 52, lett. b) Reg. CE
207/09 ; hanno poi eccepito la prescrizione relativamente alle domande risarcitorie per il quinquennio
anteriore alla data di deposito della comparsa di costituzione della convenuta; hanno formulato
domanda di nullità di entrambi i marchi registrati dalla convenuta per decettività sopravvenuta nonché
di accertamento di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
2.
segno distintivo “HAl-Ga” devono essere riconosciuti in capo alla parte attrice Z s.r.l.
intercorso in data 6.6.2009 tra la stessa Z s.r.l. e la convenuta GI s.r.l. a
socio unico (doc. 8 fasc. attrici), in cui le parti congiuntamente davano espressamente atto che
l’accordo di agenzia in questione riguardava “le tecnologie ed il know how denominate “HAl-Ga” e
“Surflux”” (punto 2 dell’accordo) e che il B – legale rappresentante di Z s.r.l. – era
“proprietario delle nuove tecnologie “HAl-Ga” e “Surflux”” (punto 3 dell’accordo), così dovendosi
ritenere che in tale occasione l’oggetto del contratto di agenzia consisteva nella tecnologia (già) recante
tale determinata denominazione, all’epoca da ritenersi quale marchio di fatto.
socio unico nel comunicare le sue proposte commerciali del 2009 alla clientela riferiva che ““HAl-Ga”
è un marchio che rappresenta una nuova tecnologia…” e che “il processo “HAl-Ga”è una tecnologia
brevettata a livello internazionale i cui diritti di proprietà appartengono ad una Società
Internazionale, mentre G possiede soltanto il diritto esclusivo di commercializzarla e di
concederla in licenza in tutto il mondo” (doc. 26 fasc. attrici; v. anche doc. 27, che rappresenta
materiale promozionale di G).
clienti relativamente alla “tecnologia “HAl-Ga”” risalenti al periodo febbraio/luglio 2011 e cioè
anteriori alla data di deposito da parte di GI s.r.l. a socio unico del primo marchio
nazionale (29.12.2011) a riprova anche dell’uso diretto del segno in questione da essa svolto
parallelamente all’uso che veniva fatto dalla convenuta in forza del contratto di agenzia intercorso con
Z s.r.l.
dominio halga.com (doc. 5 fasc. attrici), poi trasmesso in titolarità di Z s.r.l. (doc. 6 fasc.
attrici).
3.
utilizzato il segno distintivo “HAl-Ga” per effetto della licenza implicita nel contratto di agenzia e
dunque non in proprio e che tale uso per i principi generali in tema di licenza deve imputarsi
direttamente al titolare del marchio di fatto.
che dovrebbero invece sostenere la legittimità delle sue registrazioni.
tutelata attraverso alcuni brevetti, non era ancora contrassegnata da alcun segno distintivo.
era convenzionalmente indicata come “XXX” (doc. 2 conv.), mentre essa successivamente avrebbe
prima avuto il nome “Surflux” (docc. 3 e 4 conv.) fino ad assumere nel giugno 2009 la denominazione
“HAl-Ga”.
un’attività di ideazione, stilizzazione e caratterizzazione grafica del marchio “HAl-Ga” eseguita in
piena autonomia da GI s.r.l. a socio unico, che ne aveva sopportato anche i relativi
costi.
iscritto l’appartenenza del marchio “HAl-Ga” alla convenuta, chiedendo più volte che gli venisse
concessa la licenza d’uso di detto marchio (v. doc. 24, punti 6.6. e 6.7).
secondo la quale essa avrebbe svolto un ruolo ben più ampio e complesso di quello di semplice agente
che può desumersi dal testo dell’accordo del 6.6.2009.
parti non erano limitati alla mera raccolta di ordinativi ma che il M, legale rappresentante di
GI s.r.l. a socio unico, stabiliva i requisiti qualitativi, indirizzava gli aspetti della
produzione e commercializzazione dei prodotti, concludeva contratti e si occupava di organizzare e
partecipare a fiere ed eventi promozionali in piena autonomia e senza alcuna ingerenza e controllo.
qualitativi, direzione degli aspetti produttivi e commerciali) che avrebbe svolto il M per il vero
non vi è traccia alcuna: la documentazione prodotta sotto tale profilo dimostra al più una condivisione
di problematiche tecniche da parte di Z s.r.l. che tuttavia non paiono esorbitare dall’ambito
del rapporto di collaborazione commerciale in cui GI s.r.l. a socio unico doveva
promuovere la tecnologia “HAl-Ga” presso le varie aziende.
mantenuta al corrente di tutti gli aspetti tecnici, applicativi e di sviluppo della tecnologia stessa (v.
docc. 5 e 6 fasc. conv.) mentre in altre occasioni essa riportava le problematiche tecniche segnalate
nell’attività di commercializzazione ed assistenza svolte preso i clienti (doc. 19 fasc. attr.).
presentazione dei prodotti, di partecipazione a fiere ed aventi promozionali – ancorchè in piena
autonomia – appare del tutto confacente e strumentale all’espletamento delle attività comprese
nell’accordo del 6.6.2009, con la precisazione che da esso e dagli altri elementi prodotti non può
evincersi in favore del M e della sua azienda che Z s.r.l. avesse rinunciato ad una
posizione di preminenza o a poteri di direttiva né che in merito alla tecnologia “HAl-Ga” vi fosse una
posizione decisionale paritetica delle parti.
M i compiti di preparazione di materiale pubblicitario, l’organizzazione della partecipazione a
convegno, la conduzione di visite del clienti presso gli impianti di Z s.r.l. in vista della vendita
di prodotti e di licenze d’uso della tecnologia “HAl-Ga” (punto 6 dell’accordo), concentrandosi dunque
la sua attività nel settore proprio del marketing ove poteva effettivamente esplicarsi la sua sfera di
autonomia.
grafica del segno “HAl-Ga” anche sostenendone i relativi costi non costituisce motivo sufficiente al
fine di riconoscere in suo favore la titolarità del marchio di fatto in questione.
momento in cui esso risulta effettivamente utilizzato per contraddistinguere un determinato prodotto o
servizio e solo da tale momento esso può assumere un valore apprezzabile quale segno distintivo che
può consentire l’attribuzione al soggetto che ne fa uso del potere di interdire i terzi dall’uso del
medesimo segno ove esso abbia raggiunti idonei livelli di conoscenza e diffusione sul mercato.
caratterizzazione grafica del segno, posto che i documenti prodotti al più si riferiscono alla ricerca di
una stile grafico particolare ma nulla dicono quanto al soggetto che aveva ideato la parte denominativa
del segno – non può avere dunque alcun rilievo al fine di riconoscere o meno in capo alla convenuta la
titolarità di detto segno di fatto, sulla base del quale essa ha proceduto alla formale registrazione del
medesimo sia in sede nazionale che in sede comunitaria.
nell’accordo del giugno 2009 intercorso tra le parti, nel quale il segno “HAl-Ga” era menzionato come
distintivo della tecnologia (pacificamente) ideata da Z s.r.l. e che era oggetto del contratto di
agenzia, documento dal quale si evince che di tale tecnologia e di tale segno il M, quale legale
rappresentante di GI s.r.l. a socio unico, assumeva l’incarico di
commercializzazione.
derivava dal contratto in questione e che pertanto detto uso doveva ritenersi svolto in nome e per conto
della sua titolare (Z s.r.l.) e non in nome proprio dalla società convenuta.
accordi che le parti stavano discutendo nel dicembre 2012 (doc. 24 fasc. conv.) – in epoca successiva
cioè alla scoperta da parte di Z s.r.l. dell’avvenuta registrazione dei marchi “HAl-Ga” in sede
nazionale e comunitaria da parte della controparte (come si evince dal fatto che al punto 6.7 viene
citato il “marchio Hal-Ga registrato da G”) – ritiene il Collegio che esso sia del tutto irrilevante
rispetto alle valutazioni innanzi eseguite e che esso non possa essere in alcun modo qualificato come
formale riconoscimento da parte del legale rappresentante di Z s.r.l. della legittima titolarità di
tali marchi.
difficoltà insorte tra le parti e che evidentemente prendeva atto della formale titolarità assunta da
GI s.r.l. a socio unico di tali marchi, salvo regolare l’uso futuro di essi in maniera
tale da portare di fatto ad una condivisione di tale segno tra le parti (v. in particolare i punti 6.6. e 6.7,
che di fatto portavano a realizzare sia in capo a S s.r.l. che a Z s.r.l. – nonostante che i
marchi fossero di formale titolarità dell’odierna convenuta – la piena ed illimitata disponibilità di detti
segni anche oltre la vigenza del rapporto contrattuale in discussione, nel trasparente intento di
ricondurre in qualche modo nell’ambito di una rinnovata collaborazione commerciale i segni in
questione evitando rischi di contrapposizione della convenuta al soggetto in nome e per conto del quale
utilizzava detto segno.
capo a GI s.r.l. a socio unico la titolarità dei segni in contestazione, ma al più solo
l’intento di superare il contrasto tra le parti quanto all’uso di tale segno senza ricorrere a formali azioni
giudiziali di nullità delle registrazioni.
tra le parti e dunque risulta del tutto inidoneo ad essere fonte di obblighi o diritti dell’una o dell’altra
parte.
4.
GI s.r.l. a socio unico su domanda del 29.12.2011 di cui all’ art. 25, lett. b) c.p. i. in
relazione al disposto dell’ art. 19, comma 2 c.p. i.
tipici del deposito in mala fede, tenuto conto che – sulla base della ricostruzione dei rapporti tra le parti
innanzi svolta rispetto alla creazione ed uso del marchio di fatto “HAl-Ga”- non può esservi dubbio da
una parte che le attrici confidassero in un’aspettativa di tutela del segno di fatto, pur non avendo dato
ancora formale corso alla sua registrazione, posto che dai documenti di causa si rileva come Z
s.r.l. avesse in programma di procedere in tal senso; d’altra parte è palese come GI
s.r.l. a socio unico abbia proceduto a detta registrazione nella piena consapevolezza della titolarità del
segno di fatto in capo a Z s.r.l., del fatto che ad essa era stato concesso l’uso di tale segno in
diretta ed esclusiva relazione con il rapporto di agenzia instaurato con la titolare del segno di fatto e
nella piena consapevolezza del progetto di quest’ultima di procedere alla formale registrazione di esso.
registrazione in danno del soggetto effettivamente titolare di diritti sul segno, abusando del rapporto di
collaborazione commerciale in essere tra le parti.
registrazione nazionale n. 1500167 eseguita su domanda del 29.12.2011.
Va poi disposto ai sensi dell’ art. 118, comma 6 c.p. i. anche il trasferimento in capo alle attrici del
dominio HAl-Ga.com di cui GI s.r.l. a socio unico è titolare.
5.
marchio dell’Unione Europea n. 10551034, registrato su domanda di parte convenuta del 10.1.2012, in
relazione all’ipotesi di nullità assoluta di cui all’ art. 52, comma 1, lett. b) Reg. UE 207/09 .
reconventio reconventionis dalle attrici in relazione alle domande di contraffazione fondate su detto
segno registrato svolte da GI s.r.l. a socio unico in via riconvenzionale nella sua
comparsa di costituzione in giudizio.
6. Deve essere quindi disposta nei confronti della convenuta l’inibitoria all’ulteriore uso del segno
“HAl-Ga” in qualsiasi forma nonchè il ritiro dal commercio di tutto il materiale commerciale, tecnico e
pubblicitario nonché di eventuali prodotti recanti il segno “HAl-Ga”.
A tutela di tale inibitoria a carico di parte convenuta deve essere fissata la somma di € 500,00 per ogni
violazione della stessa e di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti
adottati.
7. L’accoglimento delle domande di trasferimento del marchio nazionale e di nullità del marchio
dell’Unione Europea risulta del tutto assorbente quanto alle ulteriori domande di decadenza svolte dalle
parti attrici.
concorrenza sleale avanzata dalle attrici, non risultando con la necessaria chiarezza specificati gli
episodi relativi che risultano peraltro connessi alla fattispecie della violazione dei diritti delle stesse sui
segni distintivi in questione.
relazione alle violazioni innanzi accertate, posto che nessun concreto elemento di valutazione appare
rinvenibile negli atti del procedimento.
Va infine accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza secondo le
modalità indicate in dispositivo.
8. Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta a rimborso delle spese del giudizio in
favore delle attrici, liquidate nella misura specificata in dispositivo.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
atto di citazione del DD/MM/2015, accertato che il marchio nazionale “HAl-Ga” n. 1500167 (domanda del 29.12.2011) e l’identico marchio dell’Unione Europea n. 10551034 (domanda del 10.1.2012) sono stati depositati dalla convenuta GI s.r.l. a socio unico in malafede e dunque affetti da nullità rispettivamente il marchio nazionale ai sensi dell’ art. 25, lett. b) c.p. i. in relazione al disposto dell’ art. 19, comma 2 c.p. i. e il marchio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b)
Reg. UE 207/09 >:
- ai sensi dell’ art. 118, comma 3, lett a) c.p. i. dispone il trasferimento in capo alle attrici ZZMA s.r.l. e S s.r.l. del marchio nazionale “HAl-Ga” n.
1500167 a far data dal momento del deposito;
-
dispositivo e di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di ritiro dal
commercio;
GI s.r.l. a socio unico a caratteri leggibili e senza rimandi a pagine interne per la
durata di trenta giorni dalla data di notifica in forma esecutiva della presente sentenza a cura ed a spese
di parte convenuta;
6)
7) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’UIBM a cura della Cancelleria;
nella misura di € 19.063,00 (di cui € 1.063,00 per spese ed € 18.000,00 per compensi) oltre rimborso
spese generali ed oneri di legge.
giu1