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Ordinanza 62095/2013 della Tribunale Di Milano Specializzata In Materia Di Impresa Sezione A Civile

Country Legal Domain Outcome of the case Annotated Court
Italy Trademark and patents Upheld claim(s) Annotated Tribunale Di Milano
N. R.G. 2013/62095 TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 62095/2013,
Il giudice giu1 nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra
indicato, promosso da
PSBDM, con l’avv. GC, come da mandato a
margine del ricorso
- RICORRENTE - NEI CONFRONTI DI
NTSB S.R.L., in persona del legale rappresentante con l’avv. LR,
come da mandato a margine della memoria difensiva
e di
GD, con l’avv. LR, come da mandato a margine della memoria
difensiva
- RESISTENTI-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 1. Con ricorso depositato il DD/MM/2013, la PSBDM ha esposto che:
-era proprietaria dell’impresa teatrale che aveva svolto la propria attività sin dal 1966 con la
denominazione “Teatro San Babila” e con l’insegna “Teatro San Babila”;
- veva iniziato a utilizzare sin dal 1988, unitamente alla denominazione “Teatro San Babila”,
anche il marchio di fatto, costituito dalla scritta “Teatro San Babila”, posta prima alla destra e poi
alla sinistra della rappresentazione grafica di una colonna, con alla sommità una statua riproducente
un leone;
-aveva affittato l’azienda “Teatro San Babila” alla società TEB s.r.l. per il periodo settembre
2002 giugno 2009; a
- il sig. D aveva richiesto ed ottenuto in data il 19 dicembre 2007 la registrazione di un
marchio del tutto simile a quello usato dalla PSB e ad insaputa della medesima.
- Successivamente al rilascio dell’azienda “Teatro San Babila da parte dell’affittuaria società TEB s.r.l., di cui il sig D era amministratore, i resistenti avevano iniziato ad utilizzare i
segni distintivi dell’azienda “Teatro San Babila” e specificamente: la denominazione “Teatro San
Babila” con anteposto il termine nuovo, il marchio Teatro San Babila-con l’aggiunta del termine
nuovo-, il nome a dominio www.teatrosanbabila.it, l’indirizzo di posta elettronica
info@teatrosanbabila. La ricorrente concludeva, chiedendo l’inibitoria, in via cautelare ed urgente, di ogni utilizzo della
denominazione, del marchio e del nome a dominio contenente la dicitura “Teatro San Babila”, la
fissazione di penale adeguata e la pubblicazione del provvedimento.
1.2. All’udienza fissata per la discussione del ricorso, il giudice, verificato che la notifica nei
confronti del sig. D non si era perfezionata, fissava l’udienza del DD/MM/2013, nella
quale, sentite le parti e tentata la conciliazione, concedeva un differimento volto a vagliare ipotesi di
composizione bonaria del contenzioso.
1.3. Entrambi i convenuti si sono costituiti, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la
ricorrente non aveva fornito la prova del preuso del marchio, utilizzato per primo dal sig. D
e che il marchio registrato dal sig. D si era convalidato per uso ininterrotto, che si era
protratto per cinque anni con la consapevolezza da parte della Parrocchia.
1.4. Fallito ogni tentativo di composizione bonaria, all’esito dell’udienza del DD/MM/2013 il
Tribunale si riservava la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Sono accertate documentalmente le seguenti circostanze:
- la ricorrente è titolare del complesso aziendale ove è stata esercitata sin dal 1966 l’attività teatrale
San Babila, con la denominazione “Teatro San Babila”e con l’insegna “Teatro San Babila”.
- Nel 2002 il complesso aziendale è stato affittato alla società TEB S.r.l. di cui il sig
D era l’amministratore, “per consentire lo svolgimento dell’attività di teatro aperto al
pubblico nell’immobile sito in Milano corso Venezia”, con l’impegno dell’affittuario di “esercitare
l’azienda sotto la precedente denominazione “Teatro San Babila” che la contraddistingueva e che
non potrà essere assunta dall’affittuario quale propria ragione sociale “ e con l’impegno altresì di
“non modificarne l’attuale destinazione.”
- Successivamente al rilascio dell’azienda, i resistenti hanno usato la denominazione “teatro San
Babila” con anteposto il termine nuovo, il marchio Teatro San Babila - con l’aggiunta del termine
nuovo-, il nome a dominio www.teatrosanbabila.it, l’indirizzo di posta elettronica
info@teatrosanbabila e hanno divulgato al pubblico che il Teatro San Babila aveva trasferito la sua
sede ( cfr doc 35, 36, 37, 34).
2.2. L’utilizzo da parte della ricorrente sin dal 1966, anche a mezzo degli affittuari, dei segni
distintivi relativi al “Teatro San Babila”, comporta il divieto di adottare un segno uguale o simile,
come ditta, denominazione, insegna, nome a dominio di un sito o altro segno distintivo, quando, a
causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o
servizi per i quali il segno sia adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,
che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (artt. 2 e 22 CPI). L’affittuario dell’azienda è obbligato a esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue –la
previsione contrattuale riproducendo, al riguardo, la previsione normativa di cui agli artt. 2562 e
2561 c.c.- ma non può continuare a farne uso in una nuova o analoga attività, essendo ciò
espressamente escluso contrattualmente.
2.3. L’utilizzazione da parte dei resistenti, come insegna, denominazione, marchio, indirizzo di
posta elettronica e nome a dominio, del segno distintivo “ Teatro San Babila” è senz’altro idoneo a
generare confusione con i segni distintivi utilizzati dalla ricorrente, tenuto conto che i segni si
riferiscono ai medesimi servizi: L la presenza di lievi differenze nella rappresentazione grafica del
marchio, del tutto simile, e della presenza della parola nuovo in alcuni dei segni distintivi, -ché in
altri, quali il nome a dominio e l’indirizzo di posta elettronica, non è stata posta in essere neppure
tale differenziazione- non sono idonei ad escludere il rischio di confusione per il pubblico tra i
segni distintivi; rischio consapevolmente alimentato dai resistenti con l’utilizzazione di segni
distintivi uguali –e ci si riferisce al nome a dominio e all’indirizzo di posta elettronica- o simili – il
marchio, l’insegna e la denominazione- e altresì con la divulgazione di dati informativi e
pubblicitari che fanno riferimento ad una nuova sede del “Teatro San Babila”, così ingenerando
confusione nel pubblico sulla titolarità dei diritti di privativa relativi ai segni distintivi e sulla
identità e/o unicità del teatro gestito dai resistenti nella nuova sede (doc 32, 33, 35, 36 ricorrente).
2.4. Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno, in qualunque
delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di
utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. In forza di tale principio, la Suprema Corte ha statuito che il preuso di una denominazione come
insegna vada tutelato “anche in riferimento a una utilizzazione in funzione diversa e ulteriore, quale
marchio di fatto, pure a fronte dell’altrui successiva registrazione di quella denominazione come
marchio” ( Cass 4405/2006 ).
2.5. La successiva registrazione del marchio “Teatro San Babila” da parte del resistente G
D avvenuta nel 2007, non solo non esclude la liceità dell’utilizzazione dei segni distintivi
da parte della ricorrente, ma è stata fatta nella consapevolezza dell’anteriore esistenza di tali segni
distintivi. Ed invero, l’insegna e la denominazione Teatro San Babila sono stati utilizzati dalla ricorrente sin
dal momento dell’inaugurazione del Teatro San Babila e sono inscindibilmente legati ai servizi
teatrali resi dal complesso aziendale della ricorrente ubicato in XXX e cioè, come noto,
nei pressi della piazza XXX.
2.6. La difesa del sig. D di avere utilizzato per primo, nel 1983, il marchio di fatto,
costituito dalla componente denominativa Teatro San Babila e da quella raffigurativa, rappresentata
da una colonna con alla sommità una statua riproducente un leone, non assume alcun rilievo, in
quanto: 1) l’uso del detto marchio di fatto –risalente apparentemente al 1983- non è attribuibile al
sig. D in proprio. Il documento prodotto dalla difesa del resistente è firmato dal sig.
D quale “incaricato delle scuole” e quindi prova l’utilizzazione da parte sua del marchio
per conto e in nome di altri, che gestivano a quella data i servizi del “Teatro San Babila”.
2) L’asserita –e non provata- anteriorità dell’uso del marchio di fatto da parte del resistente non
verrebbero comunque ad incidere sul preuso della denominazione e dell’ insegna del Teatro San
Babila, iniziato sin dal 1966.
2.7. Quanto infine alla convalida del segno distintivo del marchio di fatto per uso ininterrotto da
parte dei resistenti, che si sarebbe protratto per cinque anni, i resistenti, su cui grava il relativo
onere, non hanno fornito la prova della conoscenza da parte della ricorrente dell’uso ininterrotto del
marchio registrato dal sig. D. La conoscenza della registrazione del marchio da parte del sig. D è stata contestata dalla ricorrente, che ha dedotto di esserne venuta a conoscenza solo
qualche mese prima del deposito del ricorso ( cfr doc 19 ricorrente); versione questa compatibile
con l’uso del marchio fatto dal sig D nel periodo di vigenza del contratto di affitto di
azienda quale amministratore della società affittuaria, oltre che direttore artistico del teatro. Ed invero, l’uso del marchio da parte del sig D non comportava, di per sé, la conoscenza in
capo alla ricorrente della registrazione ad opera del sig D della domanda, in quanto tale uso
era attribuibile alla sua qualità di amministratore della società affittuaria e di direttore artistico del
teatro. Viceversa, come visto il sig. D ha registrato la domanda nella consapevolezza del pregresso
uso dei segni distintivi (denominazione, insegna, marchio) da parte della ricorrente , come
espressamente riconosciuto nel contratto di affitto d’azienda. Il teatro San Babila utilizzava già da alcuni decenni la denominazione “Teatro San Babila” e da
numerosi anni il marchio Teatro San Babila, dapprima costituito solo dalla componente
denominativa Teatro San Babila e poi, nel corso degli anni 80, affiancato da quello composto sia
dalla parte denominativa che da quella figurativa, rappresentata da una colonna con alla sommità
una statua riproducente un leone.
2.8. Quanto al periculum, questo appare evidente dall’attualità dell’illecita utilizzazione dei segni
distintivi (denominazione, nome a dominio, posta) idonei a generare confusione e a sviare il
pubblico e nella difficile quantificazione dei pregiudizi di natura economica e d’immagine.
3. Alla luce delle considerazioni svolte, si ravvisano i presupposti per l’adozione della misura
cautelare e anticipatoria dell’ inibitoria, con la fissazione di una penale adeguata, come da
dispositivo, riservando all’eventuale giudizio di merito –la cui instaurazione non è necessaria alla
luce della natura anticipatoria della misura dell’inibitoria- l’applicazione di altre misure invocate,
quale quella della pubblicazione.
4. La natura anticipatoria delle misure concesse e la non obbligatoria instaurazione del giudizio di
merito comportano la necessità della liquidazione delle spese. Tenuto conto dei parametri vigenti
DM n 140/2013 , le spese vengono liquidate in favore della ricorrente in euro 2500,00 per compensi
ed euro 350,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge PQM
Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione
disattesa:
- inibisce al sig D e alla società NTSB s.r.l. l’utilizzo della
denominazione, del nome a dominio, del marchio e di qualsiasi segno distintivo contenente la
dicitura “Teatro San Babila”;
- fissa la penale di Euro 200,00 per ogni violazione del presente provvedimento avvenuta
successivamente al decorso di un mese dall’avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro
200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione decorso un mese dall’avvenuta notifica
del provvedimento;
- condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2500,00 per compensi ed euro 350,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge Milano, 2 gennaio 2014 Il giudice
giu1