Sentenza 1735/2014 della Corte Di Appello Di Milano Sezione Specializzata In Materia Di Impresa

Sentenza n. 1735/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 211/2011

Repert. n. 1789/2014 del 13/05/2014
CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE 14 CIVILE
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DELLA SENTENZA
VEDASI ALLEGATO
Lon invizo alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate competente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
composta dai Signori:
giu1 - Presidente
giu2 - Consigliere relatore
giu3 - Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il
DD/MM/ a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico
notificazioni di Milano e decisa nella camera di consiglio del DD/MM//2014
TRA
AALPDSAIV SRL (cf:XXX), in persona del legale
rappresentante pro tempore, prof. dott. AF, con sede in
XXX, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal prof.
avv. FP e dall’avv. TF ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in XXX
Appellante
PDMP andamp; C. S.S. AGRICOLA (cf:XXX), in
persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. MP, con sede in XXX, rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dagli avv.ti VP e MS ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in XXX
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: marchi
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
come da fogli allegati
Nella causa d’appello promossa da:
AALPDSAIV Srl, in
persona del legale rappresentante pro-fewpore, Prof. AF, con il Prof. Avv. FP e l'Avv. TF
Appellante
CONTRO
PDMP andamp; C. s.s, agricola, con l’Avv. FM
del Foro di XXX e gli Avv.ti VP e MS del Foro
di XXX
Appellata
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
"L'APPELLANTE AALPDSAIV SRL
Piaccia all’Illma Corte d'Appello, previa dichiarazione di non
accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove
proposte da controparte e previe le declaratorie del caso sia in rito
che nel merito,
in riforma della sentenza n. 12902/2010 emessa dal Tribunale di
Milano — sez. specializzata per la proprietà industriale ed
intellettuale
(G.U. Dr. M — n. R.G. 86571/08) in data 23.09.10 (depositata il 12.11.2020), notificata il 23.12.2010,
contrariis rejectis, così giudicare:
in via principale e nel merito: rigettare e respingere, in quanto
totalmente infondate, per i motivi tutti meglio specificati in atti, le domande tutte proposte dall'attrice PDMP andamp; C. s.s.
agricola (già FPDEEM s.s.), emettendo ogni
declaratoria conseguente.
via istruttoria;
Ove occorrer possa, si chiede l’ammissione di prova per testi sui
seguenti capitoli:
1) “Vero che il fondo agricolo sito in XXX, località “La Pala” costituiva lascito testamentario effettuato
alla ONLUS A —associazione italiana cardiopatie infantili-
dalla sig.ra FM”;
2) “Vero che il capitale della AALPDSAIV Srl è detenuto, per il 99% dalla
ONLUS A” e per 11% dal prof. dr. AF,
Presidente della medesima associazione”;
3) “Vero che la AALPDSAIV Srl veniva costituita al fine di garantire la
sopravvivenza della ONLUS A attraverso la produzione e la
vendita dei prodotti agroalimentari coltivati nel fondo sopra
descritto”;
4) “Vero che gli utili netti della AALP Srl
vengono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta”;
5) “Vero che la ONLUS A si avvale dal 1994 di un'équipe di
medici volontari per assicurare l'assistenza nei Paesi più poveri, la
formazione di medici e personale sanitario e la costruzione di
ospedali per la cura di bambini affetti da gravi malformazioni
cardiache”;
6) “Vero che, in 12 anni, P ha svolto più di 105 missioni
operatorie, con più di 670 interventi di cardiochirurgia in Egitto,
Perù, Siria, Romania, Tunisia, Cina, Libia, Camerun, Cuba, Polonia,
Repubblica Ceca, Yemen, Albania, Iraq, Kossovo, Azerbabaijan e
Palestina”;
7) “Vero che PAICI si finanzia con il contributo di enti, aziende e
privati”;
8) “Vero che lAICI è stata costituita Ente Morale nel 2000 e, dal
2003, ha acquistato la qualifica di ONLUS”;
9) “Vero che nel dicembre 2008 la AICI ha ricevuto dal Sindaco di
Milano l’Ambrogino d'Oro”;
10) “Vero che la prima contestazione da parte attrice in ordine
all’utilizzo del marchio LAPALA risale al 03.05.07, allorquando
inviava la raccomandata (doc. 4 fac. avv.) che mi si rammostra”;
11) “Vero che, a seguito di tale diffida, le parti assumevano di
addivenire ad una bonaria composizione della vicenda”;
12) “Vero che, a tale fine, le parti concordavano la bozza di
transazione (doc. 5 fasc. avv.) che mi si trammostra”;
13) “Vero che, al momento della formalizzazione dell'accordo di
cui sopra, la FP manifestava invece la diversa volontà di
inibire completamente alla convenuta l'utilizzo del marchio
LAPALA”;
14) “Vero che, tale mutato atteggiamento, veniva formalizzato nella
comunicazione 10.07.07 (doc. 6 fasc. avv.) che mi si rammostra”;
15) “Vero che allo stand della AALPDSAIV Srl allestito in occasione della
manifestazione V tenutasi a XXX nei giorni 2-5 aprile
2008, i visitatori richiedevano vini Amarone o Recioto di
Valpolicella”;
16) “Vero che la AALPDSAIV Srl commercializza i propri prodotti nella sola Italia
settentrionale e comunque con esclusione delle isole”.
17) “Vero che il vino dell’AALP è prodotto e
raccolto nelle vigne site in XXX, come da documento 6 che mi si rammostra”;
18) “Vero che le vigne di proprietà dell’azienda agricola, da cui si
produce il vino commercializzato dalla convenuta, sono site in XXX, come da documento 6
che mi si trammostra”;
19) “Vero che l'azienda agricola M effettua
l’imbottigliamento e lo stoccaggio provvisorio del vino prodotto
dall’AALPDSAIV, località
XXX”.
20) “Vero che, in occasione di V 2008 e 2009 le richieste dei
visitatori si riferivano alla produzione e alla vendita del vino
amarone”;
21) “Vero che il teste, presente alla manifestazione V 2008 e
2009 ha ricevuto alcuna richiesta di chiarimento sull’ubicazione
dello stand La Pala”.
Si indicano a testi, su tutte le circostanze dedotte, il Prof. DG, XXX ed il Dott. MDT, XXX, nonché, sui
capitoli da n. 17 a 21, anche i sigg.ri RV, XXX;
SC, XXX; SDS, XXX.
Ci si oppone alla avversa richiesta, formulata ex art. 121 C.P. I. e
210 c.p.c., di esibizione, da parte della deducente, delle scritture
contabili riguardanti i prodotti recanti il marchio LAPALA in
quanto palesemente irrilevante ai fini del thema probandi e, in ogni
caso, in quanto in ammissibilmente volto a sopperire alle carenze
probatorie di parte attrice.
Si chiede, altresi, di essere ammessi a prova contraria su tutti i
capitoli di prova di controparte denegatamente ammessi con tutti i
testi sopra indicati.
i) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione connessa o comunque conseguente alle domande che precedono.
ii) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA,
CPA e 12,50% per spese generali.
Salvis juribus.
Milano li 8,11.2013
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale
R.G. n. 211/2011 — Consigliere Relatore giu2
Udienza di precisazione delle conclusioni 08/11/2013
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA APPELLATA PDMP andamp; C, S.S, AGRICOLA (già “FLPDEEM")
La difesa della appellata PDMP andamp; C. s.s. Agricola dichiara espressamente di non
accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni di controparte che siano irrituali e/o nuove e/o modificate e, rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione o riconvenzione della appellante, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in
parziale riforma della sentenza n. 12902/2010 , condannare la AALPDSAIV S.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex
art. 125 c.p. I..
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 12.11.2010 (

n. 12902/2010

) il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 86571/2008 RG, promossa da PDMP andamp; C., SS
AGRICOLA contro AALPDSAIV SRL, ha così deciso:


1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da PDMP andamp; C. s,s, agricola - già FPDEEM s.s. - nei confronti di AALPDSAIV wide con atto di citazione notificato in data DD/MM/2008, accertata l'indebita utilizzazione del segno PALA da parte della convenuta nella denominazione dei suoi prodotti e
nella sua denominazione sociale in violazione dei diritti di parte attrice sui marchi registrati di
cui è titolare, ne inibisce alla convenuta l'ulteriore uso e ordina il ritiro dal commercio
dei prodotti recanti detto segno;

2) respinge le ulteriori domande svolte dall’attrice;
4) condanna parte convenuta al rimborso delle spese
del giudizio in favore dell'attrice, liquidate
nella misura di € 8.200,00 (di cui € 2,200,00 per
diritti ed € 6,000,00 per onorari) oltre oneri di
legge e rimborso spese forfettario.


Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.

Parte attrice - all’epoca della notifica dell’atto
di citazione denominata FPDEEM s.s. e poi divenuta PDMP andamp; C.
s.s. agricola - ha dedotto di essere iscritta sin
dall'agosto 1996 nel registro delle imprese di
XXX e di esercitare attività vitivinicola,
producendo e commercializzando vini ed oli {classi
33 e 29), e di aver provveduto alla registrazione
del marchio PALA sia in ambito nazionale (n.
953,742 del 15.11.2001) che comunitario (n.
6.087.993) ed anche negli USA (n. 77226533).
Ha contestato alla convenuta AALP s.r.,l. - costituita nell’ottobre 2004 ed
iscritta nel registro delle imprese di XXX in
data 5.10.2005) - l’indebito uso del segno LA PALA
per contraddistinguere i medesimi prodotti
vinicoli, in quanto avente effetto confusorio nel
pubblico.
Ha chiesto dunque che venisse inibito alla società
convenuta l’ulteriore uso di detto segno sia in
ragione dei diritti derivanti dalle registrazioni
dedotte che in relazione all’ipotesi di concorrenza
sleale,
Parte convenuta ha contestato ogni possibilità di
confusione tra i marchi in questione, evidenziando
che nessun episodio del genere si era mai
verificato e che fino alla metà del 2007 - quando
cioè parte attrice si sarebbe avveduta della
presenza sul mercato della controparte - i
contrapposti segni avevano di fatto convissuto
senza alcun problema.
Richiamava le perplessità che il giudice della fase
cautelare svoltasi ante causam aveva espresso circa
il fondamento dei diritti vantati dall’attrice,
ricorrente in tale sede, posto che il suo marchio
nazionale si componeva anche di una parte
figurativa e che dalla documentazione prodotta si
rilevavano utilizzazioni del segno LA PALA da parte
della convenuta risalenti agli anni 2000 e 2001.
Ribadiva l’assenza di confondibilità tra i prodotti
rispettivamente commercializzati dalle parti - in
quanto vini di differente qualità e provenienza
geografica, destinati a consumatori diversi - e

rilevava che la dizione LA PALA indicava la provenienza dei vitigni dal fondo agricolo posto nel comune di XXX,
utilizzati per la produzione dell’ Amarone.

La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra,
è stata impugnata da AALPDSAIV Srl (d’ora in avanti “AA”) con atto di appello con il quale chiede la riforma dell’impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi:
A) INAMMISSIBILITÀ DELLA MUTATIO LIBELLI COMPIUTA DALLA
CONTROPARTE IN SEDE DI MEMORIA EX art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.

B) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA SOTTO IL PROFILO DELL’AN
DEBEATUR.

C) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA SOTTO IL PROFILO DEL QUANTUM DEBEATUR. PDMP andamp; C. SS AGRICOLA (d'ora in avanti solo “P”) si è costituita con comparsa del DD/MM/2011 e ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. Con appello incidentale ha chiesto la condanna di AA al risarcimento dei danni ex art. 125 c.p. i. sulla base dei seguenti motivi:
A) ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO.
B) ERRONEA DISAPPLICAZIONE DELL' art. 125 c.p. I. AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, PATRIMONIALE E MORALE, ARRECATO AL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRIVATIVA VIOLATO,
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del DD/MM/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
1. Sull'ammissibilità, o meno, della domanda attorea, come formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.] c.p.c.
2. Sulla sussistenza, o meno, della contraffazione del marchio “Pala”.
3. Sulla sussistenza, o meno, del danno patrimoniale e di quello morale
derivanti dalla contraffazione.
4. Sulla quantificazione del risarcimento.
I. Sull'ammissibilità, o meno, della domanda attorea, come formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. L’appellante, AA, in via preliminare, lamenta
l’imammissibilità della formulazione, nel corso del giudizio di primo grado, di domande nuove e difformi rispetto a quelle enucleate
dall’attrice/appellata nelle conclusioni dell’atto di citazione.
La parte censura il fatto che P abbia operato un mutamento di petitum e causa petendi, invocando, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, l'accertamento della “violazione della legge posta a tutela del marchio registrato”, e successivamente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. , l'accertamento “della contraffazione del marchio “Pala”, anche in funzione di marchio di fatto pre-usato dal 1950, di ditta e ragione sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.1 lett. a) e b) c.p. i. e 22 c.p.i.”. Ad avviso della Corte, la motivazione che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare l’eccezione della convenuta è condivisibile. Infatti, quanto al riferimento al marchio di fatto, questo non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla già avanzata pretesa di tutela del marchio registrato. Quanto alla menzione delle norme di legge ritenute violate, le ipotesi delineate dall’invocato art. 20 c.p. i. illustrano il contenuto del diritto di esclusiva, ossia dell’uso del marchio e, quindi, al contempo, rappresentano ipotesi tipiche di contraffazione; esse sono, evidentemente, riconducibili nell’ambito della tutela del marchio registrato e, quindi, configurano una
legittima precisazione della domanda formulata nell’atto di citazione.
Analogamente, la richiesta di tutela del marchio, qualora fosse illecitamente utilizzato anche in funzione di ditta o ragione sociale, non rappresenta un nuovo titolo fatto valere in giudizio e, pertanto, non è oggetto di una nuova domanda che amplia il petitum. Ciò perché, come correttamente eccepito dall’appellata, l' art. 22 c.p. i. — pure invocato nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183 c.p.c. , oggetto di contestazione — sancisce il principio di
unitarietà dei segni distintivi, attribuendo al titolare del marchio il diritto di tutelare quest’ultimo anche nei casi in cui la contraffazione sia perpetrata mediante l’adozione, come ditta o ragione sociale, di un segno uguale o simile al marabin altrui, per contraddistinguere prodotti identici o affini, ingenerando così un rischio di confusione nel pubblico.
Anche la menzione del suddetto articolo si configura, quindi, come un’ammissibile precisazione
della domanda precedentemente formulata, trattandosi della specificazione di un profilo della più ampia e generale tutela del marchio.
Di conseguenza, tralasciando la ditta, che non forma oggetto della decisione di primo grado (punto che non è oggetto di impugnazione), validamente il giudice si è pronunciato anche sull’utilizzazione del segno “Pala” da parte della convenuta nella denominazione sociale di quest’ultima, oltre che nella denominazione dei suoi prodotti.
2. Sulla sussistenza, o meno, della contraffazione del marchio “Pala”
AA lamenta l'assoluto difetto del rischio di confusione
per il pubblico derivante dall’uso del marchio, erroneamente postulato dal giudice di primo grado nella dichiarata violazione dell’ art. 20 lett. b) c.p. i..
Deporrebbero a favore della mancanza di reale confondibilità tra i marchi e tra i prodotti, la differenza letterale tra i primi (“pala” il marchio di MP, “la pala valpolicella” quello dell’appellante), la presenza o meno di una figura/un logo nei marchi (quello dei fratelli Pala sarebbe accompagnato da un logo distintivo, al contrario di quello dell’appellante che ne è
sprovvisto), la diversa fascia di clientela cui sono destinati i prodotti, la diversa qualità dei prodotti commercializzati e dell’area geografica di produzione, questi ultimi ritenuti elementi fortemente caratterizzanti dell’unico vino, Amarone, prodotto e commercializzato dall’appellante AA.
Ad avviso della Corte, le argomentazioni svolte dall’appellante non sono meritevoli di accoglimento. Innanzitutto, non essendo stato impugnato il punto della sentenza in cui si appura esserci prova documentale, fornita dall’attrice, sull’esistenza dei titoli attinenti alla registrazione nazionale, comunitaria e nordamericana del marchio “pala”, è da ritenere che su tale assunto si sia formato il giudicato. Pertanto, risulta certa la titolarità in capo a PALA, odierna appellata, dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio. Ciò premesso, la Corte conferma il fatto che il segno oggetto di tutela (e quindi di valutazione) è rappresentato esclusivamente dal termine “pala”, sia perché la componente denominativa del marchio di titolarità dei fratelli P appare nettamente prevalente rispetto a quella figurativa — inutilmente annoverata dall’appellante tra gli elementi che dovrebbero far propendere la Corte per l’esclusione della confondibilità dei segni —, sia perché nel contempo non si può ritenere, come vorrebbe l’AA appellante, che l’articolo “la” — presente nel proprio marchio e
collocato prima della parola “pala” — sia un elemento aggiuntivo dotato di capacità distintiva tale da escludere l’interferenza.
Il giudizio sulla confondibilità demandato alla Corte viene svolto tenendo conto dell’impréessione d’insieme che emerge dal raffronto dei segni per cui è causa. Da tale raffronto appare con tutta evidenza la sostanziale somiglianza dei suddetti segni (il cui elemento saliente è, appunto, rappresentato dalla parola “pala”), quindi la loro confondibilità. A quest’ultima si accompagna l’identicità dei prodotti commercializzati con i
suddetti marchi (vini e olii).
In forza di ciò, va confermata la sentenza in punto di sussistenza di
interferenza dei segni ai sensi dell’ art. 20, comma 1, lett. b) c.p. i..
Sono, del resto deboli, e comunque irrilevanti, rispetto alla generale portata della tutela prevista per i marchi registrati, le obiezioni sollevate dall’appellante: quelle con riferimento alle peculiari caratteristiche qualitative del proprio vino, rispetto a quello della controparte, in quanto il diverso procedimento di produzione non esclude affatto l'identità (né l'affinità dei prodotti in
questione);
quelle sulla supposta esistenza di differenti fasce di clientela cui l' Amarone sarebbe destinato, dato che si tratta di un prodotto il cui consumo non può ritenersi appannaggio di un pubblico necessariamente specializzato, ma, anzi, di un pubblico solito a designare e riconoscere il vino in funzione dell'elemento —denominativo; parimenti irrilevanti risultano le
argomentazioni sulla specifica area geografica di provenienza del vino di parte appellante, in quanto, innanzitutto il diverso luogo di produzione non esclude nel caso concreto il rischio di confusione tra i segni, né quello di confusione (o di associazione) tra i prodotti, e, in secondo luogo, è l’Amarone ad essere un prodotto tipico di quell’area geografica, che viene venduto anche da altre aziende vinicole e che, quindi, ben potrebbe essere Cu
commercializzato, in futuro, anche dall’azienda di MP con il proprio marchio.

3. Sulla sussistenza, o meno, del danno patrimoniale e di quello morale derivanti dalla contraffazione
Il giudice di prime cure ha accordato all’attrice PDMP
l’inibitoria all’ulteriore uso del segno “pala” da parte della convenuta (quale
marchio e quale denominazione sociale), nonché il ritiro dal mercato dei prodotti di quest’ultima recanti if segno contraffatto. Il Tribunale non ha, però, accolto la domanda attorea di risarcimento del danno da contraffazione, ossia derivante dall’indebito uso del marchio perpetrato dalla convenuta.
P propone appello incidentale sul punto, chiedendo tanto il danno
patrimoniale — nel duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante — quanto il danno morale, come previsti dall’ art. 125 c.p. i..
La Corte rileva che i criteri di risarcimento del danno disciplinati dalla nuova formulazione dell’ art. 125 c.p. i. (introdotta in attuazione della direttiva n. 2004/48/CE ) avrebbero potuto trovare concreta applicazione laddove l’appellante incidentale avesse dato prova “ontologica” del danno, ossia se avesse provato, nonostante la difficoltà di quantificarlo, l’esistenza del danno. Anche quando P invoca i criteri della retroversione degli utili e del giusto prezzo del consenso, ne fa oggetto di un’allegazione
assolutamente generica, senza mai fornire alcuna indicazione specifica sulle ricadute in termini economici subite. Analoghe considerazioni valgono per il preteso danno morale, anch’esso solo genericamente allegato come “danno all'immagine commerciale” dell’azienda da ritenersi implicitamente derivante dal mero fatto che ci sia stata una contraffazione del marchio di propria titolarità.
Da ciò deriva il rigetto della domanda risarcitoria proposta, con appello incidentale, da PDMP e la non necessaria trattazione del punto n. 4 (sul quantum debeatur), sopraindicato tra i motivi della decisione. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d’appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata, nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra. spese di lite del grado d’appello, in virtù delle reciproche parziali soccombenza, sono integralmente compensate.
PQM
La Corte
nella causa d’appello promossa da AALPDSAIV Srl contro PDMP andamp; C. SS AGRICOLA, rigetta sia l’appello principale, sia l'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza n. 12902/2010 del Tribunale di Milano (estensore Dott. CM);
compensa
integralmente tra le parti le spese di lite del grado d’appello.
Così deciso in Milano il 13/02/2014.
Il Consigliere estensore giu2
Il Presidente giu1