Решение № 1110 от 4.06.2013 г. на САС по в. т. д. № 1065/2013 г.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1110, 04.06.2013 год., София
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, 9 състав, в публичното заседание на осми май две хиляди и тринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮДМИЛА ЦОЛОВАЧЛЕНОВЕ: В. Н.С. М.
при секретаря В. К., като разгледа докладваното от съдия Н. гр. д. № 1065 по описа за 2013 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.
С Решение № 1611 от 21.08.2012 г., постановено по т. д. № 3169/2010 г. Софийски градски съд, ТО, VІ-11 състав, е отхвърлил исковете с правно основание чл. 76 ал. 1 т. 1 и т. 2, вр. чл. 13 от ЗМГО, предявени от [фирма], [населено място], срещу „СК „Ш.', [населено място], за признаване за установено нарушение на марка рег. № 46643/29.12.2003 г. и за преустановяване използването на знака „Ш.', идентичен или / и сходен на търговската словна марка за услуги „Ш.' с този регистров номер, като неоснователен. Със същото решение съдът е осъдил [фирма], [населено място], да заплати на „СК „Ш.', [населено място], сумата от 300 лева разноски на осн. чл. 78 от ГПК.
В законоустановения срок по делото е постъпила въззивна жалба от ищеца [фирма], [населено място], в която се излагат оплаквания за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решението.Жалбоподателят твърди,че правните изводи на съда не кореспондират с реалната фактическа обстановка и доказателствата по делото.Изтъква като довод, че съдът приема и кредитира съдебно - марковата експертиза, но игнорира изводите на вещото лице, че в трайната патентна практика нарушения могат да се извършват и от лица, които не са формално или фактически търговци по смисъла на ТЗ.Поддържа, че от датата на регистрацията си - 2006 г. до настоящия момент, ответникът е развивал комплексна спортно развлекателна дейност в клас 41, в който има регистрация на ищеца и е предлагал и предлага различни видове услуги системно и продължително повече от пет години, от което е получавал приходи.Поради това счита, че макар и под друга правна форма - сдружение в частна полза, ответникът действа като търговец по смисъла на ТЗ.Поддържа,че макар едно сдружение да не е търговец по учредителен акт, по разпоредбите в него, които му дават право да развива търговска дейност, то на практика се явява търговец, още повече когато рекламира, сключва и изпълнява с години определени услуги с неограничен кръг потребители.Подробни съображения излага в обстоятелствената част на жалбата и в писмена защита, като иска съдът да отмени решението и постанови друго, с което да уважи предявените искове.Претендира присъждане на направените по делото разноски.Ответникът по жалбата „СК „Ш.', [населено място], моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.Поддържа,че съдът правилно е приел,че не е налице осъществяване на търговска дейност.Също счита за правилен извода на съда,че ответникът е носител на право от категорията на абсолютните права свободно и неограничено да използва в дейността си наименованието, с което е вписан в специалния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.Излага доводи, че именно защото няма идентичност между понятията търговска и стопанска дейност, законодателят използва двата различни термина в ЗМГО и ЗЮЛНЦ.Поддържа,че не съществува вероятност от объркване на потребителите, ползващи услугите свързани с екстремни спортове и потребителите, ползващи стоките на ищеца - книги на специфична тематика.Постъпила е и частна жалба срещу определение от 23.11.2012 г. постановено по същото дело, с което съдът е оставил без уважение молбата на 'СК „Ш.', [населено място], за изменение на решението в частта за разноските. Частният жалбоподател счита за неправилни изводите на съда, че не е достатъчно процесуалният представител да декларира, че договореното адвокатско възнаграждение е заплатено изцяло, защото това не било разписка или платежен документ.Моли определението да бъде отменено, като му бъдат присъдени направените разноски за адвокатски хонорар.САС, ТО, 9 състав, като взе предвид събраните по делото доказателства, и доводите на страните, намира за установено следното:
Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок от легитимирано лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 76,ал. 1,т. 1 и т. 2 от ЗМГО, вр. чл. 13,ал. 1,т. 1 от ЗМГО от [фирма] срещу „СК „Ш.'. Ищецът твърди, че притежава словна марка „Ш.', регистрирана на 29.12.2003 г. с рег. № 46643 от Патентно ведомство на Р България, за класове на стоки и услуги : 16, 35,41,42, като в клас 41 са включени - образование, обучение, развлечение, спортна и културна дейност. Поддържа, че ответникът СК „Ш.' от датата на своята регистрация в ОС Пловдив - от 24.10.2006 г. и до настоящия момент е извършил и продължава да извършва нарушения върху горепосочената словна марка, като организира и провежда и рекламира спортни и развлекателни дейности, които са защитени от клас 41 - обучение, развлечение, спортна и културна дейност, като в този клас ищецът твърди, че също развива дейност. Твърди, че услугите, за които клубът използва идентичен или сходен на неговата марка знак, са идентични или сходни с предлаганите от него и това може да въведе потребителите в заблуждение. Поддържа, че от тази дейност се реализират приходи, като не е взето съгласието му нито писмено, нито устно, нито е сключен с дружеството му договор за изключителна или обикновена лицензия за използването на търговската му марка Ш..
Ответникът оспорва исковата молба. Твърди, че е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза с наименование „СК Ш.' и е негово право да използва свободно и неограничено в своята дейност наименованието, с което е вписан в търговския регистър. Твърди, че упражнявайки това свое право извършва дейността, описана в устава на сдружението. Излага доводи, че притежателят на регистрирана марка има право да ограничи и забрани правото на ползване на знак, сходен или идентичен само в рамките на осъществявана търговска дейност, а в конкретния случай организирането на състезания и световни купи не е из между посочените в ТЗ като търговски дейности. Наред с това изтъква, че дейността на юридическите лица с нестопанска цел не е предмет на уредба в ТЗ, а е уредена в специален закон, който постановява изрична забрана същите да не формират печалба от нея т. е. изрично е изключен един от основните признаци на търговската дейност - реализирането на печалба. Наред с това, твърди, че не е налице и втория изискуем елемент - наличието на вероятност от объркване на потребителите, тъй като ищецът се занимава със специфична книгоиздателска дейност, а дейността на ответника е в областта на спорта и то екстремните спортове и вероятността от объркване на потребителите не съществува, тъй като е предназначена за различен кръг потребители.
С оглед събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е приел, че доколкото ответникът е сдружение с нестопанска цел в частна полза регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, съответно дейността осъществявана от него не формира печалба и същото няма право да разпределя дивиденти, то същият не би могъл да се определи като търговец по смисъла на Търговския закон. Приел е,че въпреки предвидената в устава на ответника възможност да осъществява допълнителна стопанска дейност, тази дейност не би могла да се определи като търговска, след като не формира печалба. Поради това е стигнал до извода, че знакът, използван от страна на ответника при осъществяваната от него дейност, макар и да е сходен с марката на ищеца и да може да доведе до объркване на потребителите, не може да се определи като използван в търговска дейност, поради което не е налице нарушение по смисълът на чл. 73 от ЗМГО.
Софийски апелативен съд по реда на чл. 269 изр. 1 от ГПК,намира постановеното от СГС решение за валидно и допустимо, но не споделя изложените от първата инстанция мотиви, въз основа на които съдът е отхвърлил предявените искове. Правото на търговска марка, съгласно чл. 13 ал. 1 от ЗМГО, включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност: -знак, който е идентичен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана; - знак който е идентичен или сходен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана и така възниква вероятност за объркване на потребителите; - или знак, идентичен или сходен на марката, за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило. Използване в търговската дейност по смисъла на закона представлява поставянето на знака върху стоките или техните опаковки- чл. 13 ал. 2 т. 1 от ЗМГО, предлагането на стоките за продажба или пускането им на пазара или съхранението им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак – чл. 13 ал. 2 т. 2 от ЗМГО, вносът или износът на стоки с този знак - чл. 13 ал. 2 т. 3 от ЗМГО или използването на знака в търговски книжа или реклами - чл. 13 ал. 2 т. 4 от ЗМГО. Всяко използване по смисъла на чл. 13 ал. 2 от ЗМГО на знак с характеристиките по чл. 13 ал. 1 от ЗМГО, без съгласието на притежателя на търговската марка, е нарушение на изключителното право върху марката – чл. 73 ал. 1 от ЗМГО, което дава право на притежателя й на иск за защита по реда на чл. 75 във вр. с чл. 76 от ЗМГО.
От представеното свидетелство за марка от 18.02.2004 г. се установява, че ищецът Ш. Е. има регистрирана словна марка № 46643 „Ш.' със срок на закрила до 09.05.2012 г., за стоки и услуги от класове № 16,35,41,42 , като клас 41 обхваща спорните дейности, за които се твърди, че се осъществяват и от ответника: образование, обучение, развлечение, спортна и културна дейност.От служебна справка в регистъра на Патентно ведомство се установява, че срокът на закрила на процесната марка е продължен до 09.05.2022 г. Следователно съгласно чл. 13,ал. 1,т. 1 от ЗМГО ищецът притежава правото да ползва марката, да се разпорежда с нея , както и да забранява на всички, които използват знак идентичен или сходен на марката на ищеца, за стоки и услуги идентични на тези, за които марката е регистрирана.
Видно от устава на ответното сдружение, същото е регистрирано като сдружение с нестопанска цел в частна полза и основният му предмет на дейност е развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, осъществяване на тренировъчна и спортно- състезателна дейност, съдействие за разширяване участието в организирания спорт и други спортни дейности и т. н. Обявената цел на сдружението е да създава условия за практикуване на физически упражнения и развитие на спорта на професионално и аматьорско ниво, развитие и популяризиране на екстремни и други спортове и т. н. Съгласно чл. 31 от устава сдружението формира приходите си от членски внос, състезания, субсидии и целеви средства, отчисления от Българския спортен тотализатор, дарения и спонсорство, лотарии, томболи и други инициативи, като в алинея 3 на същия текст е предвидено, че дружеството за постигане на целите си може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, както следва: реклама, спортни услуги, издателска дейност.От събраните по делото писмени доказателства - заверени копия на рекламни материали и извадки от интернет се установява факта по който страните не спорят, че ответникът използва знак, в който се изписва словото Ш. на латиница 'S.', като с този знак обозначава дейностите, които провежда. Същите са различни спортни мероприятия и състезания по парапланеризъм и мотобайк - вътрешни и международни за периода на 2004 до 2009 г . Наред с това, със словото се означават и Център за екстремни спортове както и Приключенския парк, стопанисвани и управлявани от спортния клуб 'Ш.', в които се предоставят срещу заплащане услуги - Т. билдинг, парапланеризъм, пейнтбол, планинско колоездене, спускане със зорба и други дейности, свързани с предоставяне на спортни съоръжения срещу заплащане.От основното и допълнителното заключения на съдебно - марковата експертиза, се установява, че използваният от ответника знак за обозначаване на осъществяваните от него спортни дейности включва в себе си марката, регистрирана от ищеца.Марката е словна и се включва изцяло в знака -смислово, визуално и фонетично.Посочва,че при използвания от ответника знак е налице и образен елемент, който е свързан със словния, но доминиращ елемент се явява словният, тъй като е най - лесно запаметяем и с възможност за лесно възпроизвеждане.Вещото лице намира, че е възможно объркване на потребителите, като може да се предположи, че марката и използваният от ответника знак са на свързани лица. Вещото лице заключава, че всеки един от комбинираните знаци съдържащ в себе си думата Ш. е сходен на регистрираната от жалбоподателя марка.Посочва, че предлаганите от ответника и обозначавани с тези знаци услуги могат да се отнесат към клас 41 и услугите в него - спортна дейност, обучение, развлечения. Според вещото лице е налице защита от вписаните услуги от клас 41 - обучение, развлечение, спортна дейност от по-ранната марка, включващо използването и на спортни съоръжения, тъй като защитата на съответния клас е чрез заглавието.Вещото лице е заключило и че в марковата практика се прави разграничение между знаците и вписаните наименования по други закони, като при преценката се държи сметка дали наименованието е вписано като регистрирано или не. В конкретния случай наименованието на спортния клуб следва да се изписва в неговата цялост или като бизнес идентфикатор за да не бъде объркано с марка/ знак. Вещото лице е дало и разграничение на случаите, в които словото 'Ш.' е използвано от ответното сдружение като част от неговото наименование и случаите, в които е използвано като търговска марка.Това, че ищецът е използвал знака на регистрираната от ищеца марка като свое наименование при извършване на различни спортни дейности , вписани в предмета му на дейност, не означава, че е ползвал наименованието си като търговска марка.Правото на търговска марка е законно признатата възможност на притежателя и да използва и да се разпорежда със знак, който поставя на стоките и услугите си за отличаването им от стоките и слугите от същия вид на други лица.Следователно за да е налице нарушение на правото върху търговска марка по смисъла на ЗМГО, ответникът освен в наименованието си следва да използва марката в търговската си дейност и като знак за отличаването на стоките или услугите, които предлага.Предметът на дейност на спортните клубове, регистрирани по реда на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, включва освен извършваните от тях платими услуги / „спортни услуги” по смисъла на пар. 1 т. 20 от ДР на ЗФВС/, също и редица дейности, свързани с развитието и насърчаването на спорта, които нямат характера на търговски сделки, включително и участие в спортни състезания. Разграничението между предлаганите от спортните клубове срещу възнаграждение услуги от осъществяваните и финансирани от тях дейности, свързани с развитието и насърчаването на спорта е проведено в самия закон. Разпоредбата на чл. 11 ал. 3 от ЗФВС изброява дейностите които осъществяват за постигане на своите цели всички спортни клубове, както следва: 1.подпомагане спортните занимания на гражданите и организиране им за практикуване на физически упражнения и спортни дейности; 2.организиране и провеждане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност; 3.организиране и администриране на спортни състезания; 4. изграждане, управляване, поддържане и ползване на спортни обекти и съоръжения; 5. извършване подготовка на състезатели и 6. осъществяване и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта.
Всички тези дейности не притежават характеристиките на търговска дейност. Наред с тях спортните клубове осъществяват по занятие и други дейности, от които реализират търговска печалба. Тези дейности са изброени изчерпателно в разпоредбата на чл. 13 от ЗФВС, който предвижда,че след придобиване на членство в съответната спортна федерация спортните клубове по чл. 11 ал. 1 и чл. 12 ал. 1 от ЗФВС имат право: 1. да предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите; 2.да извършват трансфер на спортисти; 3.да притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях, при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация; 4.да предоставят спортни услуги.Предвид изложеното съдът намира, че само използването на регистрираната от жалбоподателя търговска марка за означаването на предлаганите от ответника по жалбата услуги в рамките на осъществяваната от него търговска му дейност би съставлявало нарушение на правото на търговска марка по смисъла на ЗМГО.В случая от представените по делото доказателства се установява, че ответникът осъществява и рекламира включените в предмета му на дейност спортни услуги, които законът дефинира като платими услуги, свързани със специфичната спортна дейност.. Следователно той е означавал със знака 'Ш.” услугите, които извършва, с цел отличаването им от стоките или услугите на други лица, а не използва знака само като част от своето наименование, за да се обозначава при осъществяване на дейността си като СК.Неоснователни са и възраженията на ответното сдружение, че не е извършила нарушение на притежаваната от жалбоподателя словна марка, тъй като е използвало словния знак „Ш.” като част от своето наименование.Само когато думата „Ш.“ се използва с думите обозначаващи правно- организационната форма на сдружението - СК, може да се приеме, че се използва като наименование, а не като търговска марка.Ответникът обозначава стопанисваните от него търговски обекти и предоставяните в тях услуги със словното наименование 'Ш.“ на български и на латиница, без да прибавя останалите елементи от съдържанието на своето наименование.Ето защо, това словно обозначение не се възприема като негово наименование, а като обозначаване на търговските му обекти, респ. на осъществяваната в тях спортни услуги, тоест като търговска марка. По този начин употребата на факултативната част от наименование е извадена от контекста на персоналната индивидуализация на сдружението , а обозначава предлаганите от него услуги в съчетание с други поясняващи техния характер думи, тоест функционира като търговска марка за обозначаване на тези услуги.Настоящата инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд, че предоставянето срещу заплащане на спортни услуги не е търговска дейност, защото сдруженията с нестопанска цел не формират печалба.На първо място следва да се отбележи, че ЗЮЛНЦ не установява забрана юридическите лица с нестопанска цел да формират печалба, а установява забрана да я разпределят /чл. 3 ал. 5 от ЗЮЛНЦ/, като те могат да я използват само за постигане на определените в устава им цели.Следва да се отбележи,че естеството на дадена дейност като търговска не се определя само от качеството на лицето, което я осъществява, а може да бъде определено и от вида й.При дефиницията на търговска сделка законодателят използва два критерия - обективен и субективен, като разделя сделките на абсолютни и относителни.Абсолютни са търговските сделки по чл. 1 ал. 1 от ТЗ независимо от качеството на лицата, които ги извършват, а относителни са всички останали, които не са изброени изчерпателно, но се сключват от търговци във връзка с упражняваното от тях занятие.Предоставянето на услуги срещу възнаграждение е абсолютна търговска сделка. Следователно всяко юридическо лице, което предоставя срещу заплащане услуги, осъществява търговска дейност, дори и тя да не е водеща като предмет на дейността му и печалбата от тази дейност да не се разпределя като дивидент между членовете на съответното юридическо лице.Този извод намира потвърждение и в изричната разпоредба на чл. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, който предвижда, че подлежи облагане печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от ТЗ, тоест законодателят изрично урежда възможността сдруженията с нестопанска цел да реализират печалба от търговски сделки.При така изложената фактическа обстановка се налага извода, че през исковия период ответникът е извършил нарушения по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2 и чл. 13 ал. 2 т. 4 от ЗМГО по отношение на регистрираната от ищеца марка.Нарушенията се изразяват в използване на думата 'Ш.” , съставляваща основен елемент от знака на марката, за наименование на Център за екстремни спортове, както и на Приключенски парк, в които ответникът осъществява и търговска дейност; както и в използване на думата в съчетание с графично изображение, в реклами на предоставяните от ответника спортни услуги, поместени на интернет страницата на спортния клуб, което има визуално сходство с регистрираната от ищеца комбинирана марка.Това нарушение е реализирано чрез системно и периодично повтарящи се действия, осъществявани през продължителен период от време – от 1998 г. до настоящия момент, като означените с търговската марка услуги, предлагани от ответника са идентични на предлаганите от ищеца услуги.Ответникът не твърди и не ангажира доказателства, че предлагането и рекламирането на услугите, означени със знаци, идентични и сходни на процесната търговска марка е извършено със съгласие на жалбоподателя. Предвид това и с оглед правилата за разпределение на доказателствената тежест следва да се приеме, че жалбоподателят не е давал съгласие за използването на марката.По този начин ответникът е осъществил фактическия състав на чл. 13 ал. 2 т. 2 и т. 4 от ЗМГО – в нарушение на правата на [фирма] върху посочената по-горе марка и без негово съгласие е предлагал и рекламирал услуги, означени със знаци, които са идентични с регистрираните от жалбоподателя словна марка.Поради това, че изводите на настоящия съдебен състав не съвпадат с тези на първоинстанционния съд, решението следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника факта на нарушение на правото на върху, като ответното сдружение бъде осъдено да преустанови нарушението.Предвид изводите за основателност на предявените искове, на ответника не се дължат разноски, поради което определението от 23.11.2012 г., с което съдът е оставил без уважение молбата на 'СК „Ш.', [населено място], за изменение на решението в частта за разноските и присъждане на адвокатско възнаграждение, следва да бъде потвърдено.ПО СЪДЕБНИТЕ РАЗНОСКИ: На жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените пред първата инстанция разноски в размер на 1550 лева, както и направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 350 лева.Воден от изложеното, САС, ТО, 9 състав,
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Решение № 1611 от 21.08.2012 г., постановено по т. д. № 3169/2010 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-11 състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:признава за установен по иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, предявен от [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място],[жк], [жилищен адрес] съд. адрес [населено място], [улица], адв. д-р Е. М. и адв. О. срещу „СК „Ш.' ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] Кинокомплекс 'А. В.' факта на нарушение на правото на [фирма] върху словна търговска марка 'Ш.' регистрирана под № 46643/29.12.2003 г., за класове 16, 35,41,42, осъществено от „СК „Ш.' чрез предлагането на спортни услуги, означени със знака на марката и на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 от ЗМГО осъжда „СК „Ш.' ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] Кинокомплекс 'А. В.' да преустанови нарушението.осъжда „СК „Ш.' ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] Кинокомплекс 'А. В.' да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място],[жк], [жилищен адрес] съд. адрес [населено място], [улица], адв. д-р Е. М. и адв. О., направените в първоинстанционното производство разноски в размер на 1550 лв. / хиляда петстотин и петдесет лева/, както и направените в производството пред въззивния съд разноски в размер на 350 лв. / триста и петдесет лева/.ПОТВЪРЖДАВА определение от 23.11.2012 г. постановено по т. д. № 3169/2010 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-11 състав, с което съдът е оставил без уважение молбата на 'СК „Ш.', [населено място], за изменение на решението в частта за разноските.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.