Решение № 229 от 24.01.2017 г. на САС по в. т. д. № 4918/2016 г.
Решение
№ 229
гр. София, 01.24.2017 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ,13 състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЦАНОВАЧЛЕНОВЕ: А. Х.Д. М.
при участието на секретаря В. И., като разгледа докладваното от съдия Х. т. дело № 4918 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 196–чл. 211 ГПК /отм./, вр. с пар. 2, ал. 2 ГПК/ в сила от 01.03.2008/.
Образувано е по въззивна жалба на [фирма] срещу решение №1479/17.08.2016 г. по т. д. № 541/2007 г. на СГС, VІ-8 състав, с което са отхвърлени предявените от [фирма] срещу [фирма] искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 Закона за марките и географските означения /ЗМГ0 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване факта на нарушението на правата на ищеца върху регистрирана търговска марка „Ф.”, словна, с рег. № 15939 на Патентното ведомство- чрез поставяне на знак, идентичен, респ. сходен на марката на ищеца върху опаковките на стоки, произвеждани от ответника, предлагането за продажба на тези стоки, пускането им на пазара, съхраняването им с тези цели, както и използването на знака в търговските книжа и в реклами на ответника; за преустановяване на нарушението и присъждане на сумата 7 000 лева- обезщетение за вреди от нарушението, ведно със законната лихва върху претендираната сума от 02.04.2007 г. /ИМ/ до окончателното плащане.
Въззивникът излага доводи за неправилност на решението поради необоснованост и незаконосъобразност. Твърди, че от установената фактическа обстановка се налага изводът за нарушение на правата му върху процесната марка от страна на ответника.Оспорва извода на съда, че ответното дружество е използвало регистрирана от самото него търговска марка „М.”, като твърди, че дори да е така с по-късно регистрираната от ответника марка се нарушават правата му като притежател на процесната по-ранна марка.Излага подробни доводи, че съдът не формира собствени изводи и мотиви, а избирателно преповтаря изводите на експертизата, като игнорира обстоятелството, че в използвания от ответника цялостен надпис доминиращо и отличително влияние има словният елемент „ф. а”, а останалите думи са неотличителни и неохраняеми по закон елементи.Поддържа всички аргументи, изложени в първоинстанционното производство, като моли да бъде отменено обжалваното решение и да бъде постановено ново, с което да бъдат уважени предявените искове,като му бъдат присъдени и разноските по делото за двете инстанции.Въззиваемият [фирма] оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде потвърдено атакуваното решение като правилно- законосъобразно и обосновано, по съображения подробно развити в депозирания по делото писмен отговор.Претендира разноски за въззивното производство.Софийски апелативен съд, като взе предвид становищата и доводите на страните и след като обсъди събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 Закона за марките и географските означения /ЗМГ0/.
Ищецът [фирма] в качеството му на притежател на словна марка „Ф.“, рег №15939 с приоритет от 13.09.1987 г., регистрирана за стоки от клас 2 на МКСУ /бои, фасадни бои/, твърди че без негово разрешение ответното дружество използва в своята търговска дейност знак, сходен на марката за стоки, идентични или сходни с тези, за които е регистрирана марката. Използването включва производство, пускане и предлагане на пазара и съхраняване с тази цел на фасадна боя, означена със знак Ф.-А, който поради сходството му с процесната търговска марка и идентичността или сходството на стоките, за които марката е регистрирана с тези, за които знакът се използва, създава вероятност от объркване на потребителите. Налице е нарушение на правата на ищеца върху марката чрез използването на сходен знак, описано по горе, вкл. и чрез използването на знака в търговски книжа и реклами, започнало м. януари 2006 г., поради което ищецът претендира установяване факта на нарушението, осъждане на ответника да преустанови това нарушение и осъждане да плати обезщетение за претърпените имуществени вреди/пропуснати ползи- неполучено лицензионно възнаграждение/ в размер на 7 000.00 лева за периода 01.01.2006 г.-02.04.2007/предявяване на исковата молба/.
Ответникът оспорва исковете. Твърди, че използва собствената си търговска марка с рег. № 44549 М. и оспорва да е налице сходство на използваните от него знаци върху опаковките и етикетите на произвежданите стоки с регистрираната марка на ищеца.
От събраните по делото доказателства, преценени по реда на чл. 188, ал. 3 ГПК /отм./, вр. с пар. 2, ал. 1 ГПК, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
По иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО.
В тежест на ищеца е да докаже собствеността си върху процесната марка и деянията на ответното дружество, с които нарушава правата му върху тази марка, т. е. че ответното дружество произвежда, пуска и предлага на пазара, съхранява с тази цел фасадна боя, означена със знак Ф.-А, вкл. използва този знак в рекламни и търговски книжа, както и че е налице сходство на процесната търговска марка със знака, използван от ответника за сходни стоки с тези, за които марката е регистрирана, което създава вероятност от объркване на потребителите.Правото върху марка се придобива чрез регистрация в ПВ, считано от датата на подаване на заявката /чл. 10, ал. 1 ЗМГ0/.Съгласно чл. 13 ЗМГО правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:
1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.Използване в търговската дейност според закона /чл. 13 ал. 2 е:
1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
3. вносът или износът на стоките с този знак;
4. използването на знака в търговски книжа и в реклами.Използването в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 без съгласието на притежателя съставлява нарушение /чл. 73, ал. 1 ЗМГ0/.Между страните няма спор и от доказателствата по делото се установява, че ищцовото дружество притежава словна марка „Ф.“ с рег. № 15939, заявена на 13.09.1987 г. и срок на защита 13.09.2017 г. за стоки от клас 2 /фасадни бои/, а ответното дружество притежава комбинирана марка „М. М.“ с рег. № 44549, за стоки от клас 2 /бои, фасадни бои/, заявена на 14.12.1999 г. със срок на защита 14.12.2009 г. и неохраняеми елементи N., S..Предвид изложеното съдът намира за доказано правото на ищеца върху регистрираната по съответния законов ред словна марка „Ф.“, включващо всички правомощия по чл. 13 ЗМГО, вкл. да забрани за срока на защита, включващ и процесния период, на трети лица да ползват сходен знак за означение на идентични и/или сходни стоки с тези, за които марката е регистрирана.Няма спор и от представените изображения на стоки и рекламни материали се установява, че ответникът поставя на произведени от него стоки /бои/ надпис „Dekorator color systems еко продукт м. ф.-а вододисперсна акрилатна боя за вътрешна и външна употреба”, като първите три думи са изписани на латиница и са извън зелено оцветената част на опаковката, думата „Dekorator“ е изписана с по-големи букви, останалите думи на кирилица са в бял цвят на зелен фон, думите „еко“, „продукт“ и „м.“ са изписани с по-малки букви, разположени една под друга, думата „ф.-а“ е изписана на един ред с по-големи букви от всички останали думи, разположени на зеления фон, а останалите две части „вододисперсна акрилатна боя“ и „за вътрешна и външна употреба“ са с по-малки букви, една под друга.Във фактура № 1491/28.03.2007 г., издадена от ответното дружество, продадените стоки са с наименованието „ф.“.От заключението на ССЕ се установява, че в производствените дневници за краен контрол на ответника за периода 01.01.2006 г.-02.04.2007 г. няма отразени стоки „Ф.“ или „Ф. а“, като срещу продукта „фасадна боя“ през 2006 г. е отбелязано „М. А“, а през 2007 г.- „Декоратор“. В технологичните карти и анализните свидетелства наименованието е „Фасадна боя“.Посочени са и количествата продадени бои от категорията „Фасадна боя“ за процесния период, които са на стойност 96 696.23 лева без ДДС за 2006 г. и 9 940.40 лева без ДДС за периода 01.01.2007 г.-02.04.2007 г.
Основният спорен въпрос е налице ли е идентичност или сходство между търговската марка на ищеца и знаците, използвани от ответника върху опаковките и в рекламните материали на произвежданите от него бои. В първоинстанционното производство са приети основно и допълнително заключения на съдебно-техническата м. експертиза със задача изследване и анализ на марката на ищеца и знака, използван от ответника. От основното заключение е видно, че при направен анализ на „визуално, фонетично и смислово“ възприятие се установява сходство между използвания от ответника знак „ф. а“ и марката на ищеца „ф.“, като е налице опасност от смесване, асоцииране и заблуждение на потребителя относно източника и произхода на стоките, т. е. относно производителя. Не е възможно заблуждение на потребителя относно характеристиките на стоките, тъй като характеристиките не се регистрират като марки и тяхното описание се прави върху етикетите и е задължително за всички артикули.Видно от допълнителното заключение при анализ на означенията на продавания от ответника продукт /фасадна боя/ в цялост не се установява идентичност или сходство с марката на ищеца, тъй като цялостното означение „Dekorator color systems еко продукт м. ф.-а вододисперсна акрилатна боя за вътрешна и външна употреба” има различно фонетично, смислово и визуално възприятие.Настоящият съдебен състав не възприема крайното заключение на експертизата за липса на сходство между надписа, използван от ответника и процесната търговска марка, тъй като счита, че то не съответства на доказателствата по делото, както и на направения от вещото лице подробен анализ в констативно-съобразителната част на експертизата.Видно и от самите изображения на продуктите, приети като доказателства по делото, и от изложеното в констативно-съобразителната част на заключението, върху изследваната опаковка има две определящи групи надписи- първата група, включваща думата „Dekorator“ като основна марка или означение на гама продукти и втората група, включваща кръглото зелено поле и изписаните върху него словни елементи, като означение на конкретен вид продукт или като асортиментна марка.Независимо от наличието на фонетично, смислово и визуално различие между цялата група надписи на продукта на ответника от една страна и процесната марка от друга страна, съдът счита, че следва да се анализира наличието на сходство между втората група надписи от една страна и марката от друга.Установява се самостоятелно значение на втората група надписи, които са графично обособени, тъй като са изписани на кирилица с бели букви на зелен фон, в рамките на ясно различима геометрична фигура/кръг или елипса/ за разлика от първата група надписи, изписани на латиница, с тъмнозелени букви на бял фон.При тази съпоставка според съда не се установява различие при визуалното и смисловото възприятие.При анализа на база визуално възприятие следва да се има предвид, че думите в надписа „еко продукт м. ф. а-а вододисперсна акрилатна боя за вътрешна и външна употреба“ са изписани на отделни редове една под друга, с различен размер на буквите /и като височина, и като плътност на шрифта/, с различен шрифт, като „ф.-а“ е думата с най-големи и удебелени букви, изписана на отделен ред. Силният графичен акцент върху частта от надписа „ф.-а“, обстоятелството, че останалите думи от надписа „еко“, „ продукт“, „м.“ нямат отличителност и функцията на марка, а „вододисперсна акрилатна боя за вътрешна и външна употреба“ представлява описание на стоката/на нейни характеристики/, обуславят извод, че е налице съществено визуално отграничаване на „ф. а-а“ от останалата част от надписа.На следващо място, както и самото вещо лице отбелязва словният елемент „ф.-а“ или „м. ф. а-а“ създава впечатление на част от асортиментна марка, в която думите „еко продукт вододисперсна акрилатна боя за вътрешна и външна употреба“ имат описателен характер по отношение на стоката в опаковката и не са защитими като марка, а думите „ф. а-а“ или „м. ф.-а“ нямат самостоятелно смислово значение и фактически представляват асортиментната марка на продукта. Без самостоятелно смислово значение е и думата „ф.“, поради което не може да се приеме, че „ф. а-а”, „м. ф.-а“ и „ф.“ имат различно смислово значение, респ. че е налице различие при смисловото възприятие.При установената липса на смислово значение с по-голяма тежест при общата преценка за наличие или липса на сходство между марката на ищеца и знака, използван от ответника, са установените визуално и фонетично сходство на графично обособената част от надписа „ф. а-а“ и защитената словна марка „ф.“.С оглед спецификата на изследвания надпис, използван от ответника, въззивният съд намира, че релевантно в процесния случай е установеното по категоричен начин от основното експертно заключение наличие както на визуално, така и на фонетично сходство между защитената марка на ищеца „ф.“ и знака „ф. а-а“, използван от ответника за означение на произведения от него продукт /фасадна боя/.С оглед гореизложеното, настоящият съдебен състав намира за установено наличието на сходство между търговската марка на ищеца и знаците, използвани от ответника върху опаковките и в рекламните материали на произвежданите от него бои.Няма спор и от доказателствата по делото, вкл. приетите експертизи, по категоричен начин се установява, че е налице сходство на стоките, за които е регистрирана процесната марка и тези, върху които ответникът поставя сходния знак, поради което съдът намира, че е налице опасност от смесване, асоцииране и заблуждение на потребителя относно източника и произхода на стоките, т. е. относно производителя.Неоснователно е възражението на ответника, поддържано и във въззивното производство, че е налице използване на собствената му регистрирана търговска марка „м. ф.“.Няма спор, че ответното дружество притежава правата върху комбинирана марка „М. М.“ с рег. № 44549, за стоки от клас 2 /бои, фасадни бои/, заявена на 14.12.1999 г. със срок на защита 14.12.2009 г. и неохраняеми елементи N., S..В настоящата хипотеза не може да се приеме, че ответникът използва своята марка, тъй като е налице съществено фонетично и визуално различие между марката и използвания върху продуктите знак. Надписът на продуктите е на кирилица за разлика от марката, която е на латиница. Думата „м. х.“ е изписана отделно и самостоятелно, със значително по-малки букви и на различно графично обособено място върху опаковката на продукта. „М.“ е изписано като две отделни думи „м.“ и „ф.-а“, с различен шрифт и размер на буквите, на различни редове /един под друг/, като думата „м.“ е със значително по-малки букви. Предвид изложеното не може да се приеме идентичност, нито наличие на фонетично или на визуално сходство между използвания знак и марката на ответника.За да е налице фонетично сходство би следвало думата „м. х.“ да е изписана преди думата „М.“, а за да е налице визуално сходство би следвало надписът да е на латиница, думите да са изписани на един ред, а думата „М.“ да е една дума.Неоснователно е и възражението, че марката на ищеца е изгубила отличителност, поради което не следва да се ползва от закрила.Правото на закрила върху търговската марка следва от нейната регистрация по определения от закона ред, като последваща загуба на отличителност е основание да бъде отменена регистрацията по реда на чл. 25 и сл. ЗМГО.Доводите за загуба на отличителност следва да бъдат обсъдени в производството пред ПВ, инициирано от ответното дружество по реда на чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗМГО, но видно от доказателствата по делото това производство е висящо, т. е. не е приключило с влязъл в сила административен акт.С оглед изложеното съдът намира, че чрез поставянето на знака „ф.-а“ върху опаковките на стоки, произведени от ответника, предлагането им за продажба, пускането им на пазара, съхраняването им с тази цел, както и използването на знака в търговските книжа и реклами от ответника, се нарушава правото на ищеца върху притежаваната от него търговска марка „ф.“, рег. № 15939 на ПВ. Наличието на нарушение по чл. 73 ЗМГО е основание за уважаване на иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО.
По иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО.
С оглед установеното нарушение на правата на ищеца върху притежаваната от него търговска марка, чийто срок на закрила не е изтекъл, липсата на доказателства марката да е отменена и/или заличена по реда на чл. 25-чл. 28 ЗМГО, како и липсата на доказателства да е преустановено нарушението от страна на ответника, съдът намира исковата претенция да бъде осъдено ответното дружество да преустанови извършването на нарушенията за основателна.
По иска с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО.
В тежест на ищеца е да докаже, че в резултат от установените нарушения на правото му върху процесната марка е претърпял описаните имуществени вреди /пропуснати ползи- неполучено лицензионно възнаграждение за процесния период/, както и техния размер.От допълнителната ССЕ се установява, че в периода 01.01.2006 г.-02.04.2007 г. ответното дружество произвежда 462 тона фасадна боя „М.-А“, като общо извършените продажби са в размер на 323.8 тона на стойност 121 618.50 лева за периода 01.01.2006 г.-26.07.2006 г., 150 006.00 лева за периода 27.07.2006 г.-31.12.2006 г. и 52 197.00 лева за периода 01.01.2007 г.-02.04.2007 г.От второто допълнително заключение на СТЕ /м./ е видно, че ако беше сключен лицензионен договор между страните са използване марката на ищеца от страна на ответника, размерът на дължимото лицензионно възнаграждение за процесния перод на база всички количества произведени и продадени продукти е 12 750 лева.Видно от третото допълнително заключение размерът на лицензионното възнаграждение на база реално използвани опаковки със знака, определен като сходен с процесната марка, е 6 621.00 лева, от която сумата в периода 27.07.2006 г.-31.12.2006 г.- 5 234.00 лева и в периода 01.01.2007 г.-02.04.2007 г.- 1 387.00 лева.С оглед доказателствата по делото съдът намира претенцията на ищеца за обезщетяване на причинените му от нарушението на процесната марка вреди, изразяващи се в пропуснато лицензионно възнаграждение за процесния период /01.01.2006 г.-02.04.2007 за основателна до сумата 6 621.00 лева. За разликата до пълния предявен размер искът с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО следва да се отхвърли като неоснователен.С оглед изложените мотиви, съдът намира, че обжалваното решение в частта, с която са отхвърлени изцяло исковете с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО, както и в частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 76, ал. 1 т. 3 ЗМГО за сумата 6 621.00 лева, следва да бъде отменено като неправилно, като бъде постановено ново, с което така предявените искове да бъдат уважени. В частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО за сумата над 6 621.00 лева до пълния предявен размер от 7 000.00 лева, решението следва да бъде потвърдено.При горния изхода на делото и на основание чл. 64,ал. 1 от ГПК /отм./ответникът следва да плати на ищеца направените разноски по делото пред първата инстанция в размер на 4 114.39 лева /от общо направени разноски в размер на 4 190.00 лева/, а в качеството си на въззиваема страна и сумата 1 669.33 лева разноски за въззивното производство / от общо направени разноски в размер на 1 700 лева/.На основание чл. 64, ал. 2 ГПК/отм./ ответникът има право на разноски за първоинстанционното производство в размер на 39.98 лева /от общо направени разноски в размер на 1 450 лева/.Воден от горните мотиви, Софийски апелативен съд
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение №1479/17.08.2016 г. по т. д. № 541/2007 г. на СГС, VІ-8 състав, с което са отхвърлени предявените от [фирма] срещу [фирма] искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 Закона за марките и географските означения /ЗМГ0 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване факта на нарушението на правата на ищеца върху регистрирана търговска марка „Ф.”, словна, с рег. № 15939 на Патентното ведомство- чрез поставяне на знак, идентичен, респ. сходен на марката на ищеца върху опаковките на стоки, произвеждани от ответника, предлагането за продажба на тези стоки, пускането им на пазара, съхраняването им с тези цели, както и използването на знака в търговските книжа и в реклами на ответника; за преустановяване на нарушението и присъждане на сумата 6 621.00 лева- обезщетение за вреди от нарушението, ведно със законната лихва върху претендираната сума от 02.04.2007 г. /ИМ/ до окончателното плащане, както и в частта, с която на ответника на основание чл. 64, ал. 2 ГПК/отм./ са присъдени разноски в размер над 39.98 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иск на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] срещу [фирма], [населено място], [улица] правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 Закона за марките и географските означения/ЗМГ0 факта на нарушение на правата на ищеца върху регистрирана търговска марка „Ф.”, словна, с рег. № 15939 на Патентното ведомство- чрез поставяне на сходен знак „Ф.-А” върху опаковките на стоки, произвеждани от ответника, предлагането за продажба на тези стоки, пускането им на пазара, съхраняването им с тези цели, както и използването на знака в търговските книжа и в реклами на ответника.ОСЪЖДА [фирма], [населено място], [улица] на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО да преустанови извършването на нарушението на търговската марка на [фирма], а именно- поставяне на сходен знак „Ф.-А” върху опаковките на стоки, произвеждани от [фирма], предлагането за продажба на тези стоки, пускането им на пазара, съхраняването им с тези цели, както и използването на знака в търговските книжа и в реклами на [фирма],както и на основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО да плати на [фирма] сумата 6 621.00 лева обезщетение за имуществени вреди /пропуснати ползи/ за периода 01.01.2006 г.-02.04.2007 г., ведно със законната лихва от 03.04.2007 г. до окончателното плащане,както и на основание чл. 64,ал. 1 от ГПК /отм./ направените разноски по делото пред първата инстанция в размер на 4 114.39 лева, както и сумата 1 669.33 лева разноски за въззивното производство.
ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 1-месечен срок от съобщаването при условията на чл. 280 ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1/2/